Dom
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt fredag den 2. juni 2023
Sag BS-48872/2021-HJR
Kærende (Designer virksomhed)
og
Kærende
(advokat Claus Barrett Christiansen for begge)
mod
Tagwerc Unternehmergesellschaft
(selv)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 12. januar 2021 (BS-38353/2020-SHR) og af Østre Landsrets 10. afdeling den 27. august 2021 (BS-2907/2021-OLR)
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Jens Kruse Mikkelsen.
Påstande
Kærende (Designer virksomhed) og Kærende, har nedlagt følgende påstande:
Påstand 1:
Tagwerc Unternehmergesellschaft forbydes at anvende betegnelserne Navn 1 og Navn 2 som varemærker i forbindelse med markedsføring, udbud til salg og salg af ”filtpuder” og ”tilbehør til stole” , som leveres i Dan-mark.
2
Påstand 2:
Tagwerc forbydes at anvende betegnelserne Navn 3, Navn 4 og Navn 5 som varemærker i forbindelse med markedsføring, udbud til salg og salg af ”puder” , som leveres i Danmark.
Påstand 3:
Tagwerc forbydes at anvende betegnelsen Navn 6, som varemærke i forbindelse med markedsføring af Tagwercs virksomhed rettet mod Danmark.
Påstand 4:
Tagwerc forbydes at anvende betegnelserne Navn 7 og Navn 8 som varemærker for ”puder” , der ikke er designet af Kærende (Designer virksomhed), i forbin-delse med markedsføring, udbud til salg og salg af ”puder” , som leveres til Danmark.
Påstand 5:
Tagwerc forbydes at markedsføre virksomheden som specialist i Kærende (Designer virksomhed) produkter, og herunder at anvende sætningen ”the specialist for licensed Kærende (Designer virksomhed)” , i forbindelse med markedsføring af Tagwercs virksomhed rettet mod Danmark.
Påstand 6:
Forbuddet nedlægges principalt uden sikkerhedsstillelse, subsidiært mod en sikkerhedsstillelse fastsat af Højesteret.
Indkærede, Tagwerc Unternehmergesellschaft, har nedlagt påstand om afvis-ning, subsidiært stadfæstelse.
Sagsfremstilling
Kærende er designer og arkitekt Persons ægtefælle. Rettighe-derne til Persons design overgik ved hans død til Kærende. Kærende har videreoverdraget disse rettigheder til selskabet Kærende (Designer virksomhed), som hun driver sammen med sin datter, Vidne 1. Kærende er dog fortsat indehaver af en international varemærke-registrering for ordmærket ”Navn 9” .
Tagwerc er et tysk selskab, der markedsfører og sælger bl.a. filtpuder under navnet ”Navn 1” , som passer til stolen ”Navn 9” designet af Person.
3
Af en udskrift af 9. september 2020 fra Tagwercs Hjemmeside 1 fremgår, at der fandtes en underside kaldet ”Navn 6” . Her anførte Tagwerc bl.a.: ”Navn 6 by TAG-WERC has been the contact point for Kærende (Designer virksomhed) worldwide since 2009” og at være ”the specialist for licensed Kærende (Designer virksomhed)” .
På hjemmesiden markedsfører og sælger Tagwerc endvidere deres egne puder med navnene ”Navn 3” , ”Navn 4” og ”Navn 5” . Tagwerc køber teksti-lerne – med samme navne – til disse puder af en forhandler, som har licens fra Kærende (Designer virksomhed) til at sælge tekstilerne. I forbindelse med markedsføring af puderne anvender Tagwerc bl.a. sætningerne: ”Navn 7 Cushion Collection by Tagwerc” og ”Navn 4 cushion in black and white by Kærende (Designer virksomhed)” .
Der er fremlagt en række mails udvekslet mellem parterne fra 2009 til 2011 om bl.a. et muligt samarbejde, om indholdet af Tagwercs daværende Hjemmeside 2, om et møde mellem Tagwerc og Vidne 1 i München og om muligheden for at linke til hinandens hjemmesider.
I 2018 solgte Tagwerc domænenavnet Hjemmeside 3 til Kærende.
Det er oplyst, at der har verseret en sag mellem parterne i Tyskland omkring Tagwercs brug af domænenavnet Hjemmeside 2, som Kærende (Designer virksomhed) tabte den 22. juli 2019, hvilket blev stadfæstet af Landgericht Düsseldorf den 5. marts 2020.
I april 2020 foretog Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes advokat, advo-kat Claus Barrett Christiansen, prøvekøb af ”Navn 1” filtpuder, tre puder med navnene ”Navn 3” , ”Navn 4” og ”Navn 5” samt en Navn 10 mini-lampe fra Tagwercs webshop Hjemmeside 1 til levering i Danmark.
Der er fremlagt en ordrebekræftelse af 14. april 2020, en tilbagebetaling på det opkrævede beløb for ordren, en ny ordrebekræftelse af 27. april 2020, en mail fra Tagwerc af 30. april 2020 om ændring af farven på den bestilte lampe samt en følgeseddel af 30. april 2020.
For Sø- og Handelsretten forklarede Vidne 2 fra Tagwerc, at Tagwerc i første omgang annullerede ordren, fordi Tagwerc ikke leverer til Danmark, men valgte at gøre en undtagelse. Parterne er ikke enige om forløbet omkring bestil-lingen, og om baggrunden for annulleringen af den første ordre. For Sø- og Handelsretten blev der forklaret samstemmende, at Danmark kunne vælges som leveringsland på webshoppen.
4
Parterne er enige om, at produkterne blev bestilt på Tagwercs webshop, og at de blev leveret til Danmark.
Den 5. august 2020 sendte Kærende (Designer virksomhed) et advarselsbrev til Tagwerc, og den 1. oktober 2020 anlagde Kærende (Designer virksomhed) og Kærende sag om midlertidige forbud mod Tagwerc ved Sø- og Handelsretten.
Sagen blev hovedforhandlet den 15. december 2020, hvor bl.a. Vidne 1 afgav forklaring. Hun forklarede bl.a.:
”Der har været en langvarig konflikt mellem Kærende (Designer virksomhed) og Tagwerc bl.a. fordi, at Tagwerc benyttede domænenavnet Hjemmeside 2 og billeder af Persons designs uden Familienavns tilladelse. Kærende (Designer virksomhed) benytter domænenavnet Hjemmeside 4. I 2010 eller 2011 inviterede hun Tagwerc til Mün-chen med henblik på at forsøge at finde en løsning, men de blev aldrig enige.
Kærende (Designer virksomhed) har i lang tid forsøgt at finde en mindelig løsning med Tagwerc, idet særligt Kærende ikke havde lyst til at stævne Tagwerc. Kærende (Designer virksomhed) har aldrig tidligere været involveret i retssager.
I løbet af de seneste år har der med jævne mellemrum været drøftelser mellem Kærende (Designer virksomhed) og Tagwerc med henblik på at for-søge at løse deres konflikter. Hun taler ikke ofte med Tagwerc, men det sker i bølger, når der opstår en ny konflikt mellem dem. Når de har talt sammen om en given konflikt, ændrer Tagwerc deres hjemmeside, og så opstår der noget tid efter en ny konflikt.
Tagwerc er rigtig dygtige til IT, så derfor har de mulighed for hele tiden at ændre indhold på hjemmesiden, ændre domænenavne m.v. Drøftel-serne foregår typisk i Tyskland.
I 2017 eller 2018 anmeldte hun Tagwerc på diverse sociale medier, her-under Instagram, Facebook og Google. På Facebook havde de fx verifi-ceret sig som Person, og de benyttede også hans billede. Hun gjorde Google opmærksom på, at de reelt set er Familienavn, og at Tagwerc uretmæssigt udgav sig for at have tilknytning til Person, ligesom der var en ukorrekt tekst om Person ved søg-ning herpå. Retssagen i Tyskland udsprang af denne anmeldelse til Google. Sagen i Tyskland handlede om krænkelser af rettigheder til
5
Familienavn, men der var ikke nedlagt samme påstande som i nærværende sag.
Hun har tidligere oplevet, at to-tre andre virksomheder kaldte sig noget med Person på Instagram, hvorefter det blev fjernet.
Det danske marked er enormt vigtigt og stort for Kærende (Designer virksomhed), idet Person var dansker, forbrugerne i Danmark kender Person, omsætningen er på ca. 100 mio. kr. pr. år, og de fleste li-censhavere på Persons designs befinder sig i Danmark. Mange licenshavere har produkter som hedder noget med Navn 11. Kærende har ikke givet Tagwerc lov til at benytte navnet Navn 1.
…
Kærende (Designer virksomhed) har desværre ikke haft et helt tilstrækkeligt fokus på deres varemærkeregistreringer. Men de arbejder nu en del med både registreringer af varemærker og overvågning af krænkelser.”
Den 12. januar 2021 afsagde Sø- og Handelsretten kendelse i sagen, hvor an-modningen om midlertidige forbud blev nægtet fremme. Af kendelsen fremgår bl.a.:
”Sagsøgerne har under denne sag påberåbt sig, at der i Danmark er sket skade på såvel internationale som nationale varemærkerettigheder, li-gesom der er påberåbt krænkelse af markedsføringsloven.
Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at der fra Tagwercs engelsk affattede webshop blev bestilt varer til Danmark, som derefter af Tagwerc blev leveret til Danmark.
På den anførte baggrund anser retten sig for kompetent til at tage stil-ling til anmodningen om midlertidige forbud, men alene for så vidt an-går krænkelse eller risikoen for krænkelse på det danske territorium, jf. domsforordningens artikel 7, nr. 2, og varemærkeforordningens artikel 125, stk. 5.
Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at der siden 2009 løbende har været drøftelser mellem Kærende (Designer virksomhed), herunder Kærende og Vidne 1, og TAGWERC Unternehmer-gesellschaft. Det må lægges til grund, at drøftelserne har omfattet spørgsmål om varemærkerettigheder og god markedsføringsskik i for-hold til Tagwercs markedsføring af Kærende (Designer virksomhed) produkter.
6
Parterne korresponderede bl.a. via e-mail i henholdsvis 2009 og 2010 vedrørende immaterielle rettigheder, søgemaskineoptimering og ind-hold på samt mulighed for at linke mellem deres respektive hjemmesi-der. Desuden inviterede Vidne 1 i 2010 TAGWERC Unternehmergesellschaft til München, hvor parterne drøftede såvel de-res uenigheder samt evt. mulighed for et fremtidigt samarbejde. Endvi-dere solgte TAGWERC Unternehmergesellschaft i 2018 domænenavnet Hjemmeside 3 til Kærende.
På den baggrund finder retten, at sagsøgerne i forhold til anmodningen om midlertidige forbud har udvist en sådan passivitet, at anmodningen allerede af denne grund ikke kan tages til følge, jf. retsplejelovens § 413, stk. 1, nr. 3.
Sagens resultat bliver herefter, at retten nægter at fremme forbudsan-modningen.
Efter sagens udfald skal Kærende (Designer virksomhed) og Kærende betale sagsomkostninger til TAGWERC Unternehmergesellschaft til dækning af rimelige advokatudgifter. Beløbet kan efter sagens karakter, omfang og forløb passende fastsættes til 40.000 kr. ekskl. moms. Der er ved beløbets fastsættelse taget hensyn til, at sagsomkostningerne i sager om krænkelse af immaterialrettigheder skal dække en væsentlig og pas-sende andel af partens rimelige advokatudgifter, jf. retshåndhævelses-direktivets artikel 14.”
Kærende (Designer virksomhed) og Kærende kærede kendelsen til landsretten.
Den 27. august 2021 stadfæstede landsretten Sø- og Handelsrettens kendelse med følgende begrundelse:
”Af de af Sø- og Handelsretten anførte grunde og da Tagwerc Unter-nehmergesellschafts – efter det oplyste eneste – levering af de omstridte produkter til Danmark var direkte foranlediget af Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes advokat, finder landsretten, at det ikke er godtgjort eller sandsynliggjort, at Tagwerc Unternehmergesellschafts adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, eller at Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes mulighed for at opnå deres ret vil for-spildes, hvis de henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf. rets-plejelovens § 413, nr. 2 og 3. Det, der er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat.
Landsretten stadfæster derfor Sø- og Handelsrettens kendelse.
7
Idet Tagwerc Unternehmergesellschaft ikke har været repræsenteret af advokat i landsretten, skal Kærende (Designer virksomhed) og Kærende ikke betale kæremålsomkostninger.”
Parternes synspunkter
Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har navnlig anført, at betingelserne i
retsplejelovens § 413, nr. 1-3, for nedlæggelse af midlertidigt forbud i Danmark er opfyldt.
Sagen angår særligt en fortolkning af rettighedshaverens prøvekøb i relation til disse bestemmelser samt fortolkning af, hvorvidt der indenfor den EU-retligt harmoniserede immaterialret skal anvendes et EU-konformt passivitetsbegreb i relation til retsplejelovens § 413.
Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har godtgjort, subsidiært sandsyn-liggjort, at de er indehavere af de rettigheder, der søges beskyttet ved forbud-det, hvorfor betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 1, er opfyldt.
Varemærkerne ”Navn 3” , ”Navn 4” og ”Navn 5” har særpræg, og er ikke beskrivende for ”tekstiler” .
Varemærket ”Navn 9” for ”stole” er registreret og ikke søgt udslet-tet, og det skal derfor lægges til grund som gyldigt.
De centrale spørgsmål er herefter, om betingelserne i retsplejelovens § 413, nr. 2 og 3, er opfyldt.
Vedrørende retsplejelovens § 413, nr. 2, er det ubestridt, at Tagwerc har solgt og leveret de omstridte produkter til Danmark. Derfor er der en krænkelse, der henhører under dansk jurisdiktion.
Landsretten fandt til trods herfor, at det hverken var godtgjort eller sandsynlig-gjort, at Tagwercs adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud og henviste til, at Kærende (Designer virksomhed) og Kærende alene har fremlagt dokumen-tation på et prøvekøb med levering i Danmark foranlediget af Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes advokat.
Der er imidlertid fast praksis for, at rettighedshaver kan dokumentere en kræn-kelse, som i henhold til deliktsværnetingsreglerne henhører under dansk juris-diktion ved at foretage prøvekøb med levering i Danmark, jf. bl.a. UfR 2015.2434 H (Parfume Shop).
8
Prøvekøb udgør i praksis ofte den eneste mulighed, rettighedshaveren har for at godtgøre eller sandsynliggøre, at der foreligger en adfærd, der nødvendiggør et midlertidigt forbud.
Leveringen af prøvekøbet i Danmark udgør isoleret set en krænkelse af Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes danske varemærkerettigheder. Der henvi-ses til EU-Domstolens afgørelse af 14. december 2006 i sag C-316/05 (Nokia).
Det er ubestridt, at Tagwerc under sagen i Sø- og Handelsretten blev opfordret til at bekræfte til retsbogen, at man ikke fremover ville foretage salg og mar-kedsføring til Danmark, hvilket Tagwerc nægtede. Allerede af den grund nød-vendiggør Tagwercs adfærd, at der nedlægges midlertidigt forbud.
Vedrørende betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 3, har Kærende (Designer virksomhed) og Kærende ikke udvist passivitet i henhold til det EU-konforme passi-vitetsbegreb.
Ifølge EU-Domstolen regnes passivitet fra tidspunktet, hvor indehaveren reelt har kunne håndhæve sin rettighed og har haft en grund til at gøre dette. Der henvises til EU-Domstolens afgørelse af 22. september 2011 i sag C-482/09 (Bud-weiser). Højesteret synes i UfR 2014.3658 H (Jensens Bøfhus) ligeledes at an-vende det EU-retlige passivitetsbegreb.
Kærende (Designer virksomhed) har ikke i Danmark kunne håndhæve sine danske vare-mærkerettigheder, herunder anmode om midlertidige forbud overfor Tagwercs markedsføring og salg, før Tagwerc udvidede sine erhvervsaktiviteter til det danske territorium. Tagwerc har skjult, at de markedsførte, solgte og leverede til Danmark.
De forudgående hændelser mellem parterne i Tyskland er uden betydning.
Tagwerc har navnlig anført, at sagen skal afvises, da Kærende (Designer virksomhed) og
Kærende har ændret og udvidet deres påstande. Det gælder særligt på-stand 3 og 5.
Påstand 3 er langt bredere end for Sø- og Handelsretten og landsretten, idet på-standen for tidligere instanser alene vedrørte salg af Tagwercs egne produkter, men den er nu udvidet til at omfatte hele Tagwercs virksomhed, herunder pro-dukter der ikke kommer fra Kærende (Designer virksomhed). Derfor skal påstanden afvises. På-stand 5 er ligeledes ændret og skal derfor afvises.
Rette værneting for denne sag er endvidere Tyskland.
9
Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har ikke opnået brugsbaserede vare-mærkerettigheder til ordene ”Navn 3” , ”Navn 4” eller ”Navn 5” . Det regi-strerede varemærke ”Navn 9” er beskrivende og dermed ugyldigt. Kærende (Designer virksomhed) og Kærende besidder ligeledes ikke en varemærkeret til ordet ”Navn 11” eller ”Navn 1” .
Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har ikke gennem deres licensta-ger VS Vereinigte Spezialmöbelfabrikken GmbH & Co. KG opnået en ret til mærket ”Navn 12” .
Tagwerc har derimod registreret ordmærket ”Navn 1” i 2012 i Tysk-land.
Tagwerc har ikke krænket Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes rettighe-der. Det bestrides, at der er sket andet salg til Danmark end de prøvekøb, Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har foretaget.
Tagwerc har ikke foretaget nogen markedsføringsaktiviteter i Danmark eller rettet mod Danmark og har ikke udvidet sine forretningsaktiviteter til Dan-mark. Dette understøttes af, at Tagwercs hjemmeside ikke er på dansk.
Tagwercs brug af ”Navn 3” , ”Navn 4” og ”Navn 5” for puder udgør ikke en krænkelse af Kærende (Designer virksomhed)s rettigheder, da stoffet til puderne er indkøbt fra Kærende (Designer virksomhed)s licenstager, der sælger stoffet med henblik på anvendelse. Kærende (Designer virksomhed) modtager royalties for salget af stoffet. Stoffet sælges af licenstageren med navnet ”Person” på. Tagwerc mar-kedsfører ikke puderne rettet mod det danske marked, og Tagwerc har aldrig påstået, at puderne var fremstillet af Person. Puderne er ubestridt blevet fremstillet af Tagwerc i Tyskland siden 2012 og udbydes internationalt med Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes viden.
Filtpuden ”Navn 1” har ligeledes været solgt siden 2012 med Kærendes viden.
Tagwerc leverer ikke til Danmark og afviste derfor af egen drift advokat Claus Barrett Christiansens bestilling af varer til Danmark. Tagwerc gjorde en undta-gelse for ham og har hverken før eller efter leveret til Danmark.
Der er i øvrigt indtrådt passivitet. I 2009 var Tagwercs eneste erhvervsaktivitet internationalt salg af Kærende (Designer virksomhed), både online og i butikker under navnet ”Navn 6” . Denne aktivitet startede med Kærende og Vidne 1's kendskab. Parterne talte bl.a. om, at deres hjemmesider skulle linke til hinanden. "Navn 6" lå bl.a. under
10
domænenavnene "Hjemmeside 5" og "Hjemmeside 6". I 2012 mødtes Tagwerc som følge heraf med Vidne 1.
Indtil 2018 drev Tagwerc denne internationale Person monobutik med Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes viden under navnet "Navn 6" og under bl.a. domænet "Hjemmeside 6” . I 2018 op-gav Tagwerc at specialisere sig i én designer og begyndte at handle med andre design. Derfor bruger Tagwerc ikke længere domæne-suffikset "Person". I dag anvender Tagwerc kun domænet "Hjemmeside 1".
Højesterets begrundelse og resultat
Sagen angår påstande om midlertidige forbud mod markedsføring og salg ret-tet mod Danmark, som påstås at krænke Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes internationale og nationale varemærkerettigheder og rettigheder efter markedsføringsloven.
Højesteret lægger til grund, at der fra Tagwerc Unternehmergesellschafts en-gelsksprogede webshop blev bestilt og leveret varer til Danmark. Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes påstande er formuleret, så de alene vedrører salg og markedsføring rettet mod Danmark. På den baggrund finder Højesteret, at der er værneting for sagen i Danmark.
Tagwerc har endvidere påstået afvisning med henvisning til, at Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har ændret sine påstande for Højesteret.
Højesteret finder, at der er tale om sproglige ændringer, som ikke giver grund-lag for at afvise kæren.
Tagwercs principale påstand om afvisning tages derfor ikke til følge.
Sagen angår herefter, om betingelserne for at nedlægge midlertidige forbud er opfyldt, jf. retsplejelovens § 413.
På baggrund af bevisførelsen, herunder forklaringerne for Sø- og Handelsret-ten, tiltræder Højesteret, at der siden 2009 løbende har været drøftelser mellem Kærende og Vidne 1, senere mellem Kærende (Designer virksomhed) og Tagwerc, om bl.a. et muligt samarbejde, om muligheden for at linke mellem deres respektive hjemmesider, og om Tagwercs markedsføring af Kærende (Designer virksomhed)-produkter og brug af navnet ”Person” .
Højesteret lægger endvidere til grund, at Kærende (Designer virksomhed) og Kærende gennem en årrække har haft kendskab til Tagwercs salg og markedsfø-
11
ring på hjemmesiden Hjemmeside 1, hvor Tagwerc markedsfører sig som en international forhandler af Kærende (Designer virksomhed)-produkter.
Endvidere solgte Tagwerc i 2018 domænenavnet Hjemmeside 3 til Kærende.
Kærende (Designer virksomhed) og Kærende foretog i april 2020 prøvekøb, den 5. august 2020 gjorde de indsigelser mod Tagwercs aktiviteter, og den 1. oktober 2020 anlagde de sag om midlertidige forbud.
Henset til Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes langvarige kendskab til Tagwerc herunder Tagwercs salg og markedsføring på hjemmesiden Hjemmeside 1, hvis indhold der nu søges nedlagt forbud mod i Danmark, finder Højesteret, at det ikke er sandsynliggjort, at Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes mulighed for at opnå deres ret vil forspildes, hvis de henvi-ses til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf. retsplejelovens § 413, nr. 3.
Højesteret bemærker herved, at det EU-retlige passitivitetsbegreb, som Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har påberåbt sig, angår materielle rettighe-der og ikke den processuelle ret til at få nedlagt et midlertidigt forbud.
Da Tagwerc ikke har været repræsenteret af advokat for Højesteret, skal Kærende (Designer virksomhed) og Kærende ikke betale kæresomkostninger for Højeste-ret.
THI BESTEMMES:
Landsrettens kendelse stadfæstes.
Ingen af parterne skal betale kæreomkostninger for Højesteret til den anden part.