Sag om, hvorvidt der kan nedlægges forbud mod to sagsøgte udenlandske virksomheders brug af ordmærke samt dertilhørende to figurmærker i forbindelse med markedsføring og salg af beklædningsgenstande og udstyr til sport og fritid

SØ-OG HANDELSRETTEN

KENDELSE

afsagt den 25. januar 2023

Sag BS-37996/2021-SHR

SPORTS GROUP DENMARK A/S

(advokat Thomas Kruse Lie)

VICTOR RACKETS IND. CORP

(advokat Thomas Kruse Lie)

mod

EPC Alternative Source

(Euromarks)

(advokat Johan Løje)

Forza Fighting Gear BV

(Euromarks)

(advokat Johan Løje)

Denne afgørelse er truffet af dommer Peter Juul Agergaard sammen med de sagkyndige medlemmer Tina Bøggild og Per Håkon Schmidt.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der blev anlagt den 5. oktober 2021, vedrører, om der kan nedlægges for-bud mod EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV’s brug af ordet ”FORZA” samt dertilhørende to figurmærker i forbindelse med markedsføring

og salg af beklædningsgenstande og udstyr til sport og fritid.

Sagen blev hovedforhandlet første gang den 21. og 22. april 2022 i Sø- og Han-delsretten.

Sø- og Handelsretten afsagde kendelse i sagen den 23. maj 2022, hvor sagen blev afvist grundet manglende værneting.

Sagsøgerne kærede denne kendelse til Østre Landsret.

Østre Landsret afsagde kendelse den 28. september 2022. Østre Landsret fandt, at der var værneting for sagen ved Sø- og Handelsretten og ophævede Sø- og Handelsrettens afgørelse af 23. maj 2022.

Østre Landsret hjemviste herefter sagen til realitetsbehandling ved Sø- og Han-delsretten.

Sagen er efterfølgende blevet hovedforhandlet den 14. december 2022 ved Sø-og Handelsretten.

Sports Group Denmark A/S og Victor Rackets Ind. Corp har nedlagt følgende påstande:

1.EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV forbydes i Danmark at anvende ordet FORZA, samt ordkombinationerne FORZA FIGH-TING GEAR og FORZA SPORTSWEAR og de dertilhørende figurmær-ker som vist i bilag 4 og bilag 7-8, i forbindelse med salg og markedsfø-ring af følgende varer eksemplificeret i bilag 4:

Beklædningsgenstande til sportsbrug og fritid, hovedbeklædning til sportsbrug, kasketter, sportsartikler, sportsudstyr, gymnastikartikler, lægbind til sportsbrug, knæbind til sportsbrug, beskyttelsesudstyr til sportsbrug, handsker til sportsbrug, sportstasker, medicinbolde til sportsbrug, boksepuder, drikkeflasker til sportsbrug og træningselastik-ker.

Subsidiært til påstand 1:

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV forbydes i Danmark at anvende ordet FORZA, samt ordkombinationerne FORZA FIGH-TING GEAR og FORZA SPORTSWEAR og de dertilhørende figurmær-ker som vist i bilag 4 og bilag 7-8, på varerne omfattet af påstand 1.

2.EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV forbydes i Danmark at anvende ordet FORZA, samt ordkombinationerne FORZA FIGH-TING GEAR og FORZA SPORTSWEAR og de dertilhørende figurmær-ker som vist i bilag 4 og bilag 7-8 som forretningskendetegn for føl-gende tjenesteydelser:

Detail- og engroshandel, herunder via internettet, med beklædnings-genstande til sportsbrug og fritid, hovedbeklædning til sportsbrug, ka-sketter, sportsartikler, sportsudstyr, gymnastikartikler, lægbind til sportsbrug, knæbind til sportsbrug, beskyttelsesudstyr til sportsbrug, handsker til sportsbrug, sportstasker, medicinbolde til sportsbrug, bok-sepuder, drikkeflasker til sportsbrug og træningselastikker.

3.EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV påbydes at tilbage-kalde og fjerne alt og alle beklædningsgenstande til sportsbrug og fritid, hovedbeklædning til sportsbrug, kasketter, sportsartikler, sportsudstyr, gymnastikartikler, lægbind til sportsbrug, knæbind til sportsbrug, be-skyttelsesudstyr til sportsbrug, handsker til sportsbrug, sportstasker, medicinbolde til sportsbrug, boksepuder, drikkeflasker til sportsbrug og træningselastikker, samt labels og emballage hertil, hvorpå ordet FORZA, samt ordkombinationerne FORZA FIGHTING GEAR og FORZA SPORTSWEAR og de dertilhørende figurmærker som vist i bi-lag 4 og bilag 7-8 er anvendt, fra sine forhandlere i Danmark.

4.De til EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV tilkendte sagsomkostninger, ved Sø- og Handelsrettens kendelse af 23. maj 2022, nedsættes efter Rettens skøn, og EPC Alternative Source og Forza Figh-ting Gear BV tilpligtes at refundere Sports Group Denmark A/S VI-CTOR RACKETS IND. CORP beløbet svarende til nedsættelsen.

Subsidiært til påstand 4:

De til EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV tilkendte sagsomkostninger, ved Sø- og Handelsrettens kendelse af 23. maj 2022, stadfæstes.

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV har nedlagt påstand om, at sagsøgernes påstande nægtes fremme, subsidiært, såfremt sagsøgernes på-stande tages til følge, at dette skal betinges af en sikkerhedsstillelse på ikke un-der 1.000.000 kr.

Kendelsen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Oplysningerne i sagen

Sagens parter

Sports Group Denmark A/S sælger sportstøj, sportsartikler samt øvrige produkter under mere end 25 forskellige brands . Victor Rackets Ind. Corp er en virksomhed hjemmehørende i Taiwan, som sælger badmintonudstyr.

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV er hjemmehørende henholdsvis på Cypern og i Holland og sælger bl.a. beklædning og tilbehør til kampsport. Selskaberne har samme ejer.

Varemærkerettighederne

Brandet FORZA blev oprindeligt stiftet af Active Sportswear Int. A/S.

Den 2. december 1996 ansøgte Active Sportswear Int. A/S om en EU-varemær-keret til ordmærket ”FORZA” , og den 28. september 1998 blev ordmærket regi-streret i klasse 25 og klasse 28.

I 2005 ansøgte Active Sportswear Int. A/S om en dansk varemærkeregistrering af ordmærket ”FZ FORZA” , og i 2006 blev ordmærket registreret i klasse 25 og klasse 28.

Den 26. april 2004 ansøgte Active Sportswear Int. A/S om en EU-varemærkeret til ordmærket ”FZ” , og den 24. oktober 2005 blev ordmærket registreret i klasse 25 og 28.

Det fremgår af en fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, at Active Sportswear Int. A/S gik konkurs den 28. februar 2019.

I 2019 købte Sports Group Denmark A/S rettighederne til bl.a. varemærkerne FORZA, FZ FORZA og FZ af det konkursramte selskab Active Sportswear Int. A/S. Til dokumentation herfor er fremlagt overdragelsesaftale af 10. april 2019.

Victor Rackets Ind. Corp. har meddelt licens til erhvervsmæssig brug af rettig-hederne til varemærkerne FZ FORZA, FORZA og FZ til Sports Group Denmark A/S. Der er til dokumentation herfor fremlagt licenserklæring af 1. oktober 2021.

Den 30. januar 2017 ansøgte EPC Alternative Source om en EU-varemærkeret til figurmærket ”Forza Fighting Gear” :

Den 12. maj 2017 blev figurmærket registreret i klasse 9, 25 og 28. Varemærket er under ophævelse.

Den 6. november 2017 ansøgte EPC Alternative Source om en EU-varemærkeret til figurmærket ”Forza Sportswear” :

Den 16. februar 2018 blev figurmærket registreret i klasse 9, 18, 25, 28 og 41. Fi-gurmærket er under ophævelse.

Der er fremlagt notifikation af 2. februar 2017 fra EUIPO til Active Sportswear Int. A/S’ rådgiver Virksomhed A/S med information om ansøgningen til figurmærket ”Forza Fighting Gear” .

Der er fremlagt notifikation af 10. november 2017 fra EUIPO til Virksomhed A/S med information om ansøgningen til figurmærket ”Forza Sport-swear” .

Korrespondance forud for sagens anlæg

Ved brev af 17. november 2017 skrev Vidne 1 fra Virksomhed A/S følgende til EPC Alternative Source:

”We are contacting you on behalf of our client Active Sportswear Int. A/S.

We have been notified by EUIPO that our client’s above CTM registration was mentioned in the search report issued for your above application.

Our client is a well-known Danish company manufacturing and marketing sportswear and sporting articles and for many years they have sold their products under the trademarks FORZA and FZ FORZA, cf. enclosed copies of CTM registration of FORZA and international registration of FZ FORZA, designating the EU. Our client is concerned about the risk of confusion oas their FORZA mark is wholly contained in your mark and as your applica-tion covers goods in classes 25 and 28 which collide with those of our client. These factors might easily lead the consumers to believe that similar goods distributed under your trademark originate from our client.

As our client would prefer to settle this matter amicably we ask you to delete the classes 25 and 28 from your CTM application and send us a copy of your request to EUIPO.

Finally, we inform you that our client contemplates filing an opposition should you not willingly comply with our request.”

Vidne 2 fra EPC Alternative Source besvarede brevet ved en udateret e-mail,

hvoraf fremgår:

“I am sending this email on behalf of Person 1, director of EPC Alternative Sources LTD.

I’ve read your email/letter with attention, and would like to react upon it in the same way as your client prefers to do this and settle the matter instead of creating a disagreement.

As I noticed upon viewing the documents that you use the name Forza and/or FZ Forza for a few items in the Categories 25 and 28, these cate-gories/the used items out of these categories are most of all not in our inter-est.

What we can agree on, is that we both use the word Forza for our brands and negotiate about the items you would like to sell under the word.

In my opinion there, won’t be any misunderstanding as your company doesn’t currently use abunique logo and we do with a specific style of font. As you probably are aware of, we currently have Forza Fighting Gear that includes already a lot of the items named in Categories 25 and 28. My sug-gestion would be that we make an agreement for you to use the items name in yournTrademark with our permission and we negotiate when we are starting to conflict.

We are a company, currently working within 7 countries in Europe and own every European website that begins with Forza i.e ForzaDenmark.

com. We are aware of the concerns of your client and we are willing to co-operate and share the market that they are currently established in as a sell-ing partner in Europe. Our company is part of a group of companies and investors worldwide, who are currently investing around 25million eu-ros to establish a brand in the market in between Puma, Adidas and Nike.

There is also a possibility for your client to benefit from the name Forza as we will grow substantially within the coming years. To show my goodwill in case of cooperation I am willing to offer them the chance to be our dis-tributor for Denmark and if they are willing, for other Scandinavian coun-tries.

We might even have the possibility to sell some of the products your client currently offers. Under a united used name of Forza. Example, you pro-duce a racket with our logo on. But within the racket It says produced by FZ Forza.

Conclusion, we are looking for a cooperation where we both benefit, and where you can use the word “Forza” on the items requested and benefit of the cooperation we will make. Please let us know as soon as possible, What you think about my thoughts.”

Ved e-mail af 7. december 2017 besvarede Vidne 1 e-mailen og skrev følgende:

“We refer to your email of 26 November 2017, the contents of which we have passed on to and discussed with our client.

First of all we wish to clear up a misunderstanding on your part. Our client is the owner of numerous trademark registrations for the marks FORZA and FZ FORZA all over the world and among these we find their CTM reg-istration of FORZA. As you will see from the copy of this CTM registration forwarded to you on 23 November 2017, the mark was filed 21 years ago, namely on 2 December 1996 which means that they have the better right. As a consequence, you are unfortunately not in a position to decide to which extent they should be allowed to use their mark.

Our client’s mark FORZA is wholly contained in your mark and further the mark element FORZA is the one element “carrying” your mark as the mark element Sportswear lacks distinctiveness and the logo part is no specifically unique, meaning that from a trademark practice point of view the two marks are to be considered confusingly similar. Furthermore, in the two classes involved our client’s mark covers “clothing, footwear and head-gear” and “gymnastic and sporting articles” quite generally and conse-quently all your goods collide with those of our client.

In order to safeguard their interests over more than 20 years in the marks FORZA and FZ FORZA, our client insists that you delete classes 25 and 28 completely from your CTM application.

We look forward to hearing from you.”

Ved e-mail af 11. januar 2018 besvarede sagsøgtes patentagent Person 2 e-mailen og skrev blandt andet følgende:

“According to the instructions of our clients EPC Alternative Source, refer-ring to your emails dated 17/11/2017 and 07/12/2017 we state the following:

1. First of all, we would like to emphasize that owing to the absolutely difference in shaping of our clients’ trademark and your client’s trademark, there is nothing common among the two trademarks despite the acoustic similarity.The shape, the fond and the wording of our client’s trademark is absolutely different from your client’s trademark and hence clearly distinc-tive in a way that there could not cause any confusion to the public.

…

2. Secondly, the “Forza” word is common, and it is included in several worldwide dictionaries, consequently, your client has no exclusive right of

use. Specifically, common and descriptive indications are kept by the EU Directive free for all to be used in order the public interest to be served.

Namely, common indications consist of inter alia modern words (including super, star, hyper etc.) that have commonly been used in business commu-nications and in particular, in advertising sector. Forza word, especially, in Cyprus is used on a daily basis among the market participants and indi-cates “strength” . As a result, the demand for privileged use of the word “Forza” by your client does not comply with the above mentioned EU pro-vision since the rest of the market competitors are deprived from using such common words.

3. Thirdly, our client for almost two years uses the word “Forza” , with none opposition, as previous registered trademark (e.g. Forza Fighting Gear). Consequently, the long term use of the trademark has as result its dominance in trade. Obviously, their currently filed Trademark (e.g. Forza Sportwear) have no differences from their previous registered trademark.

According to the Directive (EU) 2015/2436 Section 2 article 4(4) it has ac-quired a distinctive character as a consequence of the use that it has been made and therefore it shall not be refused registration. The deprivation of using the word would have substantial economic consequences to them.

4. Lastly, according to a research have been realized that the word “Forza” is used as a trademark in several countries as Pen Argyl - Pennsylvania (Forza Sports), England - America (Forza – Forza motorsport) etc. therefore, a status quo regarding the word ‘Forza’ has made with your client’s toler-ance. This tolerance by your client according to the Directive (EU) 2015/2436 Art.29 and relevant case law has declined your client’s right on the trademark.

…”

Vidne 3 fra Virksomhed A/S besvarede e-mailen og skrev blandt andet nedenstående i udateret e-mail:

“We have noted the content of your email below. However, we do not agree with your arguments and we must therefore still insist that you agree to delete all goods that are identical and similar to our clients registration in class 25 and 28.

If we have not hear from you within 1 (one) week, Thursday 25th January 2018, we see no other option than to file an opposition against your clients registration for all goods in class 25 and 28. The opposition will be filed within any further warning.

However, if you agree to resolve the matter amicable, we will send you a proposal for the goods that must be deleted, and provide you with a prior right agreement.

Our client will no longer comment on any response that does not seek to re-solve the matter as outlined above.

…”

Ved e-mail af 22. januar 2018 skrev Person 2 blandt andet følgende til Vidne 3:

“We are willing to have an amicable dispute resolution regarding the iden-

tical and similar goods in class 25 and 28, and we are awaiting your pro-posal.

…”

Der er fremlagt en udateret e-mail fra Vidne 3 til Person 2 med en vedhæftet oversigt over varer i klasse 25 og klasse 28, hvor de varer, som Active Sportswear Int. A/S ønskede slettet fra EPC Alternative Source’s an-søgning, er markeret med gul overstregning. Af e-mailen fremgår:

”I refer to your e-mail below. Our client is very pleased with your willing-ness to come to an agreement.

Please find attached the list of goods, where the goods to be deleted are marked in yellow.

I assume you will now contact EUIPO and delete the marked goods, and await your confirmation with a copy of the deletion sent to EUIPO as soon as possible. After this, I would like to draft a coexist agreement, so that our two companies can avoid any dispute in the future.

As this is a matter of urgency for our client, I ask you to attend to this as soon as possible.

My client still reserves the right to file an opposition within the deadline, should you not comply within reasonable time.

We will consider the domain after this matter has been solved.”

Ved e-mail af 24. januar 2018 besvarede Person 2 e-mailen fra Vidne 3 og skrev blandt andet følgende:

“Regarding your email below I revert to confirm that our clients accept to delete the marked - goods except of the Athletic shoes, Sports shoes, Train-ing shoes and Tee-shirts.

…”

Vidne 3 accepterede ovenstående forslag med en række justeringer, hvilket fremgår af udateret e-mail til Person 2:

“I refer to your email below, and can inform you that our client will accept that your client keep Athletic shoes, Sports shoes, Training shoes and Teeshirts in the list of goods, as long as it is amended to read as follows:

Athletic shoes (except shoes for badminton- and tennis ), Sports shoes

(except shoes for badminton- and tennis),, Training shoes (except

shoes for badminton and tennis), and Tee-shirts ( except for T-Shirts for badminton and tennis)

I assume your client will be willing to accept the above.

I look forward to receiving a copy of your request sent to EUIPO to delete the goods agreed upon and amend the remaining goods as outlined above.”

Ved e-mail af 5. februar 2018 fremsendte Person 2 en endelig ud-skrift fra EUIPO med de aftalte ændringer.

Vidne 3 besvarede e-mailen den 6. februar 2018 og skrev blandt andet følgende:

“Thank you for your confirmation. My client is very grateful for your clients cooperation in this matter, and will not file the opposition as agreed.

…”

Sports Group Denmark A/S og Victor Rackets Ind. Corp har fremlagt e-mail af 2. december 2021 (bilag 12), som er sendt af Person 3, direktør i Forza Fighting Gear BV, til Thomas Kruse Lie, advokat for Sports Group Denmark A/S og Victor Rackets Ind. Corp.

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV har oplyst, at e-mailen ved en fejl blev sendt til advokat Thomas Kruse Lie.

Af e-mailen fremgår følgende:

”Please see the enclosed letter of demand regarding your infringing usage og FORZA, along with enclosures.

We kindly also ask you to return with a substantial response by August 2, 2021 at the latest, hereunder if and when you would be available for a Mi-crosoft-Teams conference-call or the like, to further discuss the matter as ef-ficiently as possible.”

Den 22. juli fremsendte advokat Thomas Kruse Lie på vegne af Sports Group Denmark A/S og Victor Rackets Ind. Corp e-mail til Forza Fighting Gear BV og EPC Alternative Source. Af e-mailen fremgår blandt andet:

”…

It has just now come to my clients’ attention that you, on https://www.forza.eu/, are marketing sportswear and fighting gear under the brand FORZA. We have noticed as well that you are using FZ as a sepa-rate SKU for at least some of your products. We have also just now noticed that you indeed offer to sell and deliver such goods throughout the world, including in Scandinavia, where my clients’ brand FORZA is particularly well-known and well-positioned. I have attached an appendix, depicting current examples of all this.

Whilst checking your activities, I now notice that you back in 2017-18 also filed for and obtained EU-trademark registrations of your brands, whereas at least one of them include a partial limitation of some goods to exclude goods for badminton and tennis, whilst still keeping general terms intact (such as clothing in general) which struck me as odd; Having now just checked with the prior Danish representative, I am in receipt of e-mails in-cluding discussions between the Attorney of the prior owner, discussing only your FORZA SPORTSWEAR-application with Person 2 – Lawyer on behalf of Person 4 – but I note that no clear written agree-ment was ever concluded. I also note that this lawyer no longer represents your rights at the EUIPO, and therefore reach out to you directly.

…”

Markedsføring og brug af varemærkerne

Produkterne på EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV’s hjem-meside forza.eu (forzaworld.com) er illustreret ved blandt andet følgende bille-der:

Der er videre fremlagt følgende to skærmbilleder af bestillingssiden på hjem-mesiden forza.eu (nu forzaworld.com):

Der er fremlagt nedenstående skærmbillede (uden angivelse af årstal), som vi-ser, hvor Forza Fighting Gear BV’s følgere kommer fra:

Der er fremlagt en række billeder af Forza Fighting Gear BV’s opslag på Insta-gram. Nedenfor fremgår et uddrag:

Forza Fighting Gear BV’s Facebook-side er illustreret ved blandt andet neden-stående billede:

Af EPC Alternative Sources hjemmeside fremgår blandt andet følgende om salg:

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV har fremlagt følgende ud-skrift fra selskabernes sagsbehandlingssystem, som illustrerer, hvilke lande, der er blevet leveret til:

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV har videre fremlagt en ud-skrift fra Google Analytics vedrørende antallet af brugere på deres hjemmeside mv.

Sports Group Denmark A/S og Victor Rackets Ind. Corp har fremlagt en bran-cheerklæring fra organisationen Badminton Europe. Af erklæringen fremgår blandt andet:

Videre er fremlagt skærmbillede af søgeresultatet for ”FORZA” på intersport. dk:

Det er oplyst, at Intersport er en franchisekæde. Til støtte herfor er fremlagt ne-denstående tekst fra Intersports hjemmeside:

Til dokumentation for, at forhandleren Sport 2000 sælger i Danmark, er der fremlagt følgende billede, hvor Danmark er markeret med rød skrift:

Testkøb foretaget den 6. juni 2022

Der er fremlagt skærmbillede af 6. juni 2022 vedrørende forsøgt testkøb til Dan-mark fra Forzaworlds hjemmeside. Der er enighed mellem parterne om, at ad-vokat Thomas Lie Kruses firmakort blev anvendt som betalingsmiddel, samt at den angivne leveringsadresse er til Person 8. Der er endvidere frem-lagt posteringsoversigt for advokatfirmaet Patrade A/S i Sydbank.

Den 6. juni 2022 modtog Person 8 e-mail fra Forzaworld vedrørende sin ordre. Af e-mailen fremgik blandt andet:

”…

has been received in good order and will be processed as soon as possible by the Forza Team.

…”

Den 7. juni 2022 modtog Person 8 en e-mail fra Vidne 2 vedrø-rende sin ordre. Af e-mailen fremgik:

”Dear Person 8,

We are unable to deliver to Denmark,

We will refund the transaction.

Kind Regards,

Vidne 2”

Det er endvidere oplyst, at der er foretaget to yderligere forsøg på testkøb, som ikke er nærmere dokumenteret.

Forklaringer

Der blev under hovedforhandlingen den 21. og 22. april 2022 afgivet forklaring af Vidne 4, Vidne 2 og Vidne 3.

Der er under hovedforhandlingen den 14. december 2022 afgivet supplerende forklaringer af Vidne 4, Vidne 2 og Vidne 3 samt afgi-vet forklaring af Vidne 5 og Vidne 1.

Vidne 4 har under hovedforhandlingen den 21. og 22. april 2022 for-

klaret blandt andet, at han har været professionel badmintonspiller fra slutnin-gen af 1970’erne og frem til 1991. Han begyndte i den forbindelse som sælger for Yonex fra 1984 til 1990, hvorefter han blev tilbudt en ansættelseskontrakt i Active Sportswear Int. A/S.

Han startede mærket FORZA i regi af Active Sportswear Int. A/S.

Han havde ansvaret for al salg frem til 2011, hvor han fratrådte sin stilling. Hans medejerskab stoppede i februar/marts 2014.

Han havde en konkurrenceklausul i ejeraftalen, så der blev indgået en aftale, som gjorde, at han kunne arbejde i retail.

Han arbejdede herefter som indkøbschef i Intersport i 18 måneder.

Fra 2013 har han været medejer af Sports Group Denmark A/S, og han er i dag medejer og salgsdirektør i Sports Group Denmark A/S.

Active Sportswear Int. A/S gik konkurs i 2019. Den primære årsag hertil var ganske enkelt, at selskabet løb tør for penge.

Sports Group Denmark A/S købte varemærket FZ FORZA af konkursboet. Sports Group Denmark A/S foretog i den forbindelse gennem deres advokat-firma Patrade undersøgelser af Active Sportswear A/S’ rettigheder, aftaler mv.

Relativt hurtigt efter overtagelsen solgte Sports Group Denmark A/S rettighe-derne til FZ FORZA til Victor Rackets Ind. Corp. I den forbindelse blev der for-

taget en due dilligence. Han var ikke involveret i detaljerne i selve undersøgel-serne, idet det hele foregik mellem Victor Rackets Ind. Corp og Patrade.

Han har rejst en del i Asien gennem sit virke som badmintonspiller. I forbin-delse med en badmintonturnering i Asien i januar 1990 tog han og hans makker afsted fem dage tidligere for at besøge fabrikker i Taiwan og Japan. Han fik her-igennem opstartet produktion af ketsjere. I efteråret 1990 leverede han de første ketsjere til markedet.

I løbet af 1994 og 1995 blev FORZA et af de største varemærker på det danske marked inden for badminton. Gennem sine kontakter blev FORZA produkter relativt hurtigt solgt i Norge, Sverige, Tyskland og England.

Allerede i løbet af 1990’erne blev FORZA kendt i Europa. Mærket udviklede sig op igennem årene til, at FORZA blev Danmarks største badmintonbrand. Forza har gennem årene sponseret nogle af de bedste spillere fra verdenseliten. Med virkning fra 1. april 2022 har Sports Group Denmark A/S f.eks. signet bad-mintonspilleren Person 9. De har også sponseret badmintonspilleren Person 10 i en 5-7 år.

Sports Group Denmark A/S og Victor Rackets Ind. Corp har netop indgået en 8-årig aftale med Dansk Badminton Forbund. Der er også indgået aftaler med det svenske, norske, hollandske og irske landshold og forbundene i de pågældende lande, som spiller i FORZA-udstyr.

Ud af en sponsorkontrakt får Sports Group Denmark A/S genkendelighed i markedet, markedsføring og udbredt kendskab til produktet.

Badminton er ekstremt eksponeret, idet samtlige store turneringer bliver vist i fjernsynet. Der har aldrig været større eksponering, end der er lige nu.

Listen over lande i kataloget for kollektionen 2017-2018 er et udtryk for, at FZ FORZA enten har en agent eller en distributør, som varetager salget af FZ FORZA i de pågældende lande. Det er en liste over lande, hvor FZ FORZA er repræsenteret.

Holland og Belgien er vigtige markeder for FZ FORZA. Senest i sidste weekend var FZ FORZA titelsponsor på en stor international turnering i Holland.

FZ FORZA er det største brand inden for badminton i Danmark. Det kan man se på baggrund af feedback fra de forskellige kæder samt ved at sammenholde salgstallene med salgstallene for Yonex. Yonex er nr. 1 i Europa, og FZ FORZA er nr. 2 eller nr. 3 sammen med Victor Rackets Ind. Corp.

I forbindelse med overtagelsen af Active Sportswear Int. A/S’ varemærkerettig-heder købte Sports Group Denmark A/S 3 måneders licens af den tidligere it-le-verandør og fik dermed adgang til blandt andet bogføringsmateriale, regnska-ber, kunde- og ordrebeholdning mv.

Sports Group Denmark A/S overtog også Active Sportswear Int. A/S’ medarbej-dere, (undtagen én) og fik derigennem også adgang til de ansattes pc’er og en masse data.

Sports Group Denmark A/S producerer selv sine kataloger. Katalogerne bruges til detailhandlen og i klubberne. Det er de bedste spillere, som ses i katalogerne. Katalogerne vises til butikkerne og til klubberne for at få dem til at afgive or-drer. Forhandlerne får også katalogerne. Katalogerne er det vigtigste salgsmate-riale.

Da han arbejdede i Intersport, fungerede det sådan, at Intersport International havde hovedkontor i Schweiz og ejede en række varemærker.

Sport2000 havde hovedkontor i Tyskland. De lokale Intersport-butikker, f.eks. Intersport i Danmark, Intersport i Sverige, Intersport i Tyskland mv., kunne indgå lokale kædeaftaler og samhandelsaftaler med leverandører. Der var et centralt varelager, men de enkelte lande havde også eget varelager osv., og man ville ofte forsøge at sælge nogle mærker eksklusivt for at sikre et bedst muligt avancegrundlag.

Intersport i Schweiz kan f.eks. indgå aftaler om køb af varer, som ikke nødven-digvis kommer til salg hos Intersport i Danmark. Nogle varer er måske mere egnede til andre lande end i Danmark.

Selv om de lokale Intersport butikker kan have egne brands, kan de andre Inter-sport butikker blive eksponeret for disse brands, da de jo er en del af samme kæde og dermed kan blive præsenteret for produkterne på møder osv.

Man kan ikke udlede af e-mailen af 2. december 2021 (bilag 12 og bilag 13), at sagsøgte har indgået en aftale med Intersport i Danmark. Men omvendt kan man dog heller ikke udlede, at sagsøgte ikke har indgået en aftale med Inter-sport i Danmark.

Udstyr til boksesport mv. ses også i kæder som Intersport og Sport 24, idet boksning er blevet en del af fitnessmiljøet.

Han kender ikke kvaliteten på sagsøgtes produkter, men hvis det er gode varer, så ville det give mening, at sagsøgtes produkter blev solgt i Intersport og Sport 2000. Han ved dog ikke, om der blev indgået en aftale mellem sagsøgte og de

pågældende kæder. Det ville bekymre ham, hvis det var tilfældet. Det ville være problematisk, hvis produkter fra to forskellige leverandører under navnet FORZA ville blive solgt på markedet.

Sports Group Denmark A/S og Net World Sports har forhandlet og indgået en licensaftale. Han var med i forhandlingerne, men han har ikke kendskab til de-taljerne.

Korrespondancen pr. e-mail mellem Active Sportswear Int. A/S og sagsøgte er ikke retvisende for den måde, hvorpå Sports Group Denmark A/S indgår afta-ler.

Sagen mod Forza Fighting Gear BV begyndte ved, at Sports Group Denmark A/S blev kontaktet af Net World Sports, som var blevet kontaktet af Forza Figh-ting Gear BV vedrørende FORZA.

Han kendte ikke til Forza Fighting Gear BV før denne sag.

Han fik først kendskab til den fremlagte e-mailkorrespondance mellem Active Sportswear Int. A/S og sagsøgte i forbindelse med denne sag.

Person 11 var aktionær i Active Sportswear Int. A/S på samme vilkår som ham selv. Vidne 5 er tidligere badmintonspiller. Han ansatte Vidne 5 i Active Sportswear Int. A/S som salgschef. Da Active Sportswear Int. A/S skrumpede, blev Vidne 5 ad-ministrerende direktør. De var ikke efterfølgende ansat i Sports Group Den-mark A/S.

Vidne 4 har under hovedforhandlingen den 14. december 2022 sup-

plerende forklaret blandt andet, at han har haft mulighed for at gennemgå sin forklaring under nærværende sag for Sø- og Handelsretten, og at den i store træk er gengivet korrekt.

I forhold til Intersport-butikker har Intersport mere end 5.000 butikker på ver-densplan. Hvis hovedkontoret for Intersport indgår en aftale med et mærke, kan de enkelte butikker vælge disse mærker til og fra, men butikkerne vil se på de aftaler, der indgås af hovedkontoret, da der er en formodning for, at sådanne aftaler indeholder de bedste priser mv. Hvis en aftale således er blevet indgået med hovedkontoret for Intersport, kan det ikke forhindres, at det pågældende mærke kommer til Danmark i en Intersport-butik.

Han har tidligere været en del af Intersports vareudvalg.

Det er ham bekendt ikke sædvanligt, at en salgsdirektør er involveret i mindre transaktioner, som det er forklaret af Vidne 2.

Hos sagsøgerne anvendes HS-koder til at identificere varer og fortolde disse.

Koderne anvendes ikke i forbindelse med salg, og der er ingen realitet i, at der anvendes nogle eksportkoder til nogle lande indenfor EU og ikke til andre lande indenfor EU. Ham bekendt burde der ikke her være en hindring for salg til Danmark.

For sagsøgerne har risikoen for forvekslelighed mellem varemærkerne i nærvæ-rende sag en betydning for sagsøgernes samhandelsaftaler med butikskæder, og forveksleligheden skader sagsøgernes varemærker. At sagsøgernes vare-mærker forbindes med eksempelvis boksning, ser han som negativt.

Han ville ikke selv forsvare sig under en retssag i et land, hvis han aldrig havde haft salg i det pågældende land og ikke havde intentioner om salg der. Via sit system eller en revisorerklæring ville han kunne dokumentere, at der ikke var sket salg.

Sports Group Denmark A/S købte varemærkerne af Active Sportswear Int. A/S’ konkursbo. Han har aldrig set en aftale mellem Active Sportswear Int. A/S og EPC Alternative Source. Sports Group Denmark A/S var ikke ved købet heraf bekendt med, at der havde været en sag mellem disse parter.

Han kender Person 12 og Person 13, og han bad dem om at tage fore-tage testkøb fra de sagsøgtes hjemmeside. Begge er ansat i sagsøgernes selska-ber.

Vidne 2 har under hovedforhandlingen den 21. og 22. april 2022 forklaret

blandt andet, at han arbejder som manager i Forza Fighting Gear BV, og at han tidligere har arbejdet som manager i EPC Alternative Source.

Forza Fighting Gear BV har kontor i Holland.

Forza Fighting Gear BV og EPC Alternative Source har samme ejer og er søster-selskaber. Arbejdsopdelingen er sådan, at EPC Alternative Source står for blandt andet indkøb og import af varer, mens Forza Fighting Gear BV står for distributionen af varerne.

EPC Alternative Source ejer alle domæner og varemærker, og EPC Alternative Source tog varemærket FORZA i brug i 2016.

EPC Alternative Source sælger varer i Holland, Cypern, Grækenland og Storbri-tannien. Forza Fighting Gear BV sælger i Holland, Belgien, Frankrig samt en-kelte produkter i Italien, Storbritannien, Tyskland og Cypern.

Selskaberne sælger ikke varer til Danmark.

Udskrift fra sagsbehandlingssystemet (bilag D) viser, hvilke lande, som Forza Fighting Gear BV sælger til. Der sælges ikke varer til andre lande end dem, som fremgår af listen.

Udskriften fra Google Analytics viser ”trafikken” på hjemmesiden.

Fanen ”New user” viser antallet af nye brugere fordelt på alle lande. Fanen ”Sessions” viser, hvor mange gange brugeren har besøgt hjemmesiden.

Fanen ”Bounce Rate” viser andelen af brugere, der forlader hjemmesiden efter at have set én enkelt side på hjemmesiden.

Fanen ”Avg. Session Duration” viser den gennemsnitlige tid, som brugerne har brugt på hjemmesiden.

Danmark er nr. 47 på listen af lande. Der er registreret 27 brugere fra Danmark og 28 sessioner, ”Bounce Rate” på 71,43 % samt ”Avg. Session Duration” på 13 sekunder.

Under forhandlingerne med Active Sportswear Int. A/S fik han ikke på noget tidspunkt indtryk af, at Forza Fighting Gear BV og EPC Alternative Source ikke måtte tage kontakt til danske kunder. Dette var aldrig noget, som blev drøftet under forhandlingerne.

Grunden til, at selskaberne i dag ikke sælger til Danmark, er, at de ikke har kon-takter i Danmark. Det danske marked er således ikke et mål.

På hjemmesiden forza.eu kan man som bruger vælge engelsk eller hollandsk som sprog. Danmark er blandt rigtig mange lande, som der kan ske levering til. Der lægger ikke nogen specifik beslutning til grund for, hvilke lande der kan ske levering til. De lande, som der kan leveres til via hjemmesiden forza.eu, er alene bestemt ud fra, hvilke lande, som leverandøren potentielt kunne tilbyde levering til. Listen over mulige leveringslande var en del af hjemmesideskabelo-nen.

Han ville vide, hvis der var blevet leveret varer til Danmark. Når man leverer til et andet europæisk selskab, skal man således indtaste produktets kode. Det er ham, som skal foretage dette, så derfor ville han vide, hvis der var blevet leveret

til Danmark.

Han var involveret i processen omkring indgåelsen af sameksistensaftalen med Active Sportswear Int. A/S fra start til slut.

E-mailen til Vidne 1 (bilag P) blev sendt i november eller december 2017. Det var ham, der foreslog et samarbejde.

Som forhandlingerne skred frem, indvilligede Forza Fighting Gear BV og EPC Alternative Source i at slette omkring 500 varer fra registreringen.

Bilag L indeholder en liste over varer i den oprindelige varemærkeansøgning. I løbet af forhandlingerne sendte Vidne 3 en version af denne liste med gule overstregninger, som angav, hvilke varer, der skulle slettes fra ansøgnin-gen. Samtlige varer blev slettet i EUIPO’s system.

Han modtog aldrig et udkast til sameksistensaftalen, som Vidne 3 omtaler i den fremlagte e-mailkorrespondance. Han hørte ikke yderligere i de næste 3 ½ år frem til den 22. juli 2021, og han gik derfor ud fra, at sagen var slut.

Domænet Forzadenmark.com blev registreret i 2016. Han fik først kendskab til det danske mærke FZ FORZA, da Vidne 3 rettede henvendelse til ham. Han kendte således ikke til FZ FORZA, da domænet blev registreret. På samme tidspunkt blev omkring 26 andre domæner registreret for andre lande. Domænerne var en del af deres opstartsstrategi.

Person 3, som står som afsender på e-mailen af 2. december 2021 (bilag 12 og bilag 13), er direktør i Forza Fighting Gear BV. Advokat 1, som e-mailen er henvendt til, er Person 3s advokat.

Når ”Intersport” omtales i e-mailen af 2. december 2021 (bilag 12 og bilag 13), menes der de lokale Intersport-butikker i Irland og Tyskland. Der refereres hverken til hovedkontoret i Schweiz eller til lokale Intersport-butikker i Dan-mark.

Net World Sports er et britisk brand, der siden 2012 solgt blandt andet mål til hockey og fodbold under navnet ”forza” . Net World Sports sælger også ketsjere, tøj mv., dog ikke under navnet ”forza” .

Net Word Sports ansøgte om et nyt varemærke i Storbritannien og i Europa specifikt for sportsudstyr.

Forza Fighting Gear BV og EPC Alternative Source kontaktede Net World

Sports og gjorde indsigelse mod registreringen af varemærket.

Han har forgæves forsøgt at få kontakt med Victor Rackets Ind. Corp.

Han har aldrig hørt fra Active Sportswear Int. A/S eller Sports Group Denmark A/S vedrørende registreringen af varemærket ”Forza Fighting Gear” .

Active Sportswear A/S gjorde indsigelse mod registreringen af varemærket ”Forza Sportswear” . Det registrerede figurmærke, som det fremgår af den op-rindelige registrering, blev i 2020 justeret en smule. Dette mente han var i over-ensstemmelse med sameksistensaftalen. Han har ikke hørt noget fra Sports Group Denmark A/S efter justeringen af figurmærket.

Vidne 2 har under hovedforhandlingen den 14. december 2022 supplerende

forklaret blandt andet, at han har gjort sig bekendt med sin forklaring for retten under nærværende sag, og han kan vedstå sig indholdet heraf.

I forbindelse med kæresagen i nærværende sag blev der forsøgt købt varer fra de sagsøgtes hjemmeside med levering i Danmark. En af ordrerne blev modta-get den 6. juni 2022, som er en helligdag i Holland, fra en person ved navn Person 8. Ordren blev automatisk flaget i systemet, fordi betalingsop-lysningerne ikke stemte overens med ordrens øvrige oplysninger. Da han så or-dren den 7. juni 2022, annullerede han ordren og afviste betalingen i betalings-systemet. Han skrev endvidere en e-mail til ordregiveren om, at de sagsøgte ikke på nuværende tidspunkt leverer til Danmark.

De sagsøgte modtog aldrig betaling for ordren, idet betalingen blev afvist in-den. Beløbet kan dog have været reserveret af betalingsudbyderen.

EPC Alternative Source har én medarbejder ansat, og derudover beskæftiger han sig med EPC Alternative Source’s salg og bogføring. EPC Alternative Source sælger direkte til Forza Fighting Gear BV og udsteder disse fakturaer. Han ville derfor være bekendt med det, hvis der var ordrer fra Danmark.

Når en ordre placeres på de sagsøgtes hjemmeside, vil der automatisk blive af-sendt en e-mail med bekræftelse på, at anmodningen om ordre er modtaget i systemet.

Advokat Johan Løje kontaktede ham ikke vedrørende dette testkøb i forbin-delse med kæresagen. Han kontaktede advokat Johan Løje om dette, idet han mistænkte, at ordren var et testkøb foretaget af modparten.

De sagsøgte har endvidere modtaget ordrer fra personer ved navne Person 12 og Person 13, som begge tillige blev flaget grundet manglende

overensstemmelse mellem betalingsoplysningerne og ordregiverne. Ordren fra Person 12 blev annulleret indenfor 30 minutter.

Han modtager anmodninger om ordre til sin personlige e-mail, hvis den an-givne leveringsadresse er udenfor Holland, fordi han er ansvarlig for forsendel-seskvitteringen på disse ordrer. Ordrer indenfor Holland printes direkte til la-geret og er klar til at blive pakket.

Der har ikke været andre aktiviteter på hjemmesiden fra Danmark.

De sagsøgte har ikke aftale med Intersport på koncernniveau, og de sagsøgte samarbejder alene med Intersport baseret på lande.

En HS-kode anvendes til klassificering af produkter, samt hvor disse er frem-stillet. Det er et krav fra de sagsøgtes fragtfirma, at HS-koden angives, fordi denne verificerer produktet i pakken. De sagsøgte anvender samme kode in-denfor EU.

Under nærværende sag har de sagsøgte fremlagt oplysninger vedrørende de sagsøgtes salg. Det er korrekt, at der ikke er fremlagt en revisorpåtegnet opgø-relse, men tallene revideres årligt i henhold til lovgivningen.

Vidne 5 har under hovedforhandlingen den 14. december

2022 forklaret blandet andet, at han i 2017 blev ansat som direktør i Active Sportswear Int. A/S, hvor han var direktør indtil februar 2019. Inden da var Person 11 direktør. Denne tiltrådte senere som direktør i New Balance, og han overtog korrespondancen med Virksomhed A/S vedrørende den fo-religgende tvist.

Korrespondancen mellem sagens parter går langt tilbage, og Active Sportswear Int. A/S brugte en ekstern partner ved navn Virksomhed A/S til at vare-tage sådanne sager som den foreliggende. Fra Virksomhed A/S håndte-rede først Vidne 1 og senere Vidne 3 dialogen.

På et tidspunkt gjorde Vidne 3 sagsøgerne opmærksom på de sagsøg-tes registreringer og domænenavne, og Vidne 3 anbefalede at kon-takte de sagsøgte vedrørende dette. Så vidt han husker, blev der alene drøftet registreringer, og han erindrer ikke, at der mellem parterne blev indgået en af-tale om sameksistens eller lignende.

Det er korrekt, at han modtog e-mail af 7. december 2017 fra Vidne 1 i kopi. Virksomhed A/S forestod overvågning af varemærker for sagsøgerne, og Virksomhed A/S foretog sig handlinger, hvis der var behov for dette. Han blev løbende holdt orienteret om, hvad der foregik på sagerne.

Han erindrer ikke notifikationen af 2. februar 2017.

Han var involveret i drøftelserne om sagsøgernes accept af en begrænset vare-fortegnelse baseret på forslag fra Vidne 3, men det var en fejl at gøre det på denne måde, da Active Sportswear Int. A/S havde fokus på registrerin-ger i Nice-klasser 25 samt håndhævede sine rettigheder overfor alle varer i Nice-klasse 25.

Når han ser tilbage på Vidne 3s korrespondance i forbindelse med sa-gen, kan han se, at sagsøgerne skulle have udtrykt sig tydeligere. Det er ikke korrekt, at sagsøgerne ikke ønskede at bruge penge på krænkelsessager, som det er blevet forklaret af Vidne 3. Han fulgte ikke op med Vidne 3 vedrørende afslutningen af sagen, herunder ikke vedrørende domæ-nenavn. Han gjorde ikke dette grundet travlhed i forbindelse med andre for-hold, og han troede, at Virksomhed A/S varetog sagsøgernes interesser, samt at Vidne 3 selv ville følge op.

Når Virksomhed A/S indgik en aftale, skete dette på Active Sportswear Int. A/S’ vegne.

Han er ikke bekendt med, hvorvidt ”Forza” anvendes meget i Italien.

I mange år havde Active Sportswear Int. A/S underskud, men i 2018 var selska-bet ikke tæt på konkurs.

Sagsøgerne ville ikke sende varer på markedet, hvis der var uklarhed vedrø-rende deres rettigheder. Han ville have en interesse i at få en klar aftale på plads inden da.

Han har ingen forbindelse til sagsøgerne i dag.

Vidne 3 har under hovedforhandlingen den 21. og 22. april 2022 for-

klaret blandt andet, at han har arbejdet som European Trademark Attorney si-den 2004, heraf hos Virksomhed A/S siden 2018. Han har rigtig god er-faring med varemærkeadministration og har kendskab til sameksistensaftaler mv.

Han agerede som varemærkerådgiver for Active Sportswear Int. A/S i 2018, som var klient hos Virksomhed A/S i forbindelse med en indsigelse mod sagsøgtes ansøgning om varemærket ”Forza Sportswear” .

Ansøgningen blev publiceret i 2017. Han overtog sagen fra en kollega, Vidne 1.

Active Sportswear Int. A/S blev opmærksomme på ansøgningen via en notifika-tion fra EUIPO.

Active Sportswear Int. A/S kontaktede EPC Alternative Source med henblik på at komme frem til en løsning. Herefter skrev parterne lidt frem og tilbage. Tid-ligt i forløbet talte Vidne 1 med direktøren i EPC Alternative Source, og de var enige om at starte en dialog.

Da han overtog sagen fra Vidne 1, modtog han en e-mail fra en cyprio-tisk advokat, der repræsenterede EPC Alternative Source. Advokaten skrev, at EPC Alternative Source ikke var interesseret i en løsning alligevel. Det var helt tydeligt, at advokaten ikke havde styr på varemærkeretten.

Han vendte denne e-mail med Active Sportswear Int. A/S og svarede derefter EPC Alternative Source , at EPC Alternative Source ville få en uge til at slette varerne fra ansøgningen. Efter en uge vendte EPC Alternative Source tilbage og var villige til at slette varerne.

Active Sportswear Int. A/S var meget omkostningsbevidste og gjorde derfor kun indsigelse mod ”forza” -mærker, som solgte udstyr til ketsjersport.

Der eksisterede rigtig mange ”forza” -mærker, blandt andet særligt i Italien, som Active Sportswear Int. A/S ikke gjorde noget ved. Dette ved han fra Vidne 1. Han overtog nemlig hendes sager, og hun satte ham i den forbindelse ind i sagernes historik.

En sameksistensaftale indeholder sagsoplysninger, parternes forpligtelser, be-stemmelser om brud på aftalen, oplysninger om registreringen og om brug af mærket.

Det fremgår af e-mailen af 6. februar 2018 (bilag A), at der lå en endelig aftale mellem parterne om differentiering af de to varemærker. Han havde talt med Active Sportswear Int. A/S om, at sagen var lukket. Det er helt sædvanligt, at han laver sameksistensaftaler på vegne af klienten.

Active Sportswear Int. A/S var klar over, at varemærket ville blive brugt af sagsøgte i sagen.

Han har kun kort været i kontakt med Patrade i forbindelse med, at Active Sportswear Int. A/S gik konkurs, og varemærkerettighederne blev overdraget til Sports Group Denmark A/S. Han husker ikke, om sameksistensaftalen blev drøftet i den forbindelse.

Vidne 3 har under hovedforhandlingen den 14. december 2022 sup-

plerende forklaret blandt andet, at han kan vedstå sig indholdet af sin forkla-ring for retten under nærværende sag. Han har ikke drøftet sagen med sagsø-gerne, Vidne 5 eller andre. Han har ikke en interesse i udfal-det af nærværende sag, og han blev indkaldt som vidne via e-mail.

Som han husker det, drøftede han med Vidne 5, at Active Sportswear Int. A/S alene havde interesse for ketsjersport. Han kunne se på tid-ligere sager, at der ikke var foretaget noget i anledning af andet end ketsjer-sport, men dette var før hans tid, og det var Vidne 1, som håndterede disse sager.

Efter e-mailen af 6. februar 2018 fra ham til Person 2 var sagen luk-ket, og det havde han aftalt med Vidne 5. Han vendte senere tilbage til Vidne 5 vedrørende domænet.

Han erindrer ikke, hvad EPC Alternative Source krævede i forhold til domæne. Det blev aftalt, at EPC Alternative Source ikke ville bruge domænet, men EPC Alternative Source ønskede ikke at slette dette. Det handlede om at få lukket sa-gen. Han erindrer ikke, hvorvidt der var krav om, at Active Sportswear Int. A/S ikke måtte købe domænet. Han sagde til Active Sportswear Int. A/S, at han ville holde øje med domænet. Som han husker det, accepterede Vidne 5, at domænet ikke blev brugt. Domænet er inaktivt, men ingen kan er-hverve dette.

Vidne 5 var hans primære kontakt Active Sportswear Int. A/S. Tidligere havde det været Person 11.

Han skrev på et tidspunkt til Vidne 5, at der skulle indgås en sameksistensaftale, men som han husker det, oplyste Vidne 5, at der ikke var behov for at indgå en sådan aftale på skrift. De drøftede ikke fordele og ulemper ved, at en sådan aftale ikke blev indgået.

Det er sædvanligt, at der kan være udfordringer forbundet med at finde løsnin-ger mellem parter i sager.

Vidne 1 har under hovedforhandlingen den 14. december 2022 forklaret blandt andet, at hun er sagsbehandler på sager vedrørende varemærker, samt oversætter. Størstedelen af hendes arbejde vedrører validering af europæiske varemærker. Hun har arbejdet som varemærkekonsulent hos Virksomhed A/S siden 2008, hvor hun rådgiver kunder om varemærkeret blandt andet i forbindelse med registrering af varemærker.

Det er sædvanligt, at der indgås aftaler med modparter i forbindelse med tvi-ster, herunder sameksistensaftaler, samtykkeerklæringer mv.

Hun var rådgiver for Active Sportswear Int. A/S fra 2008 til primo 2018, hvor dette overgik til Vidne 3. Hendes primære kontaktperson hos Active Sportswear Int. A/S var Person 11 og senere Vidne 5.

Virksomhed A/S foretog overvågning af ”FZ FORZA” , og de var ikke in-strueret om, at de skulle reagere på alt, der kom frem via denne overvågning. Person 11 ønskede ikke, at der skulle forfølges sager, som ikke vedrørte ketsjersport. Person 11 var pragmatisk, og der var en forståelse herom mellem hende og Person 11. Hun gik ud fra, at Person 11 havde orienteret Vidne 5 om denne forståelse.

Active Sportswear Int. A/S brugte omkostninger på sagerne, men de havde haft dårlige erfaringer med sager i Kina, hvorfor de stoppede med at gøre indsigel-ser i sådanne sager.

Hun har set notifikationen af 2. februar 2017 fra EUIPO. Hun rapporterede denne til Active Sportswear Int. A/S. Der kom ingen reaktion fra Active Sport-swear Int. A/S, og hun rykkede et par gange for at minde dem om indsigelses-fristen. Sagen sluttede herefter, da hun fortsat ikke modtog svar fra Active Sportswear Int. A/S. Som hun husker det, havde hun sendt notifikationen til Person 11.

Hun sendte brevet af 17. november 2017 vedrørende ”Forza Sportswear” efter aftale med Active Sportswear Int. A/S. Hun var ikke bekendt med, om EPC Al-ternative Source anvendte dette varemærke.

Det var sædvanligt, at hun kopierede både Person 11 og Vidne 5 ind på e-mails, idet Person 11 var bosiddende i Kina.

Da Vidne 3 kom på sagerne, drøftede hun strategien med ham. Mens denne tvist var verserende, drøftede hun ikke sagen med Vidne 3. Hun var ikke involveret i en eventuel sameksistensaftale, og hun har ikke kend-skab til domænet ”forzadenmark.com” . Hun overgav sagen til Vidne 3 tidligt i forløbet, og hun har alene haft indledende korrespondance og en enkelt telefonsamtale. Hun har ikke afstemt sin forklaring med Vidne 3 eller set på nærværende sag med ham.

Det var ikke nødvendigvis kutyme at afslutte en tvist med en sameksistensaf-tale.

Active Sportswear Int. A/S var jævnligt i restance overfor Virksomhed A/S, men hun er ikke bekendt med, om økonomien i Active Sportswear Int. A/S på-virkede viljen til at forfølge sine rettigheder.

Parternes synspunkter

For Sports Group Denmark A/S og Victor Rackets Ind. Corp er der i det

væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 30. november 2022, hvoraf fremgår blandt andet:

”…

Anbringender

Brugsbaserede rettigheder og velkendthed

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det af Sagsøgerne indledningsvist gældende, at der af Sagsøgerne, foruden de påberåbte europæiske og danske varemærkeregistreringer, er etableret dels brugsbaserede varemærkerettigheder og dels indarbejdede varemærkerettigheder til de i nærværende sag påberåbte varemærker.

Det er Sagsøgernes opfattelse, at FZ FORZA – brugt i forening, samt individuelt – alle må have været stærkt indarbejdede og velkendte varemærker for sportstøj og badmintonudstyr i omsætningskredsene i Danmark længe før påbegyndelsen af de Sagsøgtes erhvervsmæssige brug af FORZA – og variationer heraf – uagtet om de Sagsøgtes brug heraf måtte have været påbegyndt umiddelbart før eller efter

varemærkeansøgningsdatoerne indeholdt ved bilag 7-8.

Dertil er det Sagsøgernes klare opfattelse, at denne velkendthed fortsat bestod på tidspunktet for sagens anlæg.

Til støtte herfor gøres det gældende, at Sagsøgerne og deres forgænger tog varemærkerne i brug allerede i 1990, hvor varemærket og kollektionerne hurtigt blev markedsført og tilbudt diverse større sportskæder, sportsforeninger og -forretninger i Danmark.

Dertil gøres det gældende, at nettoomsætningen hidrørende fra de af Sagsøgerne påberåbte varemærker, i perioden 2015-2019 alene, udgjorde 178.617.886 DKK (engrossalg), som dokumenteret ved vidneerklæringen fra Vidne 4 og de dertilhørende bilag, der er fremlagt som bilag 5.

Det gøres gældende, at denne omsætning, sammen med de øvrige forhold såsom distribuerede kataloger, og de bagvedliggende salgsfakturaer som benævnt i samme vidneerklæring, ikke blot sandsynliggør men snarere godtgør, en så vidtrækkende kommerciel tilstedeværelse på det danske

marked, at Sagsøgernes varemærker ikke blot var kendte og indarbejdede på det tidspunkt, hvor de Sagsøgte måtte have taget FORZA i brug, men også at det var særdeles velkendt i omsætningskredsene.

Krænkelserne af sagsøgernes rettigheder

De sagsøgte er henholdsvis et hollandsk selskab (Forza Fighting Gear) og cypriotisk selskab (EPC) som i forening producerer, eksporterer, importerer, markedsfører og sælger beklædningsgenstande og tilbehør til sportsbrug under betegnelserne FORZA, FORZA SPORTSWEAR, og FORZA FIGHTING GEAR.

Ud over anvendelsen af FORZA som forretningsnavn på forza.eu, samt i sin markedsføring, påtrykker og påsyer de Sagsøgte også FORZA som varemærke på sine varer, og sin emballage.

Dertil ses det dokumenteret ved bilag 11, at de sagsøgte – fra domænet forza.eu – tilbyder salg og levering til danske kunder, og at deres produkter således (også) markedsføres overfor danske forbrugere.

Hermed gør de Sagsøgte erhvervsmæssig brug af et varemærke, hvori Sagsøgernes varemærke, FORZA, er identisk gengivet, for varer, som enten er identiske eller i høj grad lignende med de varer for hvilke Sagsøgernes varemærker er registreret, anvendt og velkendt.

Dertil ses sågar også anvendt FZ som individuelt mærke af de sagsøgte, jf. bilag 11, hvilket udgør en selvstændig krænkelse af Sagsøgernes registrerede varemærkerettigheder til FZ, for identiske eller lignende varer.

Det gøres dertil gældende, at ikke blot henholdsvis FORZA og FORZA, samt FZ og FZ, er åbenlyst identiske og/eller forvekslelige, men at FORZA SPORTSWEAR samt FORZA FIGHTING GEAR er stærkt forvekslelige med Sagsøgernes velkendte varemærker, ligesom brugen snylter, og medfører en risiko for udvanding af Sagsøgernes velkendte varemærker.

Eftersom de Sagsøgtes produkter ikke bringes i omsætning i Danmark med tilladelse fra Sagsøgerne, udgør de Sagsøgtes handlinger en krænkelse af Sagsøgernes rettigheder efter varemærkeforordningens artikel 9, samt den danske varemærkelov og markedsføringslov, herunder varemærkelovens § 4.

I tillæg hertil gøres det gældende, at de Sagsøgte, med deres erhvervsmæssige anvendelse af betegnelsen FORZA, har gjort sig skyldige i snyltende markedsføring, i strid med ikke blot varemærkeloven, men også markedsføringslovens § 20.

Forbudsbetingelserne

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det overordnet gældende, at forbudsbetingelserne i retsplejelovens kapitel 40 er opfyldte.

Med henvisning til retsplejelovens § 413, nr. 1, har Sagsøgerne godtgjort eller sandsynliggjort at have en ret til de påberåbte varemærker, som allerede fremgår ved licenserklæringen og registreringsbeviserne i bilag 1-4, og at Sagsøgerne har en interesse i at søge denne ret beskyttet gennem nedlæggelse af forbuds- og påbudspåstandene.

Dertil følger det af fast dansk retspraksis, samt af varemærkeforordningens artikel 127, at Sø- og Handelsretten, i nærværende midlertidige forbudssag, skal lægge gyldigheden af de registrerede varemærker til grund.

Af EU-varemærkeforordningens artikel 10 fremgår det, at en indehaver sågar kan forbyde forberedende handlinger af emballage eller andre midler, allerede hvis der er risiko for at brugen af mærkerne vil udgøre en krænkelse; Herunder nævner forordningen udtrykkeligt, at udbud eller markedsføring heraf kan forbydes.

Det ses, at Sø- og Handelsretten lagde til grund, at de Sagsøgtehar været i

forhandlinger med Intersport og Sport2000 (som indehaver Sportsmaster-kæden i Danmark).

Sø- og Handelsretten fik sågar dokumenteret – herunder ved bilag 14, 15 og M - og forklaret – ved Vidne 4, som tidligere havde været indkøbschef ved netop Intersport - at det er muligt for lokale Intersport-butikker – også i Danmark - at udnytte centrale indkøbsfunktioner og

kædeaftaler ved hovedkontoret, og at der såledeser mulighed for, at

brands solgt og forhandlet via hovedkontoret, netop kunne blive solgt og markedsført til lokale Intersport-butikker.

Vidne 4 forklarede blandt andet, om Intersport:

” Der var et centralt varelager, men de enkelte lande havde også eget varelager osv., og man ville ofte forsøge at sælge nogle mærker eksklusivt for at sikre et bedst muligt avancegrundlag.

(…)

Selv om de lokale Intersport butikker kan have egne brands, kan de andre Intersport butikker blive eksponeret for disse brands, da de jo er en del af samme kæde og dermed kan blive præsenteret for produkterne på møder osv.”

I kontrast hertil lagde Sø- og Handelsretten i deres ophævede kendelse til

grund, at varerne forhandlet via hovedkontoret (i udlandet) ikkeautomatisk

blev forhandlet i eksempelvis danske Intersport-butikker, hvor næst Sø- og

Handelsretten uden videre konkluderede, at der ikke forelå en overhængende risiko for indtræden af skade.

Det gøres gældende af Sagsøgerne, at Sø- og Handelsretten dels havde fejlvurderet summen af den refererede forklaring, den foreliggende korrespondance og forhandlingssituation med Intersport og Sport2000,

som jo netop udgør aktuel markedsføring somogså rettes mod danske

butikker, hvortil Sø- og Handelsretten uberettiget introducerede en højere tærskel for risiko for krænkelse, som hverken genfindes i Bruxelles-forordningen, varemærkeforordningen eller retspraksis i øvrigt.

Det var således ikke korrekt, da Sø- og Handelsretten vurdererede, at der skulle foreligge overhængende risiko for indtræden af skade, førend der kunne etableres et forum delicti-værneting i Danmark (og samtidigt meddeles et forbud).

Det gøres supplerende gældende, at det ville være urimeligt byrdefuldt og uhensigtsmæssig for adgangen til effektiv retshåndhævelse, hvis danske indehavere partout var henstillet til først at afvente dét tidspunkt hvor der måtte foreligge overhængende risiko for krænkelse fra udenlandske konglomerater; En sådan unødvendigt komplicerende og fremskreden tærskel for indgriben i internationale forhold ville være direkte skadelig for det danske forbudsinstitut.

Det må da også holdes for øje, at en naturlig efterfølge af en kendelse om nægtelse at fremme de påståede forbud og påbud, accepterende den ”blotte” foreliggende risiko for skade men samtidigt afventende en mere overhængende risiko for skade, vil medføre en skævvridning af rettighedshavers adgang til retshåndhævelse overfor udenlandske

virksomheder, kontra danske, da der overfordanske krænkere blot skal

sandsynliggøres en (”normal” , og lavere) risiko for krænkelse.

En sådan sondring og graduering af risikoen for krænkelser som Sø- og Handelsretten ved sin ophævede kendelse har insinueret, er uhensigtsmæssig, og uhjemlet.

Dertil er det Sagsøgernes klare overbevisning at sådanne enkelte tilfælde af (prøve)salg og markedsføring, som der her i sagen er dokumenteret, normalvis ville være tilstrækkeligt grundlag til at konkludere, at der sandsynligvis er sket krænkelser af danske rettigheder, og at midlertidige forbud og påbud sandsynligvis er nødvendige, og proportionelle.

Betydningen af testkøbet

Sø- og Handelsretten havde ved den omstødte kendelse vurderet, at der ikke forelå aktuel markedsføring rettet mod Danmark, og at det som følge af mangel på prøvekøb ikke var dokumenteret, at Sagsøgte havde solgt og leveret til Danmark.

Sagsøgerne gør (fortsat) gældende, at forhandlingssituationen mellem de Sagsøgte og Intersport samt Sport2000-kæderne, netop dokumenterer, en aktuel markedsføringshandling som (også) er rettet mod Danmark, i en sådan grad, at den kan forbydes.

Dertil ses det nu dokumenteret ved det foretagne prøvekøb fra Forzaworld.com, at de Sagsøgte ikke blot tilbyder salg og levering til danske kunder, via deres hjemmesider, men at de også gennemfører ordrer til danske forbrugere.

Det kan konstateres, at de indkærede, ved sine processkrifter, har gentaget det falsum, at transaktionen ved det påberåbte testkøb aldrig blev gennemført, og at der således skulle være tale om et ” mislykket forsøg på testkøb” , der sågar tydeligt skulle vise, at der ikke sker leverancer til Danmark.

Dog har de indkærede allerede dokumenteret overfor Østre Landsret, at transaktionen jo netop blev rutinemæssigt gennemført i første omgang, og at ordren først efter kæreskriftets indlevering blev manuelt annulleret, af selskabets manager, Vidne 2.

Det kan på ingen måde antages at være en normal arbejdsgang for et selskab af denne påståede store størrelse og med påstået global

tilstedeværelse, at en direktør/manager kontrollerer alle forsendelserefter at

pengene er blevet trukket fra forbrugernes betalingskort, hvorfor det i lyset af dette testkøb på ingen måde virker plausibelt, at der aldrig sker salg eller leverancer til danske adresser - tværtimod.

Idet det i øvrigt må antages, at indkærede først trækker pengene fra forbrugernes betalingskort efter forsendelse, i henhold til Forbrugerombudsmandens praksis, kan man jo nærmest forestille sig, at direktøren/manageren – Vidne 2 – efter et opkald fra sin danske advokat - personligt har jagtet leverancen eller fragtbilen på tværs af kontor, lager og parkeringsplads, for at standse den inkriminerende leverance i tide.

I stærk kontrast til dette dokumenterede salg, må det holdes for øje, at de indkærede fortsat ikke har indleveret revisorpåtegnede salgstal, hvorved en ekstern kontrollant (nemt) kunne have dokumenteret den nu yderst

usandsynlige påstand om, at der aldrig sælges eller leveres til danske adresser; Det har man ikke ønsket at indlevere, hvilket naturligvis må komme de indkærede til last.

Det gøres derfor gældende, atprøvekøbet med salg til danske kunder som

minimum sandsynliggør, at der foretages salgshandlinger i Danmark, som udgør krænkende brug af Sagsøgernes danske og europæiske

varemærkerettigheder i Danmark, somkan påkendes i Danmark, samt at

der forekommer overtrædelser af Sagsøgernes danske

markedsføringsrettigheder, somskal påkendes i Danmark.

Der var således etableret værneting for de nedlagte påstande og anbringender, og forbuds- og påbudspåstandene skal af samme årsag fremmes.

Betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 2, er opfyldt, allerede idet de Sagsøgtes markedsføring og salg af beklædningsgenstande og tilbehør til sportsbrug under FZ og FORZA-varemærkerne udgør krænkelser, og da de Sagsøgte ikke blot har afvist at ophøre de krænkende handlinger frivilligt, men også netop har intensiveret deres handlinger ved mere fremtræden brug af FORZA-figuren (uden yderligere ordelementer, i modsætning til den tidligere brug og den påståede sameksistensaftale).

I tillæg hertil følger det ordret af bilag 12 og 13, i forening med de af de Sagsøgte fremlagte salgstal, at de Sagsøgte selv har proklameret og dokumenteret, at de er et stort og internationalt brand, som i øjeblikket er i forhandlinger med nogle af Europas absolut største detailkæder inden for sportssegmentet.

Dét udgør således ikke blot nuværende og aktuel markedsføring rettet mod Danmark, men også nært forestående salgshandlinger, med formodet virkning i Danmark, som naturligvis nødvendiggør omgående forbud og påbud, som påstået af Sagsøgerne.

Det gøres gældende, at formålet vil forspildes, såfremt Sagsøgerne må henvises til at gøre sin ret gældende ved almindelig rettergang, jf.

retsplejelovens § 413, nr. 3, idet krænkelserne af Sagsøgernes rettigheder pågår, og idet de Sagsøgte gennem sin eksponering og salg af de krænkende produkter vildleder forbrugerne til at tro, at der måtte bestå en kommerciel forbindelse til Sagsøgerne, herunder at der kunne foreligge en blåstempling eller anden godkendelse af varernes kvalitet og beskaffenhed,

hvilket dels kunne udnytteeller dels gøre skade på Sagsøgernes renommé.

Dette hensyn til at undgå snyltning og skade på omdømme og dertil følgende uoprettelig skade gælder ikke desto mindre, fordi de Sagsøgte beviseligt er i forhandlinger med detailforretninger i Danmark, i form af Intersport og Sportsmaster, som allerede er forhandler af Sagsøgernes brand, jf. det fremlagte bilag 16.

Det vil både være ulogisk og uheldigt, hvis Sø- og Handelsretten fastholder, at der først skal afventes et senere hypotetisk tidspunkt, hvor der foreligger overhængende risiko for krænkelse, før der kan gribes (effektivt) ind. Idet der netop blot er tale om en foreløbig afgørelse om midlertidige retsmidler, genstand for mulige krav til sikkerhedsstillelse med objektivt ansvar for uberettigede forbud og påbud, samt en efterprøvelse i form af den efterfølgende justifikationssag, burde Sø- og

Handelsretten på dette fornyede grundlag (inklusiv testkøbet) finde det både velbegrundet og rimeligt at meddele de påståede forbud og påbud.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at lovgiver i forbindelse med den forrige skærpelse af retsplejelovens betingelser for nedlæggelse af forbud og påbud udtrykkeligt i forarbejderne har fastslået, at betingelserne for nedlæggelse af forbud og påbud almindeligvis vil være opfyldt i sager om krænkelser af immaterielle rettigheder, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 413.

De Sagsøgte har gjort gældende, at forbudsbetingelserne ikke skulle være opfyldt, allerede fordi der angiveligt skulle være givet samtykke til den krænkende brug.

Et sådant samtykke er imidlertid ikke givet, og det ses ej heller dokumenteret ved den af de Sagsøgte fremlagte korrespondance, og den afgivne vidneforklaring. Det forhold at Sagsøgerne ikke fremlagde samme korrespondance af egen drift, skyldes kort og godt, at korrespondancen ikke har relevans for sagen, og at Sagsøgerne derved processuelt havde søgt at skære sagen til.

Siden de Sagsøgte nu har fremlagt korrespondancen, og dermed søgt at gøre den gældende, er der flere aspekter som nødvendigvis må holdes for øje;

Først og fremmest, så følger det af klar retspraksis, at EU-varemærkeforordningen ikke tilvejebringer hjemmel eller retsregler som kan medføre et såkaldt underforstået eller formodet samtykke til en varemærkeregistrering eller brug heraf – altså dén form for samtykke, som de Sagsøgte i nærværende sag gør gældende.

Dertil følger det ligeledes af fast retspraksis fra EU-domstolen og den europæiske varemærkemyndigheds guidelines, at

” (…) the peaceful coexistence of the marks on the market cannot take the place of the “express consent” of the right holder for the purposes of Article 60(3) EUTMR. Furthermore, any coexistence agreement cannot be interpreted in such a way as to extend beyond its scope without the express consent of the parties (03/06/2015, T- 544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355,§ 40, 50).”

Der er således ikke hjemmel til at udlede samtykke tilbrugen af mærkerne

FORZA FIGHTING GEAR og FORZA SPORTSWEAR, som de Sagsøgte ellers forsøger at gøre gældende, blot fordi parternes advokater tidligere har diskuteret én af de Sagsøgtes EU-ansøgninger af FORZA SPORTSWEAR (fig).

Allerede af denne årsag foreligger der ikke et relevant samtykke til varemærkeretlig brug, og korrespondancen om registreringen har derfor

ikke betydning for nærværende forbudssag rettet modbrugen af mærkerne.

Dertil kan det konstateres, at det påståede samtykke – under alle omstændigheder – netop vedrørte blot én registrering af et meget specifikt logo, nemlig FORZA SPORTSWEAR.

Som de Sagsøgte selv har dokumenteret er deres forretningsnavn et andet -FORZA FIGHTING GEAR – hvortil de ligeledes anvender netop FORZA

FIGHTING GEAR vidt og bredt i deres markedsføring,og påtrykker

samme på deres varer.

Også af denne årsag er det påståede samtykke irrelevant, da det brugte mærke adskiller sig derfra.

Ydermere må det konstateres, at det påståede samtykke nødvendigvis måtte forstås givet til varemærkeregistreringsindehaveren, EPC Alternative Source, og ikke den konkrete bruger af varemærket, Forza Fighting Gear BV.

Der vil således - under alle omstændigheder, ogkun hvis man nærede

tanken om et muligt samtykke - være tale om en ulovlig overdragelse af licensrettigheder, idet hverken Sagsøgerne eller deres forgænger har accepteret det pågældende debitorskifte iblandt licenstagere.

Licenser gives kun efter nøje afvejede betragtninger, og der vil naturligvis være forskel på hvad der indrømmes ét cypriotisk (holding)selskab og én konkret hollandsk aktør, hvoraf sidstnævnte nu aktivt forhandler om sin entré i tusindvis af europæiske detailforretninger.

En rettighedshaver skal naturligvis ikke tåle situationer hvor et samtykke til én registrering, opnået af en stråmand (som tilfældet kan være), siden kan udnyttes og misbruges af europæiske konglomerater af indkøbskæder, til at bringe krænkelser på markedet.

Det er blandt andet også disse obligationsretlige principper der ses kodificeret ved patentlovens § 43, hvorved det følger, at licenshaveren ikke kan overdrage dennes licensret til andre, medmindre andet måtte være aftalt – Lignende fremgår ved varemærkeforordningens artikel 25, stk. 5-6, hvorved en indførelse af meddelelse om overdragelse af en licens til brug af et EU-varemærke annulleres eller ændres, efter anmodning fra rettighedshaver;

Det gøres gældende, at disse principper og regler åbenlyst tilsiger, at en

licensrettighed til brug af varemærkerikke kan overdrages, uden

rettighedshavers (udtrykkelige) samtykke, og at den tilsvarende kan tilbagetages uden et lovreguleret varsel.

Denne overdragelse der måtte være sket mellem EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV udgør således under alle omstændigheder væsentlig misligholdelse, som berettiger omgående ophævelse af ethvert påstået samtykke eller licens.

Slutteligt er det ikke korrekt, når de Sagsøgte i sit svarskrift påstår at licensrettigheder eller samtykke til registreringer per definition skulle være uopsigelige.

Det følger derimod af gældende obligationsretlige principper, at enhver aftale kan opsiges med sædvanligt varsel, hvis intet andet er aftalt.

Det gøres derfor gældende, at det påståede samtykke og den påståede licensrettighed således blev opsagt per påkravet af 22. juli 2021, hvilket efterlod de Sagsøgte med omtrent 60 dages varsel på de i svarskriftet anførte håndhævelsesbestræbelser, 3 måneders opsigelsesvarsel forinden stævningens indlevering, hvortil der er blevet givet sagsøgte mere end 6 måneder til at indrette sin forretning derefter.

Samtykket er således under alle omstændigheder lovligt opsagt per håndhævelsesbestræbelserne iværksat umiddelbart efter 23. september 2021, subsidiært per den 24. januar 2022, og mest subsidiært på tidspunktet for hovedforhandlingen.

Særligt vedrørende sagsomkostningerne

Det gøres gældende, at det i det hele er ude af proportioner, at Sø- og Handelsretten har tilkendt de Sagsøgte sagsomkostninger af hele 75.000 kr. eksklusive moms per part;

Først og fremmest kan det konstateres, at begge Sagsøgte var repræsenteret af samme advokat, hvorfor beløbet bør nedsættes allerede af den grund.

For det næste kan det konstateres, at de Sagsøgte i hvert fald selv har proklameret, at de ikke har interesser i Danmark, hvorfor Sagsøgerne gentagne gange opfordrerede de Sagsøgte til blot at indgive en bindende proceserklæring om at der ikke foretages salg eller markedsføring i Danmark, og at sådan ikke ville blive iværksat forinden der forelå en endelig afgørelse af den retlige tvist (ved endelige afgørelse af hovedsagen i Danmark, Cypern eller Holland).

I stedet har Sagsøgte forbrugt uforholdsmæssigt mange ressourcer og advokattimer på at beskrive og procedere på relativt simple faktiske omstændigheder, en e-mailkorrespondance, samt retsregler og praksis om værnetingsspørgsmål; Der skulle sågar angiveligt være forbrugt et advokatsalær på hele 385.320 kr. eksklusive moms, for denne retssag vedrørende det danske territorium, hvorpå de Sagsøgte – efter eget udsagn – angiveligt hverken skulle have haft salg, eller kommercielle interesser. Opgørelsen ses indleveret af Sagsøgtes advokat ved sagens bilag T, der

imidlertid udelukkende udgøres af et excel-ark, uden dokumentation for fakturering heraf.

For eksemplets skyld ses opgjort et honorar på 111.965 kr. eksklusive moms fra sagens modtagelse og frem til indlevering af svarskriftet. Dét forhold at det pågældende svarskrift udgøres af hele 19 sider, indikerer desuden et eksorbitant og formodentligt udenretligt tidsforbrug af 273.364 kr.

eksklusive moms til indlevering af den 9 siders lange duplik; Det ses da også af den pågældende tidsopgørelse i bilag T, at der efter svarskriftet blandt andet er registreret og opkrævet et omfattende honorar for det parallelle indlæg til Advokatnævnet om påstået brud på de advokatetiske regler, som end ikke har (haft) indflydelse på nærværende retssag.

Sammenholdt med Sagsøgernes samlede tidsforbrug og honoraropgørelse af 150.147,68 kr. eksklusive moms, i en sag hvor der i rollen som sagsøger er indsamlet dokumentation for indarbejdelse og velkendthed, dokumentation for de påståede krænkelser, samt udarbejdet og betalt udlæg til ekstrakt, forekommer de Appelindstævnts tidsforbrug og timetakst som urimelige og usædvanlige, i retshåndhævelsesdirektivets forstand, hvorfor de er at nedsætte til ikke højere end 40.000 kr. per part.

…”

For EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV er der i det væsentligste

procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 30. november 2022, hvoraf fremgår blandt andet:

”…

2. SAGSFREMSTILLING OG ANBRINGENDER

De sagsøgte gør navnlig to hovedanbringender gældende.

For det første gør de sagsøgte gældende, at parterne har indgået en aftale om sameksistens, der afskærer sagsøgerne fra at gøre indsigelser mod de sagsøgtes brug af varemærket FORZA.

For det andet gør de sagsøgte gældende, at betingelserne for forbud ikke er opfyldt, herunder især at der er indtrådt forbudsretlig passivitet.

Kravene til meddelelse af forbud følger af retsplejelovens § 413 (M22). Det skal sandsynliggøres,

1) at parten har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet eller på-

buddet,

2) at modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud eller

påbud, og

3) at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis parten

henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse

Det gøres i den forbindelse gældende, at de sagsøgte ikke anvender, har an-vendt eller må forventes at ville anvende deres varemærke i Danmark, hvorfor sagsøgtes adfærd ikke nødvendiggør, at der nedlægges forbud.

Endelig gøres det gældende, at der er indtrådt forbudsretlig passivitet og at sagsøgernes mulighed for at opnå sin ret ikke vil forspildes, hvis de henvi-ses til at afvente tvistens retlige afgørelse i den civile sag, som sagsøgerne har anlagt samtidigt.

2.1. Forholdet mellem Active Sportswear og sagsøgerne

Active Sportswear gik konkurs den 28. februar 2019 (CVR udskrift er frem-lagt som Bilag I (E1727)). Det fremgår af CVR registeret, at Vidne 4 har været registreret som direktør og bestyrelsesformand for Active Sportswear.

Sagsøger Sports Group Denmark blev stiftet i 2012 (CVR udskrift er frem-lagt som Bilag J (E1751)). Den 7. juni 2013 indtrådte Vidne 4 som direktør i Sagsøger Sports Group Denmark, hvilket han var ind-til 12. juli 2016. Vidne 4 er stadig i dag en del af besty-relsen hos Sports Group Denmark.

Den 10. april 2019 solgte kurator i det konkursramte selskab Active Sport-swear Int. A/S’ alle boets varemærkerettigheder til sagsøger Sports Group

Denmark A/S, jf. overdragelsesaftalen fremlagt somBilag K (E290).

De sagsøgte beskriver relationen mellem Active Sportswear og sagsøgerne for at belyse, at der er personsammenfald og at sagsøgerne, særligt Vidne 4, har været bevidste om den indgåede sameksistensaftale.

2.2. Sagsøgernes påståede rettigheder

Sagsøgerne har gjort gældende, at de har brugsstiftede varemærkerettighe-der fra 1990 til varemærket FORZA og, at deres varemærke er velkendt i Danmark. Begge oplysninger bestrides af de sagsøgte.

Sagsøgerne har bevisbyrden for, at betingelserne for brugsbaserede vare-mærkerettigheder er opfyldt. En brugsbaseret varemærkeret forudsætter, at brugen har været kontinuer. De påberåbte varemærker er anvendt på tværs af flere selskaber, heriblandt et selskab, der gik konkurs. Der gik 2 måneder fra selskabet blev erklæret konkurs til sagsøger erhvervede rettighederne. Det vides ikke, hvornår sagsøger begyndte at bruge mærket efter erhver-velsen, men det må formodes, at det ikke er sket lige med det samme. Der-med er kravet om kontinuerlig brug ikke opfyldt. De sagsøgte finder det ikke dokumenteret, at brugen har været kontinuert. Sagsøgerne har trods

opfordring valgt ikke at dokumentere, at brugen har været kontinuert og uden afbrydelser – formentlig fordi det ikke kan lade sig gøre.

De sagsøgte finder det heller ikke dokumenteret, at sagsøgernes vare-mærke skulle være velkendt. Velkendthed af et varemærke forudsætter, at der er en vis grad af kendskab til varemærket inden for den relevante om-sætningskreds, jf. bl.a. C-301/07 (PAGO) og C-375/97 General Motors (CHEVY) præmis 24. ”En vis grad af kendskab” anses opnået, når vare-mærket er kendt af en ”betydelig del” af den relevante omsætningskreds, jf. CHEVY præmis 26. Vurderingen skal foretages på grundlag af samtlige sa-gens omstændigheder jf. samme afgørelse præmis 27, hvor det bl.a. frem-går, at:

[der skal tages] "hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, så-ledes navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografi-ske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt stør-relsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket”

Der stilles ikke krav om et bestemt procentuelt kendskab, jf.CHEVY præ-

mis 25.

Erklæringerne fra Vidne 4 og Badminton Europe er ikke uvil-dige. Bilag 5 (E377) er i øvrigt tydeligvis skabt til en anden sag – formentlig en administrativ sag i Storbritannien, hvorfor størstedelen af bilagets sider er irrelevante. Bilaget indeholder overvejende fakturaer til britiske og andre udenlandske selskaber, som er komplet ligegyldige for at bevise, at vare-mærket er velkendt i Danmark. De mange siders kataloger viser heller intet om omfanget af udbredelsen af mærkerne. Det ses altså slet ikke dokumen-teret, at sagsøgernes varemærker skulle være velkendte i landet.

I sidste ende har det heller ingen relevans for denne sag, om sagsøgerne skulle have brugsbaserede varemærkerettigheder eller, hvis deres vare-mærke skulle være velkendt.

2.3. Sagsøgerne har samtykket til sagsøgtes registrering af FORZA SPORTSWEAR og dermed også til brug af FORZA SPORTSWEAR og FORZA

De sagsøgte gør gældende, at sagsøgerne har samtykket til de sagsøgtes brug af FORZA og FORZA SPORTSWEAR og dermed indgået en aftale om sameksistens, der afskærer dem fra at gøre indsigelse imod de sagsøgtes brug.

2.3.1. De tidligere rettighedsindehavere har samtykket til de sagsøgtes re-gistrering og brug

De påståede varemærkerettigheder, fremlagt som Bilag 2-4(E225, E229,

E231), tilhørte virksomheden Active Sportswear Int. A/S (herefter ”Active Sportswear”) før de blev overdraget til sagsøgerne. I 2018 var Active Sport-swear i korrespondance med de sagsøgte om de sagsøgtes varemærkean-søgninger omfattet af nærværende sag. Da ansøgningen om registrering af

EU-varemærkeansøgning Varemærkeansøgningsnr. 1 (fremlagt som Bilag 8(E283) ) blev of-

fentliggjort, rettede Active Sportswear henvendelse til de sagsøgte via de-res varemærkerepræsentant, patentbureauet Virksomhed A/S ved Euro-pean Trademark and Design Attorney (”varemærkeagent”) Vidne 3

Vidne 3. Dele af korrespondancen er fremlagt somBilag A (E261).

Active Sportswear var angiveligt blevet opmærksomme på de to ansøgnin-ger sagsøgte havde indgivet til EUIPO gennem orientering fra EUIPO til

Active Sportswear. Kopi af disse notifikationer er fremlagt sombilag G

(E241) og H (E248). Sagsøgerne havde alene indvendinger imod den ene af de offentliggjorte ansøgninger og de varer, som varemærket var søgt regi-streret for. Efter korrespondance herom blev parterne enige om at løse tvi-sten ved, at de sagsøgte begrænsede listen over de ansøgte varer ved at fjerne omkring 500 varer fra ansøgningen, hvorefter Active Sportswear ac-cepterede resten af de ansøgte varer. Active Sportswear sendte selv en liste over alle de varer, som var inkluderet i sagsøgtes varemærkeansøgning, hvor de har markeret de varer, som skulle slettes. De resterende varer skulle altså ikke slettes og kunne gennemføres til registrering. Der var tale om yderst specifikke krav. Listen blev vedhæftet mailen fra Active Sport-swears VAREMÆRKEAGENT som fremgår af side 10 i Bilag A (E271). Den

fremsendte liste er fremlagt somBilag L (E274). De sagsøgte bekræftede, at

de ville fjerne de omkring 500 varer og gjorde det herefter. Active Sportswears meddelte den 6. februar 2018, at:

”Thank you for your confirmation. My client is very grateful for your client’s cooperation in this matter, and will not file the opposition as agreed.

Dette opfattede de sagsøgte – med rette – som en accept af, at de sagsøgte opnåede beskyttelse for deres varemærke for de nu godkendte varer i hele EU, og at de kunne anvende mærket.

De sagsøgte har siden da indrettet sig på aftalen og er fortsat med at drive deres virksomheder i overensstemmelse med denne aftale. De sagsøgte har således aldrig markedsført de produkter, som blev begrænset væk fra an-søgningen i 2018, og gør det heller ikke i dag.

Den 22. juli 2021 nedlagde EPC indsigelse imod varemærkeansøgningen FORZA i Storbritannien (Varemærkeansøgningsnr. 2), indleveret af Net World Sports Limited. Det var efter denne iværksættelse af indsigelse, at sagsøgerne kontaktede de sagsøgte og stillede krav om, at de sagsøgte skulle afstå fra at bruge det varemærke, som Active Sportswear udtrykke-ligt havde givet samtykke til blev registreret.

2.3.2. Sagsøgerne kan ikke gøre indsigelse imod de sagsøgtes brug

Det gøres gældende, at sagsøgernes påstande skal nægtes fremme, da par-terne har indgået en bindende aftale, hvorefter de tidligere ejere af sagsø-gers varemærkerettigheder har givet samtykke til de sagsøgtes registrering og brug af de omtvistede varemærker, jf. korrespondancen fremlagt i Bilag A. Sagsøgerne er dermed afskåret fra at påtale de påståede krænkelser, så længe aftalen ikke er misligholdt af de sagsøgte. Subsidiært gøres det gæl-dende, at korrespondancen i Bilag A er udtryk for et samtykke i overens-

stemmelse med EU-varemærkeforordningens art. 60(3)(M9), og at de

sagsøgte er berettiget til at anvende det varemærke, som der er givet samtykke til for de varer, som det er registreret for.

En EU-varemærkeregistrering kan ikke erklæres ugyldig af en part, som har givet udtrykkeligt samtykke til dets registrering, jf. EU-varemærkefor-ordningens art. 60(3). Der stilles ingen formkrav til et samtykke. De eneste krav er, at samtykket er klart, præcist og ubetinget. Det er ikke et krav, at samtykkeerklæringen er underskrevet (ej heller, at den er skriftlig), jf. en lang række EU-domme, fx T-638/15 (M61), T-258/13 (M76), T-278/13 (M84) og T-28/09 (M146), hvor der ikke var indgået en skriftligt underskrevet af-tale, men hvor det ud fra omstændighederne og parternes ageren kunne konstateres, at der var givet samtykke.

Korrespondancen i 2018 (Bilag A) foregik med Active Sportswears vare-mærkeagent registreret i EUIPOs register. Som det fremgår af korrespon-dancen krævede Active Sportswear ikke, at de sagsøgte underskrev en samtykkeaftale, men da korrespondancen har været ført mellem to juridi-ske repræsentanter, som det forventes er bekendt med kravene til samtykke i EU-varemærkeforordningen og, hvordan både samtykkeerklæ-ringer og sameksistensaftaler affattes, må det have stået klart for parterne, at de indgik en sameksistensaftale og, at de almindelige vilkår for en sådan aftale binder parterne såvel som senere erhververe af varemærkerettighe-derne.

At give eksplicit samtykke til en varemærkeregistrering giver indehaveren en (ene)ret til at bruge mærket for de varer og tjenesteydelser, som det er registreret for. De sagsøgte har ikke blot en ret til at bruge deres registre-rede mærker, de har endda en pligt til at gøre det, jf. EU varemærkeforord-ningens art. 18 (M7). Det var åbenlyst for Active Sportswear, at de sagsøgte ville bruge det varemærke, som de fik samtykke til at få registreret.

På tidspunktet for korrespondancen, havde de sagsøgte i flere år anvendt det omtvistede mærke. Selvom korrespondancen angik varemærkeregistre-ringen fremlagt som Bilag 8 (E283), var Active Sportswear (og sagsøgerne) også bekendt med sagsøgtes varemærkeregistreringen fremlagt som Bilag 7 (E243) for varemærket FORZA Fighting Gear, idet de også havde modtaget

notifikation om denne varemærkeansøgning, jf. Bilag G(E241).

Det taler særligt for, at der er givet et samtykke til registreringerne og brug af varemærkerne, at:

Der er personsammenfald med en person, der både har været direk-tør og bestyrelsesformand hos Active Sportswear og sagsøger Sports Group Denmarks, og

Active Sportswear var repræsenteret ved en varemærkeagent og at de samtidig havde modtaget notifikation om ansøgningerne, jf. bi- lag G (E241) og H (E248).

Det har stået Active Sportswear klart, at det samtykke, de gav i korrespon-dancen i Bilag A, omfattede både de sagsøgtes brug af det omtvistede mærke og alle tidligere rettigheder, herunder varemærkeregistreringen fremlagt som Bilag 7 (E243) og brug af EU-varemærkerne i overensstem-melse med EU varemærkeforordningens art. 18(1), litra a.

Aftalen var også fornuftig og ikke skævvridende for parterne. Parterne havde ikke den samme omsætningskreds. Det ses heller ikke dokumente-ret, at der er nogen forbrugere, der har forvekslet mærkerne. De sagsøgtes brug af deres varemærke har ikke gjort skade på sagsøgernes varemærkes essentielle funktion, nemlig at indikere oprindelse. Sagsøgerne har heller ikke lidt nogen dokumenteret økonomisk skade i alt den tid de sagsøgte har brugt de omtvistede mærker.

Da aftalen må anses indgået i henhold til dansk ret følger det af dansk afta-leret at eventuelle uklarheder skal fortolkes i forhold til parternes kendelige forventninger og almindelige krav for tilsvarende aftaler. Almindelige vil-kår for en sameksistensaftale omfatter sædvanligvis:

At parterne også ville være afskåret fra i fremtiden at påtale den an-den parts brug så længe, brugen sker i overensstemmelse med afta-len – hvilket formodningsvist må være, at hver part skulle afstå fra at bruge deres varemærker for den anden parts kernevarer og tjene-steydelser.

At aftalen er uopsigelig, idet aftalens formål ellers ville være kom-promitteret (nærmere herom nedenfor)

At aftalen også vil være bindende for senere erhververe af vare-mærkerettighederne

Sagerne R 946/2007-2, R 1151/2007-2 (VISONIC) (M316) er sammenlignelig med denne sag, selvom de angik en sag om administrativ ophævelse. I EU-IPOs retningslinjer, afsnit 4.5.1.2. er sagens relevans således opsummeret (M354-355):

”Indgiveren af annullationsbegæringen fremsatte udtrykkeligt tilbud om "at tage indsigelsen tilbage" mod begrænsningen af fortegnelsen

over varer, der var ansøgt om fra indehaverens side. Appelkammeret bemærkede, at det entydige tilbud, der svarer til den efterfølgende begrænsning af varefortegnelsen, blev retligt bindende, så snart det blev accepteret af indehaveren. Det blev endegyldigt udført af den udtrykkelige, betingelsesløse (når betingelsen om begrænsningen var blevet opfyldt) og utvetydige tilbagetagelse af indsigelsen, der blev indgivet af den part, der begærer om annullation. Under hensyntagen til ovenstående konkluderede appelkammeret, at indgiveren af an-nullationsbegæringen udtrykkeligt og utvetydigt godkendte registre-ringen af det omtvistede EU-varemærke, som derfor ikke burde være blevet erklæret ugyldigt ved den omtvistede afgørelse [...] (præmis 27, 30 og 31).”

Det samme gør sig gældende i denne sag, hvor Active Sportswear tilbød at afstå fra at påtale de sagsøgtes varemærker, såfremt de sagsøgte begræn-sede de ansøgte varer, som det blev foreslået. De tidligere rettighedshavere bekræftede også skriftligt, at de ikke ville nedlægge indsigelse.

2.3.3. Aftaler om samtykke til varemærkeregistreringer er uopsigelige

Sagsøgerne har anført i replikken i denne sag, at ”det ikke (er) korrekt, når de sagsøgte i sit svarskrift påstår at licensrettigheder eller samtykke til regi-streringer per definition skulle være uopsigelige.”

Der er ikke tale om en licensrettighed i denne sag, hvorfor reglerne og prin-cipperne herfor er uden betydning.

Samtykke til registreringer er bindende og uopsigelige, idet de i modsat fald ville være helt uden betydning. Formålet med varemærkeforordnin-gens art. 60(3) ville forspildes, hvis en varemærkeindehaver blot kan fra-kalde sit samtykke – selv hvis det er gjort med et vist varsel. Det ville også være uhensigtsmæssigt og urimeligt for den part, der har fået samtykke til registreringen af et varemærke, hvis denne part begynder at indrette sig ef-ter samtykket, gør brug af mærket og investerer i det, hvorefter den anden varemærkeindehaver ensidigt frakalder samtykket.

Principperne anvendt i sagerne R 946/2007-2 og R 1151/2007-2 (Visonic / Vi-sionic) (M316) er relevante:

(M329)

”30. In the present case the renunciation of the right to oppose the contested CTM application was expressed unequivocally by the can-cellation applicant’s offer, made on 30 May 2002, ‘to withdraw their opposition’ in exchange for the corresponding limitation of the list of goods on the part of the proprietor and that the unequivocal offer,

corresponding to the subsequent limitation,became legally binding

as soon as it was accepted by the proprietor and conclusively exe-cuted by the express, unconditional (once the condition of the limi-

tation had been fulfilled) and unequivocal withdrawal of the oppo-sition filed by the cancellation applicant on 8 August 2002.

31. It follows from all the foregoing considerations that the cancella-tion applicant consented expressly and unequivocally to the registra-tion of the contested CTM, which therefore should not have been de-clared invalid by the contested decision pursuant to Article 52(3) CTMR. The cancellation applicant was therefore prevented from lodging the invalidity request pursuant to Article 52(3) CTMR, which incorporates the principle nemo potest venire contra factum pro-prium, which is a corollary of the principle of good faith, according to which the cancellation applicant cannot go against its own acts and frustrate the legitimate expectations given to the other party to the consented agreement. ”

De sagsøgte har i denne sag en ganske berettiget forventning om, at de kan gøre brug af det varemærke, der er blevet givet samtykke til registrering af, og at dette samtykke ikke ensidigt kan tilbagekaldes, hvilket vil resultere i et stort og urimeligt tab for de sagsøgte.

Det fastholdes derfor, at aftalen om samtykke til registrering af varemærket og den sameksistensaftale, der udspringer heraf, ikke kan tilbagekaldes en-sidigt.

Da sagsøgerne erhvervede de påberåbte varemærkerettigheder, gjorde de det med de forpligtelser som fulgte med, herunder også evt. sameksistens-aftaler. Det obligationsretlige princip om, at erhververen ikke får bedre ret end overdrageren, jf. analog anvendelse af gældsbrevslovens § 27, finder anvendelse her.

2.3.4. De sagsøgtes brug har været og er fortsat i overensstemmelse med samtykket

Sagsøgerne har gjort gældende, at det givne samtykke til registrering af va-remærket ikke omfatter de sagsøgtes brug af varemærket, og har hertil hen-vist til sag T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA (M94).

Udover at dette bestrides af de sagsøgte bemærkes, at Pensa sagen dog ikke er sammenlignelig med nærværende sag. Der var tale om en sameksistens-aftale, der var 8 år gammel, hvor der var givet samtykke til ét varemærke (nærmere oplysninger om den indgående sameksistensaftale, og hvor be-grænsende den har været, fremgår desværre ikke af dommen).

I dommen fandt retten, at der ikke var givet samtykke til registreringen af to helt nye varemærker, som først blev søgt registreret 8 år efter. Til sam-menligning er det væsentligt, at de sagsøgtes brug fulgte lige efter samtyk-ket blev givet.

I den ovennævnte sag var der dog væsentlig forskel imellem det mærke, der blev indgået sameksistensaftale for og det senere ansøgte varemærke:

Der var tale om to figurmærker, hvis eneste lighed var de to ord. De to fi-gurmærker var dog væsentligt båret af figurlige elementer, som er helt for-skellige fra hinanden. Det ene mærkes brug ville ikke opfylde brugspligten for det andet, idet mærkets særprægede elementer ikke går igen.

Det samme er ikke tilfældet i denne sag. Her er der givet samtykke til regi-

streringen af figurmærketfor blandt andet tøj.

Ordet ”Sportswear” er det eksakte ord for de varer, som søges beskyttet, hvorfor det er beskrivende og mangler særpræg. I figurmærket er det også ordet FORZA, som er det dominerende ord. Sportswear er næsten utyde-ligt småt. Det figurlige element, en stjerne, er ikke dominerende eller sær-ligt iøjnefaldende.

Det kan derfor udledes, at det særprægede element i det varemærke, som der er givet samtykke til, er ordet FORZA. Modsat den ovennævnte sag

ville fx brugspligten for være opfyldt ved brugen af ordet FORZA alene (selvom de sagsøgte også har opfyldt brugspligten ved di-

rekte brug af), jf. EU varemærkeforordningens art. 18(1), litra a.

For så vidt angår det figurmærke, der blev givet samtykke til, overfor det nye ordmærke i PENSA-sagen var der flere, fremtrædende figurlige ele-menter i det varemærke, der blev givet samtykke til, hvorfor figurmærkets særpræg var væsentligt båret af figurlige elementer (modsat det figur-mærke, der blev givet samtykke til i denne sag).

Herudover er der også en væsentlig forskel i, at man i PENSA-sagensøgte

om registrering for det senere ordmærke, mens de sagsøgte i denne sag alene har brugt FORZA alene. Forskellen er afgørende, idet en varemærke-

registrering giver indehaveren både ret og pligt til at bruge det registrerede mærke. Det giver ikke en ret til at registrere et andet varemærke, selvom dette andet varemærke kunne opfylde brugspligten for det tidligere vare-mærke. Dermed havde PENSA PHARMA ikke fået samtykke og ret til at

registrereog PENSA (w), men PENSA-sagen siger dog intet om,

hvorvidt ejeren kunne have brugt de to mærker.

Det ses ganske tydeligt, at Pensa Pharma, SA anvender bådeog

PENSA PHARMA (w) i vid udstrækning til trods for, at de ikke kunne re-

gistrere varemærkerne (dokumenteret medBilag N (E3: 1598) ). Det gøres

gældende, at grunden til dette er, at bådeog PENSA PHARMA (w)

udgør reel brug afhvilket de har ret til.

Der henvises til reglerne for opfyldelse af brugspligten, idet dette er en le-detråd for, hvornår man har gjort reel brug af et registreret varemærke. I denne sag konstituerer brugen af FORZA reel brug af varemærket

. Dette var eller burde have været klart for indehaveren, da de

gav samtykke til registreringen af- især taget i betragtning af, at

de var repræsenteret af en varemærkeagent.

At sagsøgerne sondrer imellem hhv. registreringen og brugen af varemær-ket i forhold til samtykket stemmer ikke i overens med, hvilke rettigheder og pligter, der reelt følger med en varemærkeregisterering (som man har givet samtykke til). Som gennemgået i svarskriftet, giver en varemærkere-gistrering eneret til at bruge mærket. Der følger endda en brugs pligt med en varemærkeregistrering, hvor manglende brug kan lede til fortabelse af ret-ten og registreringen. Et samtykke til registrering af et varemærke indebæ-rer dermed klart et samtykke til brugen af varemærket i overensstemmelse med de regler og pligter, der følger med. Derfor er det relevant at se på om de sagsøgtes brug af varemærket er i overensstemmelse med, hvad der konstituerer reel brug af varemærket til opfyldelse af brugspligten. Som an-ført ovenfor, har de sagsøgtes brug af FORZA alene i nogle tilfælde også

konstitueret reel brug af det registrerede varemærkeog brugen

af FORZA alene er derfor også omfattet af det samtykke, der er givet.

Da det varemærke, der er givet samtykke til, er næsten identisk med de to øvrige varemærker, som er registreret af EPC i EU, og da Active Sport-swear eller sagsøgerne nogensinde før har gjort indsigelse imod disse vare-mærker, har de sagsøgte en berettiget forventning om, at det givne samtykke også omfatter disse næsten identiske varemærker. Der er tale om disse to varemærker:

egentlig også har ret til at udlicensere deres varemærkerettighed uden, at det ville udgøre en misligholdelse af aftalen med sagsøgerne. Det kommer ikke sagsøgerne ved. EPC har dog ikke licenseret deres varemærke og de påtænker ikke at gøre det på nuværende tidspunkt.

Det gøres subsidiært gældende, at Forza Fighting Gears brug af det omtvi-stede varemærke udgør reel brug af varemærket for EPCs vedkommende, hvorfor det også udgør en brug, der er givet samtykke til, jf. EU varemær-keforordningens art. 18(2).

Det fremgår af EUIPO Guidelines 2.9.2, i relation til om andre selskabers brug af varemærke udgør reel brug, at:

”Use by companies economically related to the trade mark propri-etor, such as members of the same group of companies (affiliates, subsidiaries, etc.) is similarly to be considered as authorised use.”

Det fremgår af sag T-278/13, præmis 38 (M90), at:

“As regards the intervener’s claim that it consented to all of the uses of the contested mark by UK Broadband, it must be noted that the use of a trade mark by a company which is economically linked to the proprietor of the mark is presumed to be use of that mark with the consent of the proprietor and is therefore to be deemed to con-stitute use by the proprietor, in accordance with Article 15(2) of Reg-ulation No 207/2009 (judgment of 17 February 2011 in J & F Partici-pações v OHIM — Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, EU:T:2011:47, paragraph 32).”

EPC og Forza Fighting Gear er en del af samme koncern og har samme ejer. De er økonomisk beslægtet på en sådan måde, at Forza Fighting Gears brug af det varemærke, der er givet samtykke til, konstituerer reel brug, som op-fylder EPCs brugspligt. Dette må være et ledende kriterium for, om regi-streringen og brugen er i overensstemmelse med det samtykke, som er gi-vet. Derfor har Forza Fighting Gear kunnet bruge det registrerede vare-mærke.

Det bemærkes, at Forza Fighting Gear blev etableret før, der blev givet samtykke af Active Sportswear.

Der er ingen hensyn, der taler for, at sagsøgerne ikke skulle tåle Forza Figh-ting Gears brug af det omtvistede mærke, idet der er tale om et EU-vare-mærke. Det er eller måtte være klart for Active Sportswear, at de ved at give samtykke til registreringen af et EU-varemærke kunne forvente, at mærket ville bruges på tværs af hele EU. Det bør i denne sammenhæng være ligegyldigt om varemærket bruges af et cypriotisk eller hollandsk sel-skab. Det er også ligegyldigt, om Active Sportswear (eller sagsøgerne for den sags skyld) har forskellige forventninger til, hvilket omfang varemær-

ket bruges geografisk. Sagt på en banal måde: sagsøgernes varemærke, hvis det reelt var ”krænket” , ville ikke være mere ”krænket” af, at Forza Figh-ting Gear har brugt det omtvistede varemærke.

Såfremt der måtte være bekymringer om noget af ovenstående og det som er anført i sagsøgernes replik, skulle dette være indgået i forhandlingerne op til dagen, hvor samtykket blev givet, og inkluderet i aftalen, men der blev ikke stillet nogle betingelser til brugen ud over, at en lang række varer skulle slettes fra ansøgningen og derfor ikke måtte bruges.

2.4. De sagsøgte udøver ikke de handlinger, som søges forbudt

2.4.1. De sagsøgte markedsfører sig ikke i Danmark og sælger ikke til Danmark

Selv hvis retten skule nå frem til, at de sagsøgtes brug ikke er omfattet af den aftale om sameksistens og/eller samtykke til registrering og brug, som de tidligere rettighedshavere har givet, gør de sagsøgte gældende, at sagsø-gernes påstande skal nægtes fremme, idet de sagsøgte ikke udøver de handlinger, som søges forbudt.

EPC er en virksomhed hjemhørende i Cypern, som er specialiseret i engros-distribution af veletablerede produkter af andre mærker, samt produkter af egne mærker, heriblandt Forza Fighting Gear.

Forza Fighting Gear er en virksomhed hjemhørende i Holland, som sælger beklædning og tilbehør til boksning og kampsport.

Udklip fra Forza Fighting Gears Facebookside er fremlagt somBilag B

(E1727). Det fremgår af udklippet, at Facebooksiden blev oprettet den 8. april 2016.

De sagsøgte har ingen tilstedeværelse i Danmark og sælger ikke varer til Danmark. Sagsøgerne har under denne sag forsøgt at dokumentere, at sagsøgte skulle sælge varer til Danmark eller i det mindste retter sin mar-kedsføring mod Danmark i et sådant omfang, at der er værneting i Dan-mark. De sagsøgte har under sagen gjort gældende, at sagsøgerne ikke har løftet bevisbyrden for dette. De sagsøgte har under sagen fremlagt flere bi-lag og oplysninger som viser deres manglende tilstedeværelse i Danmark og manglende markedsføring til danske forbrugere:

• Bilag C (E1723): Udklip fra bestillingssiden fra Forza.eu, hvor alle

lande i verden kan vælges til levering. For eksempel ses det i Bilag C, at landene Sverige, Schweiz, Syrien, Taiwan og Tajikistan kan vælges. Dette kommer alene af den skabelon tilbudt af den plat-form, som Forza Fighting Gear har valgt til deres webshop, hvilket Vidne 2 afgav forklaring om under første hovedforhandling, jf. side 29 i kendelsen (E34). Retten lagde også denne forklaring til

grund i sin kendelse, jf. side 56 (E61), og da der ikke har ændret sig noget siden da, kan retten fortsat lægge dette til grund.

o Andre relevante forhold: Det er ikke muligt at omregne va-

lutaen ved køb til DKK, og hjemmesiden kan i øvrigt alene læses på hollandsk og engelsk. Der tilbydes på webshoppen gratis levering til hollandske adresser, hvis man bestiller for over EUR 25, hvilket der også reklameres for i topbanneret på hjemmesiden. Det samme tilbydes ikke danske adresser.

• Bilag D (E235): En geografisk oversigt over de sagsøgtes salg i alt.

De sagsøgte har ikke solgt et eneste produkt til Danmark. De sagsøgtes største marked er Holland. Retten lagde i sin kendelse til grund, at sagsøgerne ikke har dokumenteret salg i eller til Dan-mark, jf. kendelsens side 57 (E62). Da der fortsat ikke har været solgt produkter i eller til Danmark, kan det samme lægges til grund (de sagsøgte vil behandle sagsøgernes mislykkede forsøg på testkøb nedenfor).

o Sagsøgerne har under sagens anden behandling opfordret

de sagsøgte til at rekvirere og fremlægge revisorpåtegnede salgstal. De sagsøgte fandt dette overflødigt. I Holland er der først krav om at udstede fakturaer 30 dage efter leverin-gen af produkter. Der er derfor ingen fakturaer for køb fra Danmark. Heller ikke for de mislykkede testkøb, da de er blevet afvist før, de blev indsat i bogføringen. Revisoratteste-rede salgstal vil vise, at der ikke er solgt varer til Danmark, men da sagsøgerne hverken har bevist eller sandsynliggjort, at der er solgt et eneste produkt til Danmark, finder de sagsøgte det overflødigt.

• Bilag E (E236): Besøgsdata fra Forza.eu. Hjemmesiden er alene ble-

vet besøgt af 28 besøgende fra danske IP-adresser, hvoraf 71,43% bouncede, hvilket betyder, at de ikke nåede frem til hjemmesiden. Der har altså reelt været 8 besøgende fra Danmark på Forza.eu i hele 7 år. De besøgende har i gennemsnit brugt 13 sekunder på hjemmesiden, hvilket indikerer, at de fleste brugere ikke nåede læn-gere end forsiden.

o Sagsøgerne har i sagens anden behandling opfordret de

sagsøgte til at fremlægge reviderede tal og til at forklare, hvorfor der på bilaget fremgår omsætninger på nul. De sagsøgte henviser til, at retten allerede har truffet en afgø-relse, hvor de fandt, at der ikke var målrettet markedsføring i Danmark. Da intet har ændret sig siden da, ud over sagsø-gernes mislykkede forsøg på testkøb, finder de sagsøgte det ikke nødvendigt at fremlægge nye besøgsstatistikker. Bilag E er trukket fra et system, der viser trafikbesøgende og ikke

salgsoplysninger. De sagsøgte har ikke knyttet salgsoplys-ninger til dette system og derfor står der 0 EUR i omsætning ud fra samtlige lande – hvilket selvsagt ikke er korrekt. Bilag D viser salgstallene.

• Bilag F (E1701): En række eksempler på opslag på de sagsøgtes Ins-

tagram-profil og dertilhørende brugerinteraktion. På side 1 ses hvilke lande de fleste følgere kommer fra. Størstedelen er fra Hol-land. Danmark er ikke engang i top 5, selvom det femte største land kun har 3,3% af følgerne. Der er formentlig tale om ingen eller næ-sten ingen følgere fra Danmark. På side 2 og 3 ses, hvor brugerne, som opslagene har nået ud til (såkaldt ”Reach”), er fra. Danmark er igen ikke i top 5, selvom det femte største land er på kun 3%. Igen formodes det, at opslagene er nået til ingen eller næsten ingen dan-ske brugere. På side 4-9 ses repræsentative eksempler på Instagram opslag. Det bemærkes, at halvdelen af opslagene er på hollandsk og den anden halvdel er på engelsk. Det samme kan groft siges om hele Instagramprofilens opslag.

De ovennævnte bilag viser klart, at de sagsøgte hverken er til stede i Dan-mark eller har markedsført produkter til danske forbrugere.

Sagsøgerne har opfordret de sagsøgte til at afgive en bindende proceser-klæring om, at al salg og markedsføring af de påtalte mærker er ophørt for så vidt angår det danske territorium. Da de sagsøgte aldrig har solgt eller markedsført produkter i eller til det danske territorium, kan de sagsøgte ikke erklære, at de er ’ophørt’ med det.

Det følger tillige af retspraksis, at en sagsøger ikke som en betingelse for, at der ikke nedlægges forbud, kan kræve at en anden part pålægges at afgive bindende proceserklæringer om handlinger, som den pågældende part ikke udfører. Det er sagsøger, der har bevisbyrden for, at en retsstridig handling finder sted, eller vil finde sted, og denne bevisbyrde har sagsøger ikke løf-tet. Bevisbyrden kan heller ikke løftes ved at henvise til, at sagsøgte ikke ønsker at afgive en proceserklæring om at afstå fra handlinger, som sagsøgte ikke har foretaget.

Sagsøgerne opfordrede også de sagsøgte til at erklære, at man har imple-menteret automatiserede processor for at sikre, at danske forbrugere ikke kan købe de sagsøgtes produkter, herunder om de kontraktuelt har forplig-tet eller opfordret Intersport og Sport2000 til ikke at afsætte de pågældende varer i Danmark.

Som også forklaret under sin vidneafhøring under hovedforhandlingen i sagens første behandling, har Vidne 2 styr på al levering udenfor Hol-land, idet han selv – manuelt – indsætter HS koden (”Harmonized Commo-dity Description and Coding System”) til eksportlevering uden for Hol-land. Vidne 2 forestår denne opgave, og i hans fravær, er opgaven over-

ladt til andre medarbejdere, som er i stand til at gøre dette. Derfor ved Vidne 2, om der er valgt levering till Danmark, og han vil altid kunne forhin-dre, at varer sendes til Danmark. Sagsøgerne kan undre sig så meget de har lyst til over denne fremgangsmåde, men det ændrer ikke på, at det er sådan de sagsøgte håndterer udenlandske ordrer. De sagsøgtes salg ud over Hol-land har været relativt beskedent, hvorfor det ikke er nogen administrativ tung opgave at manuelt indsætte HS-koder på ordrer til udlandet, inklu-sive Danmark.

For så vidt angår Intersport og Sport2000:

At de sagsøgte har forhandlet med de store internationale kæder Intersport og Sport2000 er ikke ensbetydende med, at produkterne vil blive solgt eller potentielt vil sælges til danske forbrugere. Intersport er en frivillig kæde, jf. Bilag M (E1891). Der er intet, der indikerer, at franchisetagerne i Danmark skulle kunne tage de sagsøgtes produkter ind i sortimentet. Det er et fak-tum, at dette ikke er sket og der er heller ikke planer herfor. Der er heller ikke fælles indkøb for butikkerne, hvorfor de sagsøgtes forhandlinger med importører i andre lande ikke betyder, at produkterne vil markedsføres og sælges i Danmark. Det samme gør sig gældende for Sport2000, som ejer Sportmaster butikkerne i Danmark.

De sagsøgtes formål med forhandling med disse kæder var ikke salg i Dan-mark og det er sagsøgerne, der har bevisbyrden for det modsatte.

De sagsøgte gør i øvrigt gældende, at Sø- og Handelsretten allerede har ta-get stilling til spørgsmålet om forhandling med Intersport og Sport2000-kæderne, hvor de lagde til grund, at (E62)

”at lokale Intersport-butikker kan forhandle brands eksklusivt uden, at Intersports hovedkontor er involveret i processen, samt at tilstede-værelsen af et brand i Intersport-butikker i et andet land ikke auto-matisk betyder, at brandet forhandles i eksempelvis danske Inter-sport-butikker”

Da der ikke er fremlagt noget nyt omkring dette, giver det ikke anledning til, at retten behøver at revurdere det. Retten kan fortsat lægge det samme til grund.

Sagsøgerne gør gældende, at det er urimeligt, at forbuddet skulle kræve ”en mere overhængende fare” end den tærskel, som retten anvendte i denne sag ved at lægge til grund, at der ikke var fare for krænkelse af sagsøgernes rettigheder i Danmark – navnlig med henvisning til forhand-lingerne med Intersport og Sport2000. De sagsøgte gør gældende, at det modsat ville være meget urimeligt og byrdefuldt, hvis den blotte forhand-ling med store internationale kæder i et helt andet land og med den mang-lende ’risiko’ for at produkterne ville blive købt ind af danske butikker, skulle være nok til at løfte bevisbyrden for en overhængende fare. Der må

og bør kræves en nærmere overhængende fare, fx at man har forhandlet med en konkret dansk butik eller at der var konkrete indicier for, at varer ville nå danske butikker, men det er ikke dokumenteret på nogen måde i denne sag.

2.4.2. De sagsøgtes mislykkede forsøg på testkøb

De sagsøgte har ihærdigt og af flere omgange forsøgt at foretage testkøb på de sagsøgtes hjemmeside. Dette er det eneste nye siden rettens kendelse under sagens første behandling. Samtlige testkøb er mislykkedes, idet de sagsøgte straks har afvist købsanmodningerne og sendt meddelelse herom til testkøberne. Det samme ville være sket, hvis andre danskere havde for-søgt at købe varer. Ingen varer er blevet leveret til Danmark. Det har sagsø-gerne ikke bevist og det kan de heller ikke.

Det første mislykkede forsøg på testkøb er dokumenteret medBilag 21

(E1907). Testkøbet blev afvist med det samme, jf.Bilag U (E1912). E-mailen

på side 3 i Bilag 21 (E1909) er ikke en ordrebekræftelse. Emnet på e-mailen er ”Bedankt voor het aanmaken van Person 8 een nieuwe be-stelling geplaatst #51375 op uw winkel,” hvilket oversættes til ”Tak fordi du oprettede Person 8 en ny ordre #51375 på din butik” . Det fremgår af mailen, at ”Your request has been received in good order and will be processed as soon as possible by the Forza Team.” Mailen er altså en bekræftelse på, at ordren er oprettet, men ikke at den er godkendt og at va-rerne ville blive sendt. Der er tale om en automatiseret e-mail, som ikke er behandlet på nogen måde. Der er således ikke tale om en decideret ordre-bekræftelse.

Sagsøgerne har gjort gældende, at ordren alene blev annulleret på instruks fra de sagsøgtes advokater. Dette er ikke korrekt. Forløbet beskrives nær-mere herunder:

Ordren blev afgivet på en helligdag (Anden pinsedag), og blev derfor først set og behandlet af de sagsøgte morgenen efter. De sagsøgte tager ellers ikke normalt 22 timer om at behandle en indkommen ordre. Straks de

sagsøgte så ordren, annullerede de den (Bilag U (E1912) ) og pengene blev

frigivet (autorisation herfor fremlægges somBilag V (E1917)). Det var først

efter, at ordren var annulleret af Vidne 2, at Vidne 2 informerede

sine advokater om ordren, hvilket dokumenteres medBilag W (E1918). De

sagsøgte kan også oplyse, at hverken de sagsøgte eller de sagsøgtes advo-kater var bevidste om, at ordren var kommet fra sagsøgerne, da de endnu ikke havde læst sagsøgernes processkrift indleveret i kæresagen sent den aften, hvor ordren blev afgivet. De sagsøgtes advokater havde end ikke op-daget, at der var indleveret et nyt processkrift. De sagsøgtes advokater fik e-mail fra sagsportalen den 7. juni 2022, kl. 17.24 om, at der var nyt på sa-gen (mailen fremlægges som Bilag X (E1919). De sagsøgtes advokater blev først bekendt med processkriftet dagen efter, den 8. juni 2022, da kontorets

Sagsøgernes anbringender i kæresagen om den danske Forbrugerombuds-mands praksis og vejledning for at hæve betaling inden afsendelse er uden relevans for denne sag, da de sagsøgte hverken markedsfører eller sælger produkter i Danmark eller til danske forbrugere. Den danske Forbrugerom-budsmands praksis kan ikke gøres gældende over for en udenlandsk virk-somhed, der ikke har nogen relation til Danmark.

Det kan lægges til grund, at intet har ændret sig siden Sø- og Handelsret-tens første behandling af denne sag, idet der stadig ikke er leveret varer. Det eneste nye er, at der er en endnu stærkere formodning for, at der ingen risiko er for, at varer vil leveres til Danmark, når nu samtlige forsøg på test-køb er afvist, inden de blev behandlet.

2.4.3. De sagsøgtes adfærd nødvendiggør ikke, at der meddeles forbud

Sagsøgerne har alene med Bilag 11 (E1690) og 12 (E1714) og de mislykkede forsøg på testkøb (hvoraf det kun er sidstnævnte, der er nyt i forhold til ret-tens første behandling af sagen) gjort gældende, at de sagsøgte har mar-kedsført deres produkter til danske forbrugere. Det bestrides af de sagsøgte, som gør gældende, at de ikke på nogen måde markedsfører eller sælger varer bærende FORZA varemærket i Danmark. Det gøres supple-rende gældende, at de heller ikke tidligere har foretaget de konkrete hand-linger. Dermed er betingelserne for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt.

Selv hvis de sagsøgte skulle have markedsført produkter til danske forbru-gere, hvilket de beviseligt ikke har, så har parterne indgået en gyldig sa-meksistensaftale eller givet samtykke til registrering og brug, der afskærer sagsøgerne fra at påtale de sagsøgtes brug af sine registrerede varemærker, så længe aftalen ikke er misligholdt af de sagsøgte, hvilket den ikke er.

Til sidst har de sagsøgtes adfærd heller ikke ændret sig på noget tidspunkt. De sagsøgte har altid brugt sine varemærker på samme måde og til de samme varer, som ikke er sammenfaldende med sagsøgernes brug af deres eget mærke. De sagsøgtes adfærd ændrede sig ikke, da de ansøgte om vare-mærkerne i EU i 2017 og heller ikke efter den indgåede aftale med sagsø-gerne. Der er heller intet nyt i de sagsøgtes adfærd i dag efter sagsøgerne indledte denne sag imod de sagsøgte sidste. De sagsøgte har aldrig fundet det problematisk at sameksistere med de tidligere rettighedshavere eller sagsøgerne.

At de sagsøgtes adfærd ikke har ændret sig taler for, at det ikke er nødven-digt med denne forbudssag. Især ikke når sagsøgerne samtidig anlagde en civil sag imod de sagsøgte om den helt samme tvist.

Det gøres dermed gældende, at sagsøgernes påberåbte rettigheder efter så-vel varemærkeloven som markedsføringsloven ikke er krænket.

De sagsøgte har ikke solgt produkter med det omtvistede produkt i Dan-mark, og allerede af den grund er der ikke sket en krænkelse af de på-beråbte rettigheder. De sagsøgte har ikke erhvervsmæssigt brugt det omtvi-stede mærke i Danmark. De har heller ikke markedsført produkter i Dan-mark eller til danske forbrugere på nogen måde.

2.5. Forbudsretlig passivitet: Sagsøgernes mulighed for at opnå sin ret vil ikke forspildes, hvis de henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse

Domstolene har i praksis henvist til, at sagsøgerens mulighed for at opnå sin ret ikke vil forspildes, hvis de henvises til at afvente tvistens retlige af-gørelse, når de finder, at der er indtrådt forbudsretlig passivitet. Det gøres gældende, at der indtrådt forbudsretlig passivitet.

Der er intet nyt i de sagsøgtes adfærd, når det kommer til deres varemær-kebrug FORZA, Forza Fighting Gear og Forza Sportswear. De sagsøgte har

siden april 2016 brugt FORZA i deres markedsføring, jf. Bilag B(E1724).

Der er snart gået 6 år.

Active Sportswear har også før påtalt de sagsøgtes varemærker, hvorefter parterne indgik en sameksistensaftale. Det er ligegyldigt, hvilken juridisk enhed, der ejede sagsøgernes varemærkerettigheder. Sagsøgerne er bundet af aftaler, der er knyttet til de varemærkerettigheder, de har erhvervet. Det må være fuldt forventeligt, at erhververe af immaterielle rettigheder foreta-ger deres due dilligence og accepterer de aftaler, der er knyttet til rettighe-derne, herunder sameksistensaftaler.

Hvis man ser bort fra den gyldigt indgåede aftale imellem parterne, er det et væsentligt moment, at man som rettighedshaver allerede har påtalt en påstået krænkelse og derefter ikke fulgt op på den. Der er gået over 4 år ef-ter den tidligere korrespondance (og aftale herfra) med Active Sportswear. De sagsøgte har i mellemtiden anvendt sine registrerede varemærker i overensstemmelse med den indgåede sameksistensaftale.

Der findes ingen bestemt tidsramme for, hvornår forbudsretlig passivitet indtræder, men retspraksis viser, at der foretages en mere skærpet vurde-ring af passivitet i sager om midlertidigt forbud i forhold til civile sager.

Der henvises generelt til følgende forbudssager om immaterialretlig kræn-kelse, hvor der var indtrådt forbudsretlig passivitet:

•U.2014.3346H (M296): 1 år og 2 måneder.

•U.2022.871Ø (M158): 1 år og 2,5 måneder.

•Sø- og Handelsrettens kendelse, A-22-16 (M251): Lidt under 1 år

•BS-38353/2020-SHR (M179): Flere års drøftelse mellem parterne

Retspraksis viser tydeligt, at det medfører forbudsretlig passivitet at vente 4 år fra den første skriftlige indsigelse til indlevering af en anmodning om

midlertidigt forbud. Hvis man i stedet i et tankespind skulle lægge datoen for sagsøgernes erhvervelse af varemærkerettigheder til grund (oktober 2019), forløb der næsten to år før man påtalte de sagsøgtes brug. Dette ville også have udløst forbudsretlig passivitet, selvom denne dato ikke skal læg-ges til grund.

3. Krav om sikkerhedsstillelse

Såfremt retten imod forventning skulle give sagsøgerne medhold i denne sag, gør de sagsøgte det gældende, at der skal stilles en sikkerhed for dette forbud, jf. retsplejelovens § 415 (M24). Sikkerhedsstillelsen bør ikke være mindre end DKK 1.000.000.

4. Sagsomkostninger

De sagsøgte kræver sig tillagt sagsomkostninger i denne sags anden be-handling i det tilfælde, at retten nægter at fremme sagsøgernes påstande. Sagsomkostningerne bør afspejle, at sagen angår immaterialretlig håndhæ-velse, hvorfor retshåndhævelsesdirektivets art. 14 (M40) skal finde anven-delse og sagsomkostninger skal tillægges i overensstemmelse med sag C-57/15 (United Video Properties) (M52)

Sagsøgerne gør gældende, at det skal lægges de sagsøgte til last, at de ikke frivilligt har givet en bindende proceserklæring om, at de ikke har eller vil markedsføre og sælge produkter til Danmark, idet sagen kunne være und-gået. Dette er en hel urimelig tankegang, som hverken har støtte i retsprak-sis eller lov. De sagsøgte har et helt naturligt behov for at beskytte sig imod påstanden om, at de har krænket sagsøgernes rettigheder, når dette ikke er sandt. Denne sag har også medført, at de sagsøgte nu gerne vil have afgjort om en domstol er enig i, at parterne har indgået en aftale om sameksistens. De sagsøgte sælger ikke til Danmark og har ingen aktuelle planer om det, men de vil ikke bindes af en proceserklæring, når det nu skal afgøres om der er indgået en sameksistensaftale eller ej.

Det er sagsøger, der har anlagt sagerne i Danmark og de har bevisbyrden for, at betingelserne for forbud er opfyldt. Det er alene udfaldet af denne af-gørelse, som kan blive relevant for tilkendelsen af sagsomkostninger. At de sagsøgte forsvarer sig, kan ikke lægges de sagsøgte til last og siger heller intet om, hvorvidt Danmark er et marked for dem eller ej – hvilket sagsø-gerne insinuerer.

De sagsøgte gør gældende, at rettens afgørelse om sagsomkostninger ikke skal ændres.

…”

Rettens begrundelse og resultat

Alle voterende udtaler:

Sameksistensaftale og samtykke

På baggrund af den foreliggende korrespondance mellem parterne og forklarin-gerne afgivet af Vidne 5 og Vidne 3 må retten lægge til grund, at der trods tilløb hertil ikke blev indgået aftale om sameksi-stens eller givet samtykke vedrørende varemærkernes geografiske udstræk-ning.

På denne baggrund finder retten, at der ikke er blevet indgået en bindende sa-meksistensaftale eller anden aftale, hvorefter de tidligere ejere af sagsøgernes varemærker skulle have givet deres samtykke til de sagsøgtes brug af dennes varemærker på den vis, som de sagsøgte har påstået. Det kan således alene læg-ges til grund, at de tidligere ejer gav tilladelse til en delvis registrering uden, at der blev truffet aftale om de sagsøgtes nærmere brug af sagsøgers varemærker.

Varemærkeretlig krænkelse

Sports Group Denmark A/S har efter licens fra Victor Rackets Ind. Corp. ret til erhvervsmæssig brug af rettighederne til EU-varemærkerne ”FORZA” (ord-mærke) og ”FZ” (ordmærke) samt ordmærket ”FZ FORZA” (ordmærke) i hen-hold til licenserklæring af 1. oktober 2021. Varemærkerne blev registeret hen-holdsvis i 1998, 2005 og 2006.

EPC Alternative Source er indehaver af EU-varemærket ” Forza Fighting Gear” (figurmærke), registreret den 12. maj 2017, samt EU-varemærket ”Forza Sport-swear” (figurmærke), registeret den 16. februar 2018. Begge varemærker er un-der ophævelse.

Retten finder, at EPC Alternative Source’s varemærker fremstår visuelt identi-ske, og at varemærkerne således er forvekslelige med de af Sports Group Den-mark A/S’ registrerede varemærker, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2. Retten har herved særligt lagt vægt på, at ordet ”Forza” er den primære bestanddel af EPC Alternative Source’s varemærker.

De sagsøgtes brug af sine varemærker vil således som udgangspunkt udgøre en krænkelse af sagsøgernes rettigheder, ligesom de sagsøgtes brug vil være i strid med markedsføringslovens § 20, såfremt de sagsøgte gør erhvervsmæssig brug af sine varemærker i Danmark.

De sagsøgtes salg af varer i Danmark

Tina Bøggild og Per Håkon Schmidt udtaler:

Vi lægger til grund, at EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV dri-ver hjemmesiden forzaworld.com (tidligere forza.eu), hvorfra det er muligt at få leveret varer til en række lande.

Danmark fremgår som en mulighed i forbindelse med afgivelse af ordrer via hjemmesiden, uanset at Vidne 2 for retten har forklaret, at de sagsøgte ikke på nuværende tidspunkt leverer til Danmark.

Vidne 2 har forklaret, at antallet og udvalget af lande, som der leveres til, er bestemt ud fra de lande, som den leverandør, selskaberne indgik aftale med, potentielt kunne tilbyde levering til, og at listen over mulige leveringslande var en del af hjemmesideskabelonen. Endvidere har Vidne 2 forklaret, at de sagsøgte selskaber ikke har solgt varer til Danmark, og at han i så fald ville vide det, fordi det var hans opgave at indtaste produktets kode, når der blev leveret til andre europæiske lande. Vidne 2 har også forklaret, at de 3 testkøb blev flaget i hans system, fordi betalingsoplysningerne ikke stemte overens med ordrens øvrige oplysninger.

Vi bemærker, at testkøbet foretaget den 6. juni 2022 viser, at Danmark ikke alene fremgår af hjemmesideskabelonen, men at der også kan gennemføres et køb med betaling, som det fremgår af transaktionsoversigten fra Sydbank. I det konkrete tilfælde var proceduren, at Vidne 2 dagen efter købet manuelt an-nullerede ordren. Beløbet blev herefter refunderet, som beskrevet i e-mail af 7. juni 2022 fra Vidne 2 til Person 8.

På baggrund af Vidne 2s forklaring samt dokumentationen vedrørende det foretagne testkøb af 6. juni 2022 lægger vi derfor til grund, at det er muligt at fo-retage et køb på forzaworld.com med angivelse af en adresse i Danmark som le-veringssted.

Vi finder på den baggrund, at de sagsøgte ikke har iværksat tilstrækkelige for-anstaltninger med henblik på sikkert at forhindre salgshandlinger til Danmark, og der må antages at være reel risiko for, at der kan ske levering til Danmark, uanset de af de sagsøgte iværksatte foranstaltninger.

Vi finder det herefter sandsynliggjort, at de sagsøgtes adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud i overensstemmelse med sagsøgernes påstand 1 og 2, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2, samt at sagsøgernes mulighed for at opnå deres ret vil forspildes, hvis sagsøgerne henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf. § 413, nr. 3.

Idet vi ikke finder, at sagsøgerne har udvist forbudsretlig passivitet, er betingel-serne for at meddele forbud herefter opfyldt. Vi stemmer derfor for at tage på-stand 1 og 2 til følge.

Vi finder efter en samlet vurdering af de sparsomme oplysninger, der foreligger om de mulige skadevirkninger, at de anførte midlertidige forbud skal nedlæg-ges mod krav om en sikkerhedsstillelse på 100.000 kr.

Med hensyn til sagsøgernes påstand 3 omfatter denne de sagsøgtes forhandlere i Danmark. Som sagen er forelagt og på baggrund af forklaringen fra Vidne 2, finder vi det ikke godtgjort, at de sagsøgte har forhandlere i Danmark. De sagsøgte frifindes derfor for denne påstand.

Peter Juul Agergaard udtaler:

Jeg lægger til grund, at EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV dri-ver hjemmesiden forzaworld.com (tidligere forza.eu), hvorfra det er muligt at få leveret varer til en række lande, samt at Danmark fremgår som en mulighed i forbindelse med foretagelse af ordrer via hjemmesiden. Vidne 2 har dog for-klaret, at de sagsøgte ikke på nuværende tidspunkt leverer til Danmark.

På baggrund af Vidne 2s forklaring lægger jeg videre til grund, at de sagsøgte har iværksat særlige foranstaltninger med henblik på netop at forhin-dre leverancer til Danmark.

Jeg må ud fra dokumentationen vedrørende de af sagsøgerne foretagne forsøg på testkøb lægge til grund, at de sagsøgte på intet tidspunkt har fået gennem-ført levering af en ordre til Danmark.

Der er ikke af sagsøgerne i øvrigt fremlagt dokumentation for eventuelle andre ordrer hos de sagsøgte, der har resulteret i levering til Danmark. Hjemmesiden ses således ikke at rette sig imod Danmark og det danske marked.

Jeg finder herefter, at sagsøgerne ikke har hverken sandsynliggjort eller godt-gjort, at de sagsøgtes adfærd i forbindelse med drift af hjemmesiden forzaworld.com nødvendiggør, at der meddeles forbud i Danmark, jf. retspleje-lovens § 413, nr. 2.

Jeg lægger på baggrund af bilag 12 og bilag 13 til grund, at EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV har været i dialog med Intersport og Sport 2000.

Jeg lægger endvidere på baggrund af forklaringerne fra Vidne 4 og Vidne 2 til grund, at lokale Intersport-butikker kan forhandle brands eksklu-sivt uden, at Intersports hovedkontor er involveret i processen, samt at tilstede-

værelsen af et brand i Intersport-butikker i et andet land ikke automatisk bety-der, at brandet forhandles i eksempelvis danske Intersport-butikker.

Jeg finder herefter på det foreliggende grundlag, at det ikke er hverken sand-synliggjort eller godtgjort, at de sagsøgtes indledende drøftelser med Intersport og Sport 2000 udgør en krænkelse af sagsøgernes varemærkerettigheder.

Det kan således ikke lægges til grund, at der foreligger en endelig aftale mellem de sagsøgte og Intersport og/eller Sport 2000 vedrørende salg af de sagsøgtes produkter på det danske marked gennem Intersport og/eller Sport 2000.

Jeg finder således heller ikke på denne baggrund, at sagsøgerne har hverken sandsynliggjort eller godtgjort, at de sagsøgtes adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud i Danmark, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2.

Jeg stemmer derfor for at frifinde EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV for sagsøgernes påstande 1-3.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Alle voterende udtaler:

Sagsomkostninger for sagens hidtidige behandling (sagsøgernes påstand 4)

Østre Landsret overlod ved sin kendelse af den 28. september 2022 spørgsmålet om sagsomkostninger for den hidtidige behandling af sagen ved Sø- og Han-delsretten til afgørelse af Sø- og Handelsretten i forbindelse med den fornyede behandling af sagen. Østre Landsret tog i den forbindelse ikke stilling til de sagsomkostninger, der allerede var blevet betalt af parterne.

Det er oplyst, at sagsøgerne har betalt de i alt 150.000 kr. i sagsomkostninger, som de sagsøgte ved kendelse af 23. maj 2022 blev tildelt i forbindelse med Sø-og Handelsrettens hidtidige behandling af sagen. Efter sagens resultat finder retten, at EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV skal tilbagebetale dette beløb, således at de hver skal tilbagebetale 75.000. kr., i alt 150.000 kr. til sagsøgerne. Retten bemærker, at sagsøgerne ikke har nedlagt påstand om til-læggelse af rente af dette beløb.

Sagsomkostninger

Efter sagens resultat skal EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV be-tale sagsomkostninger for sagens behandling ved Sø- og Handelsretten til Sports Group Denmark A/S, der er momsregistreret, og Victor Rackets Ind. Corp, der ikke er momsregistreret.

Sagsomkostningerne er fastsat på baggrund af sagens karakter, værdi, omfang og forløb. Sagen falder under artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direk-tiv af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48), som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties), og der er derfor endvidere ved omkostningsfastsæt-telsen taget hensyn til at sikre, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som de parter, der har vundet sagerne, har afholdt, bæres af den ta-bende part.

De sagsøgte skal betale sagsomkostninger til sagsøgerne med i alt 203.250 kr., der fordeles således, at Sports Group Denmark A/S tildeles 90.375 kr., hvoraf 90.000 kr. udgør dækning af udgifter til advokatbistand samt 375 kr. i retsafgift. Victor Rackets Ind. Corp tildeles 112.875 kr., hvoraf 112.500 kr. udgør dækning af udgifter til advokatbistand samt 375 kr. i retsafgift.

THI BESTEMMES:

Hvis Sports Group Denmark A/S og Victor Rackets Ind. Corp senest den 8. fe-bruar 2023 stiller sikkerhed på 100.000 kr., vil retten meddele følgende forbud og påbud:

”EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV forbydes i Danmark at an-vende ordet FORZA, samt ordkombinationerne FORZA FIGHTING GEAR og FORZA SPORTSWEAR og de dertilhørende figurmærker som vist i bilag 4 og bilag 7-8, i forbindelse med salg og markedsføring af følgende varer eksemplifi-ceret i bilag 4:

Beklædningsgenstande til sportsbrug og fritid, hovedbeklædning til sportsbrug, kasketter, sportsartikler, sportsudstyr, gymnastikartikler, lægbind til sports-brug, knæbind til sportsbrug, beskyttelsesudstyr til sportsbrug, handsker til sportsbrug, sportstasker, medicinbolde til sportsbrug, boksepuder, drikkefla-sker til sportsbrug og træningselastikker.

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV forbydes i Danmark at an-vende ordet FORZA, samt ordkombinationerne FORZA FIGHTING GEAR og FORZA SPORTSWEAR og de dertilhørende figurmærker som vist i bilag 4 og bilag 7-8 som forretningskendetegn for følgende tjenesteydelser:

Detail- og engroshandel, herunder via internettet, med beklædningsgenstande til sportsbrug og fritid, hovedbeklædning til sportsbrug, kasketter, sportsartik-ler, sportsudstyr, gymnastikartikler, lægbind til sportsbrug, knæbind til sports-brug, beskyttelsesudstyr til sportsbrug, handsker til sportsbrug, sportstasker, medicinbolde til sportsbrug, boksepuder, drikkeflasker til sportsbrug og træ-ningselastikker.”

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV frifindes for påstand 3.

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV skal tilbagebetale de ved Sø-og Handelsretten tillagte sagsomkostninger på hver 75.000 kr. til Sports Group Denmark og A/S Victor Rackets Ind. Corp.

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV skal inden 14 dage betale 90.375 kr. i sagsomkostninger til Sports Group Denmark A/S.

EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV skal inden 14 dage betale 112.875 kr. i sagsomkostninger til Victor Rackets Ind. Corp.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8.

2. instans	Østre LandsretOLR	DDB sags nr.: 1910/23 Rettens sags nr.: BS-10051/2023-OLR	Afsluttet
2. instans	Vestre LandsretVLR	DDB sags nr.: 15502/22 Rettens sags nr.: BS-21466/2022-VLR	Afsluttet
2. instans	Østre LandsretOLR	DDB sags nr.: 15503/22 Rettens sags nr.: BS-21467/2022-OLR	Hjemvisning
1. instans	Sø- og HandelsrettenSHR	DDB sags nr.: 11402/22 Rettens sags nr.: BS-37996/2021-SHR	Kæret
1. instans	Sø- og HandelsrettenSHR	DDB sags nr.: 11402/22 Rettens sags nr.: BS-37996/2021-SHR	Kæret
1. instans	Sø- og HandelsrettenSHR	DDB sags nr.: 11402/22 Rettens sags nr.: BS-37996/2021-SHR	Kæret

Sag om, hvorvidt der kan nedlægges forbud mod to sagsøgte udenlandske virksomheders brug af ordmærke samt dertilhørende to figurmærker i forbindelse med markedsføring og salg af beklædningsgenstande og udstyr til sport og fritid

Sagens oplysninger

Dom

Oplysning om appel

Øvrige sagsoplysninger