Dom
SØ-OG HANDELSRETTEN
DOM
afsagt den 14. februar 2023
Principalt:Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at nægte at registrere varemærke Registreringsnummer 1 "3 MAX" <fig> for alle de ansøgte tjenesteydelser i klasse 38.
Subsidiært:Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at nægte at
2
registrere varemærke Registreringsnummer 1 "3 MAX" <fig> for "tele-kommunikationstjenester" og "information om telekommunika-tion" i klasse 38.
Sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har nedlagt påstand om
frifindelse, subsidiært hjemvisning.
Oplysningerne i sagen
Rettighedshavere og rettigheder
Sagsøger, Palmerston Limited, er koncernforbundet med HI3G Denmark ApS (herefter 3 Danmark) som en del af koncernen CK Hutchison Global Investment Limited. Palmerston Limited er indehaver af EU-varemærket ”3” (figurmærke) registreret den 11. december 2003 med Registreringsnummer 2 samt EU-varemærket ”3” (figurmærke) registreret den 17. januar 2007 med Registreringsnummer 3 begge med prioritet fra 15. oktober 2001. Varemærker-ne er registreret i blandt andet Nice-klasse 38 for telekommunikationsvirksom-hed. Figurmærkerne ser ud som følger:
(Registreringsnummer 2)
(Registreringsnummer 3)
Nordic Entertainment Group Sweden AB ansøgte den 28. juni 2017 om registre-ring af figurmærket ”3 MAX” hos Patent- og Varemærkestyrelsen for blandt andet Nice-klasse 38 om telekommunikationsvirksomhed. Figurmærket ser ud som følger:
3
Varemærket har registreringsnummer Registreringsnummer 1 og mærketekst ”3 MAX” og er foreløbigt registreret.
Palmerston Limited gjorde den 29. juni 2018 indsigelse mod endelig registrering af varemærket.
Patent- og Varemærkestyrelsens og Ankenævnets afgørelse
Den 21. september 2020 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse vedrø-rende Palmerston Limiteds indsigelse. Indsigelsen blev ikke taget til følge, og i henhold til afgørelsen, var registreringen herefter fortsat gyldig. Af afgørelsen fremgår blandt andet:
”…
Alt det ovenstående, samt den fremlagte brancheerklæring fra Teleindu-strien, bevirker samlet at styrelsen har vurderet, at der er dokumenteret et
sådan kendskabet til indsigers varemærke Registreringsnummer 3at dette
må anses for velkendt for telekommunikation.
…
Vurdering af risiko for forveksling
…
Indledningsvist har styrelsen fundet, at der er sammenfald mellem alle in-dehavers indsigers tjenstydelser i klasse 38.
…
Vurdering af om indehavers mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke
…
Vurdering af sammenhæng
…
Eftersom der således ikke skabes en sammenhæng mellem indehavers og indsigers velkendte varemærke, er betingelserne for den udvidede beskyt-telse i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 ikke opfyldt.
Det er derfor ikke nødvendigt at vurdere, om brugen af indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det særpræg eller renommé, der er knyttet til indsigers velkendte varemærke.
4
…”
Ved kendelse af 6. maj 2021 stadfæstede Ankenævnet for Patenter og Varemær-ker Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. september 2020. Af kendel-sen fremgår blandt andet:
”…
Eftersom Patent- og Varemærkestyrelsen gav indsiger medhold i, at indsi-
gers EU varemærke Registreringsnummer 3<fig> er velkendt for telekommunika-
tion, er genstanden for denne klage derfor alene Styrelsens forvekslelig-hedsbedømmelse og Styrelsens vurdering af hvorvidt det ansøgte vare-mærke udgør en utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte EU varemær-kes særpræg og renommé. …
…
Ankenævnets begrundelse og resultat
Ankenævnet bemærker, at registreringsproceduren for det foreløbigt regi-strerede varemærke i sagen ikke var endeligt afsluttet forud for ændringen af varemærkeloven, lov nr. 1533 af 18. december 2018, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Ankenævnets vurdering i denne sag beror derfor på be-stemmelserne i den dagældende varemærkelov, lovbekendtgørelse nr. 223 af 26. februar 2017.
Spørgsmålet for ankenævnet er, om klagers ældre EU-varemærker Registreringsnummer 2 ”3” <fig> og Registreringsnummer 3 ”3” <fig> er til hinder for indkla-gedes registrering af Registreringsnummer 1 ”3 MAX” <fig> for en række tjenestey-delser i klasse 38.
Patent- og Varemærkestyrelsen afviste i indsigelsessagen at give klager medhold. Selv om styrelsen fandt, at klagers ældre mærker er velkendte for telekommunikation, og at indklagedes mærke til dels er registreret for ydelser, som er sammenfaldende dermed, anså styrelsen klagers mærker for at have en lav grad af særpræg. Styrelsen lagde desuden vægt på, at be-skyttelsen af klagers varemærker, som består af tallet ”3” i en særlig figur-lig udformning, ikke er knyttet til tallet ”3” som sådan, men kun til den særlige udformning, hvori mærket er registreret. Da indklagedes varemær-ke indeholder tallet ”3” skrevet med almindelige typer og ordet ”MAX” , som ifølge styrelsen har en vis grad af adskillelsesevne og særpræg, fandtes indklagedes mærke at adskille sig tilstrækkeligt fra klagers mærker til, at der hverken var risiko for forveksling eller forelå en sådan lighed, at for-brugerne ville skabe en sammenhæng mellem de to mærker i medfør af be-stemmelserne om beskyttelse af velkendte varemærker i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.
5
Klager har heroverfor navnlig anført, at styrelsen ikke har lagt tilstrækkelig vægt på, at klagers mærker er velkendte, at tallet ”3” ikke er beskrivende for de omhandlede ydelser men har stor ”kommunikativ værdi” , samt at indklagedes mærke er registreret for de samme ydelser som klagers mær-ker. Efter klagers opfattelse indebærer dette efter en korrekt helhedsbe-dømmelse, hvor der også er lagt vægt på princippet om det ”udviskede erindringsbillede” , at der foreligger risiko for forveksling. Ligheden mel-lem mærkerne er efter klagers opfattelse endvidere også tilstrækkelig til, at reglen om velkendte varemærker kan benyttes, og klager finder, at indkla-gede også har krænket klagers rettigheder efter denne bestemmelse.
Den beskyttelse, som tilkommer klager, er efter ankenævnets opfattelse snævert knyttet til den særlige figurlige udformning af tallet ”3” , som kla-gers varemærker er registrerede og anvendes for, og der kan ikke tillægges klager en eneret til at gøre brug af tallet ”3” som sådant. I det foreliggende tilfælde, hvor indklagedes registrering består af en cirkelformet figur, som omslutter tallet ”3” og ordet ”MAX” , som begge er gengivet i en neutral typografi, finder heller ikke ankenævnet, at der foreligger en sådan lighed, at der består en risiko for forveksling med klagers mærker. Dette gælder uanset, at der er sammenfald mellem ydelserne i klasse 38.
For så vidt angår spørgsmålet om den beskyttelse, der tilkommer klagers varemærker efter bestemmelserne om velkendte varemærker i varemærke-lovens § 15, stk. 3, nr. 1, fremgår det af praksis fra EU-Domstolen, at det er tilstrækkeligt, at der foreligger ” en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og vare-mærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem ”, jf. Sag C-408/01 Adidas, præmis 29. Begrebet ”sammen-hæng” er i sag C-252/07, INTEL, præmis 17, forklaret som ”enhver form for tankemæssig forbindelse mellem [varemærkerne]. Således er det tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke.” Vurderingen af betingelsen om sammenhæng mellem mærkerne har, ligesom vurderingen af mærkernes forvekslelighed, karakter af en helhedsbedømmelse. Henset til, at klagers mærker på grund af deres karakter har et snævert beskyttelsesområde, og da indklagedes mærke visuelt set adskiller sig væsentligt fra klagers mær-ker, kan ankenævnet tilslutte sig styrelsens vurdering af, at der ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne, og at betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, således ikke er opfyldte.
Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse i sagen.
…”
Markedsføring og ekstern anvendelse af ”3”
Af ”Telestatistikken” udgivet af Energistyrelsen fremgår blandt andet, at i 2008 havde 3 Danmark ca. 408.476 mobilabonnementer i Danmark, hvilket antal si-
6
den har været stigende. I 2017 havde 3 Danmark 1.249.000 mobilabonnementer og var den fjerde største på markedet med en markedsandel på 15 %.
Der er fremlagt artikler fra Berlingske Business, Computerworld m.fl. omhand-lende 3 Danmarks vækst.
Yderligere er der fremlagt udskrift fra ”Telestatistikken” udgivet af Energisty-relsen vedrørende mobilt bredbånd og datatrafik med oversigt over abonne-menter og markedsandele for 2018 for 3 Danmark.
Som dokumentation for sine afholdte markedsføringsudgifter i Danmark har Palmerston Limited fremlagt en oversigt herover fra 2013 til 2017.
Af uddrag af årsrapporter for 3 Danmark for 2013 til 2017 fremgår blandt andet, at nettoomsætningen består af salg af mobile kommunikationstjenester og hardware til det danske marked i 2013 til 2015. Det fremgår af årsrapporten for 2017 blandt andet, at 3 Danmark i 2017 havde en kundebase på 1.274.405 kun-der, og at nettoomsætningen udgjorde 2.865.456.000 kr.
Det fremgår af eksempler på fakturaer udstedt fra 2013 til 2017, at Palmerston Limiteds varemærke ”3” (Registreringsnummer 3) fremgår i venstre hjørne, og der er flere steder i fakturaerne angivet ”3” som almindeligt tal.
Den 21. juni 2011 udsendte 3 Danmark pressemeddelelse med overskriften ”3 slipper det mobile bredbånd fri” , og der er fremlagt beskrivelse fra 2011-2013 fra 3 Danmarks produkthjemmeside af et abonnement benævnt ”3 MAX” . Af pressemeddelelsen fremgår blandt andet:
”…
Fra og med i dag slipper 3 det mobile bredbånd fri og giver sine mobil-kunder fri adgang til hurtigt mobilt bredbånd på både iPad, bærbar computer og andre enheder. Med 3DataDeling kan 3Max og 3Magnum abonnenter dele deres datatrafik uden, at det koster en krone ekstra.
3DataDeling er et perfekt match med Apples nye iCloud, som går i luften til efteråret.
…
For de fleste kunder betyder 3DataDeling, at de kun har brug for ét abon-nement til alle deres enheder fremover. Dermed bliver livet som storfor-bruger af mobilt bredbånd både enklere og billigere. Hvis man har abon-nementet 3Max kan man få to ekstra simkort og dele de 10 GB månedlig datatrafik, som følger med i abonnementet, og hvis man har 3Magnum kan man få tre simkort og dele 20 GB datatrafik. Det hele styres fra 3’s selvbe-tjeningsportal Mit3.
…”
7
I perioden fra 2012 til 2017 fremgår af en række annoncer, at 3 Danmark i an-noncerne anvendte Palmerston Limiteds varemærker og tallet ”3” . Det drejer sig eksempelvis om følgende annonce:
Det er oplyst, at i samme periode fra 2012 til 2017 sendte 3 Danmark en række tv-reklamer, som fortsat kan ses på 3 Danmarks YouTube-kanal, herunder tv-reklamen ”3mobil Awesome” .
Der er fremlagt oversigter over 3 Danmarks trykte annoncer i perioden 2015 til 2017 og eksempler på de trykte annoncer og tv-reklamer i 2013 som blandt an-det følgende:
9
Intern anvendelse i 3 Danmark af ”3”
Der er fremlagt interne præsentationer vedrørende abonnementsændringer fra henholdsvis 2011 og 2017
Desuden er der fremlagt interne e-mails mellem medarbejdere hos 3 Danmark vedrørende blandt andet nyheder, 3likehome-abonnement og samarbejde med Roskilde Festivalen.
Kendskab til 3 Danmark
Af en YouGov BrandIndex undersøgelse af bekendthedsgraden vedrørende 3 Danmark, hvor ca. 250 respondenter over en fireårig periode fra 2014 til 2018 blev spurgt om, hvilke ud af en række udbydere de havde hørt om, fremgår blandt andet, at gennemsnitligt havde ca. 80 % hørt om ”3” . Undersøgelsens bagvedliggende data samt beskrivelse af YouGov og YouGov BrandIndex er også fremlagt.
Kantar Public (Gallup) har den 28. juni 2022 foretaget ”Markedsundersøgelse om tallet 3” som et syn og skøn under den foreliggende sag. Af undersøgelsen fremgår blandt andet:
”…
Sammenfatning
10
A) Baseret på den repræsentative undersøgelse, hvordan vurderes kend-
skabsgraden til tallet "3" i relation til telekommunikation/mobiltelefoni i kommerciel sammenhæng i Danmark?
•65% af alle besvarelser svare (uhjulpet) ‘telekommunika-tion/mobiltelefoni’ på fritekstspørgsmålet; ‘Hvis du skulle tænke på en virksomhed, der bruger tallet ‘3’ i deres navn, indenfor hvilken branche ville du da tænke, at denne virksomhed er?’
•Når respondenterne får en svarskala med brancher, stiger iden-tifikationen til mobiltelefoni til 77%, hvis de kun må vælge en branche (1 svar).
•Hvis respondenterne får en svarskala og må vælge flere bran-cher, stiger identifikationen til mobiltelefoni til 80%-TV-virksomhed kommer nr. 2 med 17%
•Der er med andre ord meget få, der spontant tænker på andre brancher end telekommunikation/mobilfelefoni
B)Baseret på den repræsentative undersøgelse, hvordan vurderes kend-skabsgraden til tallet ”3” i relation til henholdsvis mobiltelefoni og ra-dio-og tv-virksomhed i kommerciel sammenhæng i Danmark?
•Når det gælder kendskabet til virksomheder, der bruger tallet 3, så er der flest (31%) der bedst kender P3 og TV3 kommer deref-ter med 28%, mens teleselskabet 3 kommer på 3. pladsen med 23%, der kender dem bedst. Og hvis vi tager summen af ‘kender bedst og kender næstbedst’, ryger teleselskabet 3 ned på 4. plad-sen; P3, TV3, DR3 og 3.
På trods af, at kendskabet til virksomhederne TV3, P3 og DR3 er større end til teleselskabet 3, er der en stærk identifikation til mobiltelefoni, når der ‘kun’ spørges til tallet 3
…”
Øvrigt materiale
Af erklæring fra CEO i 3 Danmark Person 1 af 30. juli 2018 afgivet til brug for indsigelsessagen B 003034967 (Palmerston Limited mod TV3 Televi-sion Network Limited) for EUIPO fremgår blandt andet:
”…
1. I am Person 1, CEO, of HI3G Denmark ApS, also referred to as 3 Denmark (hereinafter my “Company”), a position I have held since 1 August 2005.
…
Use of the Mark
11
6. My Company’s “house” mark is(“3 Logo”). The 3 Logo is used
consistently across the 3 Group by the local businesses in every country where 3 Group operates. My Company has used the 3 Logo in Denmark continuously since 2003. As well as using the 3 Logo, my Company has re-ferred to itself as ‘3’ in written publications since its launch in 2003. Since the launch of my Company in 2003, the press and our customers have con-sistently referred to my Company as !3’ such that my company has ac-quired a reputation in the 3 Logo and ‘3’. Use of the 3 Logo and 3 are inter-changeable and collectively these marks are referred to as the “3 brand” throughout this statement.
…”
Det fremgår af brancheerklæring fra Teleindustrien af 10. september 2018 blandt andet:
”…
Teleindustrien har modtaget dokumentation der viser3 's (Hi3G Denmark
ApS) tilstedeværelse på det danske marked gennem varemærkelicens med Palmerston Limited, herunder årsrapporter (årene 2013-17), medieomtale og markedsandele.
Teleindustrien er videre bekendt med3 's kontinuerlige brug af figurmær-
kerneog samt ordmærket ”3 ” siden 3 's lancering på det danske
marked i 2003.
Registreringsnummer 3 (<fig>) og Registreringsnummer 2 (<fig>) samt ordmærket ("3" <w>), er in-
darbejdede og velkendte i Danmark for følgende tjenesteydelser: klasse 38 telekommunikation, som følge af den intensive og kontinuerlige brug siden 2003.
…”
Endelig er der fremlagt udskrift fra Den Danske Ordbog vedrørende definitio-nen af ”telekommunikation” .
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaring af Vidne.
Vidne har forklaret blandt andet, at han de sidste to år har været mar-
ketingdirektør i 3 Danmark. Inden da var han ansat i Danske Spil med ansvar
12
for forskellige marketingsområder. Han har tidligere fra 2009 til 2011 været an-sat i 3 Danmark. Han har arbejdet i marketingbranchen i ca. 15 år.
Da 3 Danmark blev lanceret i 2003, anvendte 3 Danmark et globalt reklamebu-reau, som gennemførte en analyse på tværs af markeder med henblik på at fin-de et navn til 3 Danmark. Valget faldt på ”3” , fordi det ikke havde uhensigts-mæssige associationer, det var let genkendeligt, og tallet blev opfattet positivt på tværs af markeder. 3 Danmark har således anvendt tallet ”3” siden 2003, og tallet anvendes i alt, hvad 3 Danmark gør.
I ”HI3G” står ”H” for 3 Danmarks ejer, Hutchison, mens ”I” står for den sven-ske investor. Han ved ikke, hvad ”G” står for. 3G-teknologien var ikke bag-grunden for navnet ”3” .
Med hensyn til 3 Danmarks udgifter til markedsføring fra 2013 til 2017 blev dis-se udgifter hovedsageligt brugt på tv-reklamer, men også trykte reklamer. Tal-let ”3” anvendes i al virksomhedens kommunikation. Logoet ”3” fremgår tilli-ge, men det er tallet ”3” , der italesættes.
Internt i 3 Danmark omtales 3 Danmark som ”3” , og 3 Danmark udleder af fore-tagne målinger, at kunderne opfatter dem som ”3” .
Han kan bekræfte, at der i 2017 var de butikker, som der er fremlagt fotos fra, samt at butikkerne fra 2003 til 2017 hed ”3butik” . I 2017 blev butikkerne rede-signet, og i dag anvendes alene 3 Danmarks logo.
Reklamen med Person 2 vedrørende 3likehome er fra 2016, idet 3 Danmark havde indgået en aftale med Person 2 fra 2014 til 2016. Rek-lamen vedrørende iPhone6 i forbindelse med jul er fra 2014, idet iPhone6 blev lanceret dette år.
Med hensyn til oversigten over annoncer indrykket i danske medier mellem 2015 og 2017 er det tallet ”3” , som italesættes i annoncerne.
I juni 2011 lancerede 3 Danmark fem abonnementer, 3Mikro, 3Mini, 3Medium, 3Max og 3Magnum. Abonnementstyperne var tilgængelige indtil 2016/2017. Det er muligt, at 3 Danmark vil genintroducere disse abonnementstyper.
Parternes synspunkter
Palmerston Limited har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med
sit påstandsdokument af 6. december 2022, hvoraf fremgår blandt andet:
”…
13
Idet Ankenævnet ved stadfæstelse af PVS' afgørelse har givet Palmerston
medhold i, at Palmerstons EU-varemærke Registreringsnummer 3(bilag 2) er vel-
kendt for "telekommunikation", og idet Ankenævnet i deres svarskrift af 15. september 2021 (side 2) har erklæret sig enige i, at dette varemærke er velkendt, kan Sø-og Handelsretten lægge dette til grund.
Der er desuden mellem parterne enighed om, at der er sammenfald mellem
ydelserne i klasse 38, jf. side 2 i Ankenævnets svarskrift (E60 ).
3 ANBRINGENDER
3.1 Palmerston har eneret til tallet "3" <w> som sådan for "telekommuni-kation"/"mobil-telefoni" i klasse 38, som tillige er et velkendt varemærke
Det fremgår af Ankenævnets afgørelse, at beskyttelsesområdet for Palmer-
stons 3 figurmærke - på trods af varemærkets velkendthed - er "snævert
knyttet til den særlige figurlige udformning af tallet "3", og at der ikke kan tillæg-ges Palmerston en eneret til at gøre brug af tallet "3" som sådan", jf. side 31 i Ankenævnets afgørelse (bilag 29 -E43).
Dette bestrides, idet det gøres gældende, at Palmerston - foruden Palmer-stons registrerede 3-Figurmærker - har opnået varemærkeret til tallet "3"<w> som sådan (uden figurlige elementer) for "telekommunika-tion"/"mobiltelefoni" i klasse 38 gennem den kontinuerlige og intensive brug, der er gjort heraf af Hi3G i Danmark siden 2003, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3, 2. punktum (dagældende § 3, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3).
Dette har tillige bevirket, at tallet "3" er stærkt indarbejdet og velkendt for "telekommunikation"/"mobiltelefoni" i Danmark, hvorfor det nyder en ud-videt beskyttelse, jf. også afsnit 3.2.2 nedenfor.
Dette understøttes af de i sagen fremlagte bilag, herunder bilag 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27 og 37-57 (E703; E195; E349; E337; E437; E391; E433; E925; E945; E471-477; E389, E385; E669; E661; E653; E641; E659; E621; E549; E387; E673-701, E293; E479; E405; E561; E829), som alle klart viser brugen af tallet "3"<w> alene (uden de figurlige elementer) i forbindelse med markedsføring
af Hi3G's ydelser i Danmark, herunder ved brug af tallet "3" i fysiske butik-ker, i annoncer, på Hi3G's hjemmeside, på sociale medier, i korrespondance med kunder, i tv-reklamer samt omtale af Hi3G i Danmark i diverse medi-er.
Der henvises desuden til støtte herfor til Teleindustriens brancheerklæring (bilag 19 -E957), hvor det fremgår, at ikke kun Palmerstons 3-Figurmærker, men også ordmærket "3" alene er indarbejdet og velkendt i Danmark for telekommunikation i klasse 38 som følge af den intensive og kontinuerlige brug, der er gjort heraf siden 2003.
14
Person 1, CEO hos Hi3G, har desuden afgivet en erklæring, som blev fremlagt i indsigelsessagen ved EUIPO i sagen mellem Palmer-ston og TV3 Television Network Limited (og i nærværende sag fremlagt som bilag 25 -MS203) vedrørende et andet varemærke. Person 1 forklarer i erklæringen, at Hi3G har refereret til sig selv som "3" (forstå-et som tallet "3") i skriftlige publikationer siden 2003, og at deres kunder og pressen således konsistent har henvist til Hi3G som "3":
"6. […] As well as using the 3 Logo, my Company has referred to it-
self as '3' in written publications since its launch in 2003. Since the launch of my Company in 2003, the press and our customers have consistently referred to my Company as '3' such that my company
has acquired a reputation in the 3 Logo and '3'. Use of the 3 Logo and 3 are interchangeable and collectively these marks are referred to as the "3 brand" throughout this statement.
7. My Company has used the 3 Logo in Denmark in relation to a broad range of telecommunications goods and services including mobile phone handsets, mobile broadband and Wi-Fi dongles and other Wi-Fi devices such as routers, mobile telephone services such as voice and video calling, messaging services, mobile data and broad-band services, VoWifi and Volte services and SMS services." (vores understregning)
Ydermere viser YouGovBrandIndex-analysen, jf. bilag 18 (E961), som ud-gør en pålidelig undersøgelse af bekendthedsgraden for "3" (Hi3G) som
udbyder inden for telekommunikation, jf. bilag 21-23 (E995-1005 ), en høj
bekendthedsgrad på næsten 80% (hjulpet) til "3" gennem hele den 4 årige periode (6. juli 2014 - 26. august 2018), hvor respondenterne er blevet
spurgt til "Hvilke af følgende udbydere har du hørt om", jf. bilag 58 (E959 ).
Det fremgår således klart af bilag 58, at det YouGovs panel er blevet spurgt til, er tallet "3" <w> alene (dvs. ikke 3-Figurmærkerne).
Resultaterne understøtter derfor entydigt, at Palmerston har opnået eneret til tallet "3" som sådan (uden figurlige elementer) gennem ibrugtagning.
Ydermere henvises der til resultaterne af markedsundersøgelsen om tallet "3" foranstaltet af sagens parter og foretaget af Kantar Public (Gallup) den 28. juni 2022 (bilag 59 -E1007), som entydigt understøtter, at forbrugerne i Danmark forbinder tallet "3" med Palmerston (Hi3G) og følgende tjene-steydelser: "telekommunikation"/"mobiltelefoni" i klasse 38.
I markedsundersøgelsens sammenfatning på side 3 udtaler Kantar Public (Gallup) således følgende på baggrund af undersøgelsens resultater (E1009):
"Sammenfatning
15
A)Baseret på den repræsentative undersøgelse, hvordan vurderes kendskabsgraden til tallet "3" i relation til telekommunika-tion/mobiltelefoni i kommerciel sammenhæng i Danmark?
•65% af alle besvarelser svare (uhjulpet) 'telekommunika-tion/mobiltelefoni' på fritekst-spørgsmålet; 'Hvis du skulle tænke på en virksomhed, der bruger tallet '3' i deres navn, in-denfor hvilken branche ville du da tænke, at denne virksom-hed er?'
•Når respondenterne får en svarskala med brancher, stiger identifikationen til mobiltelefoni til 77%, hvis de kun må væl-ge en branche (1 svar).
•Hvis respondenterne får en svarskala og må vælge flere bran-cher, stiger identifikationen til mobiltelefoni til 80% - TV-virksomhed kommer nr. 2 med 17%
•Der er med andre ord meget få, der spontant tænker på andre brancher end telekommunikation/mobiltelefoni
B)Baseret på den repræsentative undersøgelse, hvordan vurderes kendskabsgraden til tallet "3" i relation til henholdsvis mobiltele-foni og radio-og tv-virksomhed i kommerciel sammenhæng i Danmark?
•Når det gælder kendskabet til virksomheder, der bruger tallet 3, så er der flest (31%) der bedst kender P3 og TV3 kommer derefter med 28%, mens teleselskabet 3 kommer på 3. pladsen med 23%, der kender dem bedst. Og hvis vi tager summen af 'kender bedst og kender næstbedst', ryger teleselskabet 3 ned på 4. pladsen; P3, TV3, DR3 og 3.
➢ På trods af, at kendskabet til virksomhederne TV3, P3 og DR3 er større end til teleselskabet 3, er der en stærk identifika-tion til mobiltelefoni, når der 'kun' spørges til tallet 3"
Undersøgelsens resultater viser dermed tydeligt, at Palmerston har stiftet varemærkeret til tallet "3" som sådan gennem den brug, der er gjort heraf i Danmark, og at dette varemærke tillige er stærkt indarbejdet og velkendt for "telekommunikation"/"mobiltelefoni" i Danmark, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3, 2. punktum (dagældende § 3, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3).
Slutteligt henviser Palmerston til følgende fremlagte bilag, som alle blev til-lagt betydning af PVS og Ankenævnet i forbindelse med vurderingen af
velkendtheden af Palmerstons EU-varemærke Registreringsnummer 3, hvorfor bi-
16
lagene således også har betydning for indarbejdelsen og velkendtheden af tallet "3" <w> alene:
•bilag 5 (E153 ), hvor det bl.a. kan fremhæves, at Palmerston i 2017 havde 1.249.000 kunder, som udgør en markedsandel på 15%.
•bilag 6 (E173 ), hvor det fremgår, at Hi3G har haft betydelige udgifter til markedsføring af 3-brandet, herunder tallet "3", senest ca. 40 mio. kr. i 2017.
•bilag 13-17 (E175-193 ), som er årsrapporterne for Hi3G fra 2013-2017, hvor det bl.a. fremgår, at Hi3G har haft en omsæt-ning i 2016 på ca. 3.2 mia. kr., og af noten til bl.a. bilag 13 fremgår det, at omsætningen kommer fra mobile kommunika-tionstjenester samt salg af hardware.
På baggrund af ovenstående gøres det således samlet gældende, at Palmer-ston har opnået en varemærkeret til tallet "3" alene på baggrund af indar-bejdelse, og at tallet "3" desuden er velkendt for "telekommunika-tion"/"mobiltelefoni" i klasse 38, og derfor nyder en udvidet beskyttelse.
Det bemærkes for god ordens skyld, at de danske varemærker og EU-varemærker, som indeholder tallet "3", som Ankenævnet henviser til i Pro-cesskrift C af 15. september 2022 ikke på nogen måde er relevante for nær-værende sag. Derudover er der ingen, som igennem disse figurmærker, har opnået eneret til tallet "3" alene for "telekommunikation"/"mobiltelefoni" i klasse 38 i Danmark.
For så vidt angår varemærket(Registreringsnummer 4) bemærkes, at Palmer-
ston har indleveret to ophævelsesbegæringer (og ikke indsigelser) mod va-remærket på baggrund af manglende brug heraf for "telekommunikation" i klasse 38 samt med henvisning til, at varemærket er forveksleligt med Pal-merstons varemærker. Ophævelsesbegæringen for så vidt angår forveksle-lighed er sat i bero på udfaldet af nærværende sag, hvorimod ophævelses-begæringen på baggrund af manglende brug for "telekommunikation" i klasse 38 fortsat verserer.
3.2 Krænkelse af Palmerstons varemærkerettigheder
Palmerston gør overordnet gældende, at 3 Max Varemærket er(i) forveks-
leligt med Palmerstons 3-Vare-mærker, henset til at der er tale om identiske
ydelser inden for klasse 38 og en høj grad af mærke-lighed, samt at(ii) den
udvidede beskyttelse, der gælder for Palmerstons velkendte og indarbej-dede 3 -figurmærke (bilag 2) og tallet "3" alene medfører, at 3 Max Vare-mærket udgør en utilbørlig udnyttelse af disse varemærker særpræg og renommé, og af den grund tillige skal nægtes endelig registrering.
3.2.1 Forvekslelighed
17
Det følger af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, at et varemærke er ude-lukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, fordi det yngre va-remærke ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
3.2.1.1 Lighed mellem tjenesteydelserne
Det gøres gældende, at der er lighed mellem parternes ydelser i klasse 38, hvilket som nævnt ovenfor ikke bestrides af Ankenævnet.
For god ordens skyld henvises der til PVS' vurdering af varelighed i afgø-relsens s. 11-12 samt konklusionen på s. 14 (bilag 28 -E142):
"(..) der er sammenfald mellem alle indehavers indsigers tjenesteydel-ser i klasse 38."
Ydelserne "Telekommunikationstjenester" omfattet af 3 Max Varemærket må anses for at være identiske med sagsøgers registrerede ydelser "elektro-nisk transmission og transmission via telekommunikation" i klasse 38.
Der henvises desuden til afgørelsen fra EUIPOs indsigelsesafdeling (bilag 25 -MS203), hvor EUIPO's indsigelsesafdeling netop fandt, at alle de ydel-ser, som Palmerstons varemærke var registreret for i klasse 38 kunne kvali-ficeres under kategorien "telecommunication services", der ansås for at væ-re identisk med "electronic and telecommunication transmission services", jf. afgørelsens s. 12 (bilag 25 -MS215).
Ligeledes henvises til afgørelsens side 4, hvor det fremgår, at "The contest-ed telecommunication services are essentially the same and hence are iden-tical to the opponent's electronic and telecommunication transmission ser-vices".
Ydelserne "fjernsynstransmission; radiotransmission; transmission af vi-deoer mod betaling [video-on-de-mand]; datakommunikationsvirksomhed; streaming af videomateriale på internettet; information om telekommuni-kation" omfattet af 3 MAX Varemærket må på den baggrund anses for identiske - eller i det mindste ligeartede - med Palmerstons registrerede og ibrugtagne ydelser.
Der er derfor samlet set tale om identiske tjenesteydelser indenfor klasse 38.
3.2.1.2 Mærkelighed og helhedsbedømmelse
Når retten skal foretage en vurdering af, om 3 Max Varemærket er forveks-leligt med 3-Varemærkerne, skal retten foretage en helhedsvurdering, hvor der navnlig skal tages hensyn til de særprægede og dominerende bestand-dele.
Registreringsnummer 3
19
Den relevante omsætningskreds vil således netop opfatte 3 Max Varemær-ket med tilføjelsen "MAX" som et sub-brand til Palmerstons velkendte 3-varemærker indenfor telekommunikation, idet en forbruger vil tænke, at der er tale om en ekstra god eller fordelagtig abonnementsservice eller lig-nende, dvs. at der består en kommerciel forbindelse mellem de to virksom-heder.
Dette understøttes af bilagene 50-52 (E673-701) om Hi3G's abonnementsty-per, som viser, at Hi3G har forskellige abonnementstyper, der alle anven-der tallet "3" i sammenhæng med et andet ord (henholdsvis "Mikro", "Mi-ni", "Medium", "Max" og "Magnum"), og som angiver abonnementernes gradvist bedre tjenester og egenskaber, herunder en ekstra god og fordelag-tig abonnementsservice kaldet (bl.a.) "3Max":
Hertil kommer, at forbrugeren sjældent har lejlighed til at se varemærkerne over for hinanden, men blot har et udvisket erindringsbillede af mærkerne. Der er derfor større risiko for, at mærkerne forveksles.
Samlet set er der således en høj grad af lighed mellem de sammenlignede mærker, for så vidt angår ordbestanddelen, hvilket understøttes af farve-ligheden i 3-tallet.
Der henvises desuden til afgørelsen fra EUIPOs indsigelsesafdeling (bilag 25 -MS203), som i høj grad er sammenlignelig og dermed relevant for vur-deringen af mærkelighed i denne sag. Her nåede indsigelsesafdelingen frem til, at de figurlige elementer af de omhandlede mærker var af sekun-dær betydning og lagde vægt på, at selv hvis forbrugeren skulle lægge mærke til forskellene i de figurlige elementer, vil det være sandsynligt, at den relevante forbruger vil opfatte det varemærke, der var nedlagt indsi-gelse mod som et "sub-brand" (en variation af det ældre mærke) til Palmer-stons mærke.
Samme hensyn gør sig som anført gældende i den foreliggende sag, hvor der er risiko for, at forbrugerne vil opfatte 3 Max Varemærket med tilføjel-sen "MAX" som et sub-brand til Palmerstons 3-Varemærker indenfor "tele-kommunikation".
20
Palmerston er på baggrund af ovenstående ikke enig med PVS og Anke-nævnet i, at mærkerne samlet har en lav grad af lighed, og at der således ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne. PVS' og Ankenæv-nets konklusion(er) hviler på en præmis om, at det særligt er den figurlige udformning af Palmerstons 3-Figurmærker, der tilføjer mærkerne særpræg (se PVS' afgørelse, s. 14 (E142), og Ankenævnets afgørelse, s. 31 (E43)). Det-te er Palmerston ikke enig i, og henviser til, at tallet "3" ikke er beskrivende for de omhandlede tjenesteydelser, samt at tallet "3" har stor kommunikativ værdi i helhedsindtrykket for varemærkerne i relation til de omhandlede tjenesteydelser ("telekommunikation"/"mobiltelefoni"), jf. også de fremlagte kend-skabsundersøgelser, jf. bilag 18 og 59.
Palmerston gør desuden gældende, at den velkendthed, som er sket gen-nem Palmerstons langvarige og intensive brug af tallet "3" alene indebærer, at der skal ses bort fra de figurlige elementer ved vurderingen af 3-Figurmærkerne overfor 3 Max Varemærket, da Palmerston i Danmark har opnået eneret til tallet "3" som sådan for "telekommunika-tion"/"mobiltelefoni" i klasse 38.
På baggrund af ovenstående gøres det således gældende, at 3 Max Vare-mærket er forveksleligt med Palmerstons 3-Varemærker, særligt når der henses til, at der er tale om samme tjenesteydelser. 3 Max Varemærket bør derfor nægtes endelig registrering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
3.2.2 Velkendthed og utilbørlig udnyttelse
Det følger af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1, at et vare-mærke er udelukket fra registrering, hvis det ligner et ældre EU- varemær-ke eller ældre dansk varemærke, som er velkendt, og brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkets sær-præg eller renommé eller en sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.
3.2.2.1 3-varemærkerne er velkendte i Danmark
Det gøres gældende, at ikke alene Palmertons EU-varemærke Registreringsnummer 3
(bilag 2) er velkendt for "telekommunikation" i klasse 38, som allere-
de er fastslået af Ankenævnet og derfor kan lægges til grund af Sø- og Handelsretten, men tillige at tallet "3" <w> som sådan er velkendt for "tele-kommunikation"/"mobiltelefoni" i klasse 38 og derfor nyder udvidet be-skyttelse.
Det fremgår i den forbindelse af EU-domstolens afgørelse i C-375/97 (Gene-
ral Motors/Yplon), jf. præmis 27 (MS102), at der ved vurderingen af vel-kendthed skal tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, såle-des navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstræk-
21
ning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket".
Det fremgår af bilagene omtalt under pkt. 3.1 ovenfor, at sagsøger i 2017 havde en markedsandel i Danmark på 15%, at sagsøger har brugt mellem 37-50 mio. kr. på markedsføring af 3-Varemærkerne fra 2013-2017, at sagsøger kontinuerligt har brugt tallet "3" siden 2003 som et kendetegn, og at pressen også omtaler sagsøger som "3" og således også opfatter tallet "3"som et kendetegn for sagsøger, jf. støttebilag 1, samt at sagsøger har "3" bu-
tikker beliggende rundt om i hele Danmark.
Derudover kan der ikke være tvivl om, at kravet i EU-domstolens afgørelse i sag C-375/95 (General Motors/Yplon), jf. præmis 26 om, at mærket skal være kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed, er opfyldt, idet det fremgår af de kendskabsundersøgelser, der er fremlagt i sagen, at der er et hjulpet kendskab på 80% til "3" (YouGovBrand-Index analysen) samt et uhjulpet kendskab på 67% til "3" og et hjulpet kendskab på 77%/80% til "3"afhængig af, hvor mange svar respondenterne måtte afgive i Kantar Public (Gallup) undersøgelsen, jf. bilag 18 og 59.
Som allerede nævnt fremgår det tillige af erklæringen fra brancheforenin-
gen Teleindustrien, at det er Tele-industriens opfattelse, atikke kun Palmer-
stons 3-Figurmærker, men også tallet "3"alene er indarbejdet og velkendt i Danmark for telekommunikation i klasse 38 som følge af intensiv og konti-nuerlig brug heraf siden 2003, jf. bilag 19.
3.2.2.2 Der skabes en sammenhæng mellem mærkerne
Når der er tale om et velkendt varemærke, fremgår det af sagen C-408/01 (adidas/Fitnessworld), at det ikke er et krav, at mærkerne er så lig hinanden, at der foreligger risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at ligheden
mellem mærkerne har til følge, at derskabes en sammenhæng mellem mærker-
ne hos en almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gen-nemsnitsforbruger, jf. præmis 29 (MS118).
Det fremgår i den forbindelse af sagen C-252/07 (Intel), jf. præmis 17, at "Ved sammenhæng skal forstås enhver form for tankemæssig forbindelse mellem varemærkerne. Således er det tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke " (MS132f.).
Som allerede nævnt ovenfor under afsnit 3.2.1 er den lydlige "3" bestanddel af mærkerne selvsagt identisk, ligesom tallet "3" er den væsentlige og frem-trædende bestanddel i 3-Varemærkerne. I kraft af den fremtrædende "3"-
bestanddel i både 3-Varemærkerne og 3 Max Varemærket er der endirekte
og åbenbar sammenhæng mellem mærkerne, hvorved den relevante omsæt-ningskreds leder tankerne hen på 3-figurmær-ket og "3" <w>, når de ser 3 Max Varemærket.
22
Dette gælder så meget desto mere, når der er tale om direkte sammenfald mellem tjenesteydelserne i klasse 38.
3.2.2.3 Utilbørlig udnyttelse
Palmerstons velkendte varemærker skal ifølge praksis gives beskyttelse mod, at andre i snyltningshensigt "ved sin brug af tegn, der ligner det renom-merede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt uden at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som vare-mærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image", jf. EU domstolens dom i C-487/07 (L'Oreal), præmis 49 (MS179).
Disse principper blev anvendt i Sø- og Handelsrettens afgørelse af 31. marts 2016 i sag V-52-14 A.P. Møller- Mærsk A/S mod World Wide Traffic ApS (stadfæstet af Østre Landsret den 31. januar 2018 i sag B-909-16), hvor A.P. Møller-Mærsks varemærkeret til deres velkendte blå og hvide figurmærke med en syvtakket stjerne ansås for krænket som følge af World Wide Traf-fic's brug af et figurmærke indeholdende en stjerne i blå på hvid baggrund.
Af Sø- og Handelsrettens præmisser fremgår det således (MS52):
"A.P. Møller — Mærsk A/S har gennem brug og registrering opnået eneret til figurmærket med den syvtakkede stjerne, herunder i kom-binationen lyseblå og hvid, som er et stærkt indarbejdet og velkendt
varemærke i Danmark, herunder inden for shippingbranchen, hvor det tillige må anses for vitterligt kendt i udlandet.
World Wide Traffic ApS anvender sit figurmærke inden for samme
branche som Mærsk. Og efter en helhedsvurdering af de to mærkers visuelle indtryk finder retten det godtgjort, at der i den relevante kundekreds i hvert fald vil skabe en forbindelse mellem World Wide Traffics mærke og Mærsk stærkt indarbejdede og velkendte vare-mærke. Det bemærkes navnlig, at World Wide Traffics mærke i far-verne lyseblå og hvid indeholder en syvtakket stjerne af samme ud-formning som Mærsks, som hviler på to ben. Betingelserne for at tage Mærsks påstand 1 om forbud til følge er herefter opfyldt, idet World Wide Traffics brug af mærket tillige findes at ville medføre en utilbør-lig udnyttelse af særpræget for Mærsks velkendte mærke, jf. vare-mærkelovens § 4, stk. 2." (vores understregninger)
I Mærsk-sagen var der således - ligesom i nærværende sag - tale om identi-ske ydelser (shippingvirksomhed) og et tidligere velkendt varemærke (Mærsks syvtakkede stjerne), hvilket ifølge Sø- og Handelsrettens præmis-ser (stadfæstet af Østre Landsret) var udslagsgivende for forveksleligheds-bedømmelsen.
23
Sø- og Handelsretten bør i nærværende sag anvende samme standard for forvekslelighedsbedømmelsen, idet 3- figurmærket og tallet "3" <w> er vel-kendte, og parterne leverer identiske ydelser (telekommunikation).
Yderligere henvises til Sø- og Handelsrettens afgørelse af 30. april 1998 i sag V 54/97 Bayerische Motoren Werke AG mod Patentankenævnet, hvor brugen af varemærket AMW for hjul, rat, karosserier mv. fandtes at ville medføre utilbørlig udnyttelse af og skade på det velkendte varemærke BMW's særpræg og renommé (U 1998.1029 S) (MS25).
Der kan på baggrund af ovenstående ikke være tvivl om, at den endelig re-gistrering af 3 Max Varemærket indenfor "telekommunikation" og brug heraf som minimum vil skabe en forbindelse til sagsøgers velkendte 3-varemærker indenfor samme tjenesteydelser, hvor sagsøger som en af lan-dets 4 største udbydere af tele-kommunikationsydelser indenfor en række kerneydelser gennemgående og konsekvent har benyttet sine 3- Varemær-ker, hvorfor brugen af 3 Max Varemærket vil medføre en utilbørlig udnyt-telse af sagsøgers velkendte varemærkers særpræg og renommé, idet 3 Max Varemærket uretmæssigt drager nytte af 3-varemærkerne.
Det bør således ikke være muligt for NENT at komme uden om beskyttel-sesområdet med en anden figurlig udformning og derved få beskyttet et fi-gurmærke indeholdende ordelementet "3 MAX" indenfor telekommunika-tion. Såfremt retten måtte komme frem til, at 3 Max Varemærket skal ende-lig registreres, vil dette betyde, at NENT vil kunne bruge 3 Max Varemær-ket for en televirksomhed, der er konkurrerende med sagsøgers virksom-hed.
Samlet set gøres det således gældende, at 3 Max Varemærket skal nægtes endelig registrering i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1.
4 DOMSTOLSPRØVELSE
Palmerston gør gældende, at Sø- og Handelsretten skal foretage en fuld-stændig prøvelse af såvel bevisbedømmelsen og subsumptionen i den ind-bragte afgørelse fra Ankenævnet, hvorfor sagen således ikke skal hjemvi-ses, som påstået af Ankenævnet.
Domstolene har kompetence til at kontrollere, at forvaltningens afgørelser lovlige, jf. grundlovens § 63. Kompetencen omfatter både retsregler og fak-tum, og domstolene fastsætter som udgangspunkt selv grænserne for deres prøvelseskompetence. En forvaltningsmyndighed kan således ikke med bindende virkning for domstolene fastslå, at den selv er kompetent.
Der gælder ikke en formodning for, at forvaltningens bedømmelse af fak-tum er korrekt, og domstolene prøver faktum egenhændigt og løsrevet fra forvaltningens bedømmelse, herunder ved brug af de almindelige bevis-
24
byrderegler, der gælder på området. Domstolene er ikke tilbageholdende, når det gælder prøvelsen af faktum, og såvel forvaltningens anvendelse som bedømmelse faktum vil blive prøvet, herunder bevisbedømmelsen.
Domstolene viser således ingen tilbageholdenhed i prøvelsen af forvaltnin-gens bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som forvaltningen har bygget forvaltningsakten på, og hvis domstolene finder, at der er fejl i fak-tum, lægges det rette faktum til grund. Det samme gælder bevisbedømmel-sen. Hvis domstolene bevisbedømmer faktum anderledes, end forvaltnin-gen har gjort, eller bruges en evt. bevisbyrderegel anderledes, lægger dom-stolene sin bevisbedømmelse til grund. Se således i det hele Christensen, Forvaltningsret. Prøvelse, 2. udgave (1994), s. 114 (MS221).
Der er gode grunde til, at Sø- og Handelsretten i nærværende sag må fore-tage en selvstændig og fuldstændig prøvelse af Ankenævnets afgørelse.
Der skal i den forbindelse især lægges vægt på det (nye, mellemkommen-de) faktum, at Palmerston igennem ibrugtagning har opnået eneret til tallet "3" som sådan for "telekommunikation"/"mobiltelefoni" i klasse 38, og at der således i modsætning til, hvad der danner grundlag for PVS' og Anke-nævnets afgørelser, kan og skal ses bort fra de figurlige elementer ved 3-Figurmærkerne ved forvekslelighedsbedømmelsen over for 3 MAX Vare-mærket.
Det fremgår af bl.a. Revsbech m.fl., Forvaltningsret - Almindelige emner, 6. udgave (2016), s. 386 f. (MS225f):
"Prøvelsen er som udgangspunkt ikke en kontrol af, om forvaltnin-gen har handlet korrekt på det grundlag, der forelå på det tidspunkt, da den traf afgørelsen. Prøvelsen går ud på at fastslå, om forvaltnin-
gens afgørelse efter den retstilstand, der forelå ved afgørelsens ud-
stedelse, på grundlag af de nu foreliggende oplysninger, var i orden". (vores understregning)
Det er således klart, at det nye anbringende om, at Palmerston har opnået eneret til tallet "3" som sådan for "telekommunikation"/"mobiltelefoni" i klasse 38, skal tillægges særlig vægt, derhen at domstolsprøvelsen må være selvstændig og løsrevet fra myndighedernes bedømmelse.
I den forbindelse bemærkes det, at Sø- og Handelsretten er tillagt særlig kompetence indenfor varemærke-retlige tvister og har originær kompeten-ce til at tage stilling til netop spørgsmål om stiftelse af varemærkerettighe-der gennem ibrugtagning, hvilket også taler for en selvstændig og intensi-veret domstolsprøvelse, jf. Revsbech m.fl., Forvaltningsret - Almindelige emner, 6. udgave (2016), s. 427 (MS227).
Sø- og Handelsretten har i flere sager foretaget deres egen løsregne vurde-ring af sagen og kommet frem til et andet resultat end Ankenævnet, jf. ek-
25
sempelvis sagen V-01112-02 (Pentesa) (MS59), V-85-03 (Bo Bedre) (MS61) og SH2012.V-23-11S (Converse) (MS35).
Det er således ikke korrekt, som anført af Ankenævnet, at domstolene ud-viser tilbageholdenhed med at tilsidesætte afgørelser fra Ankenævnet.
…”
Ankenævnet for Patenter og Varemærker har i det væsentligste procederet i
overensstemmelse med sit påstandsdokument af 6. december 2022, hvoraf fremgår blandt andet:
”…
Der er mellem parterne enighed om, at der er sammenfald mellem ydelser-ne i klasse 38 for varemærkerne.
Endvidere er der mellem parterne enighed om, at ”3 – 67” er et velkendt EU-varemærke, som nyder beskyttelse som et sådant efter varemærke-lovens § 15, stk. 3, nr. 1.
…
3. ANBRINGENDER
3.1 Anbringender til støtte for frifindelsespåstanden
Det gøres overordnet gældende, at der ikke er det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse af 6. maj 2021 (bilag 29), hvorved ankenævnet stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. september 2021 (bilag 28) om, at registreringen af varemærket Registreringsnummer 1 3 MAX <fig> fortsat var gyldigt for vareklasse 38 (telekommunika-tion m.v.).
3.1.1 Domstolsprøvelsen
Det skal ved domstolsprøvelsen af ankenævnets afgørelse tages i betragt-ning, at ankenævnet er sammensat af et formandskab, der skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne beskikkes til landsdommer, samt af et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrø-rende bl.a. varemærker, jf. § 2 i bkg. om Ankenævnet for Patenter og Vare-mærker. Ankenævnets afgørelser træffes endvidere på baggrund af et skøn over de konkrete oplysninger i den enkelte sag.
Domstolene udviser bl.a. henset hertil tilbageholdenhed med at tilsidesætte afgørelser fra ankenævnet, bl.a. U.2020.715V, Vestre Landsrets dom af 18. august 2020 i sag nr. BS-32462/2019-VLR og Sø- og Handelsrettens dom af
26
12. januar 2022 i sag BS-49141/2020-SHR. En tilsidesættelse af ankenævnets afgørelse kræver således, at der er et fornødent sikkert grundlag herfor.
Bevisbyrden påhviler Palmerston, som dem der vil have ankenævnets af-gørelse tilsidesat. Den bevisbyrde har selskabet ikke løftet.
Palmerston støtter sine påstande på de samme synspunkter, som er blevet fremsendt til ankenævnet i forbindelse med den administrative behandling af sagen. Ankenævnet har således inddraget disse synspunkter i sin afgø-relse.
3.1.2 Den konkrete sag
Ankenævnet har med rette vurderet, at der ikke foreligger hindringer for registreringen af varemærket ”3 MAX” <fig> for vareklasse 38 (telekom-munikation m.v.).
Ankenævnet vurderede i kendelsen, for det første, at der ikke foreligger en sådan lighed, at der består en risiko for forveksling mellem figurmærkerne ”3 – 96” og ”3 – 67” og ”3 MAX” , jf. varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2. An-kenævnet lagde herved bl.a. vægt på, at beskyttelsen af varemærkerne ”3 – 96” og ”3 – 67” er snævert knyttet til den figurlige udformning af tallet ”3” , og at der ikke kan tillægges en eneret til brug af tallet 3.
Ankenævnet vurderede i kendelsen, for det andet, at der ikke er en sådan sammenhæng mellem figur-mærket ”3 – 67” og ”3 MAX” , at varemærke-lovens § 15, stk. 3, nr. 1, finder anvendelse.
Der er ikke i sagen fremkommet beviser eller andet, der giver grundlag for at rejse tvivl om den vurdering, som ankenævnet har foretaget i sagen.
Ad forvekslingsrisiko
Det fremgår af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, at et varemærke er ude-lukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder hvis det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
Det er dermed en registreringshindring, hvis der foreligger en sådanlighed
mellem varemærkerne, at der er risiko for forveksling, jf. § 15, stk. 1, nr. 2.
Det forhold, at der består ligheder mellem mærkerne, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at der foreligger en forvekslingsrisiko, jf. herved C-328/18 P (EUIPO mod Equivalenza Manufactory).
Det er således helhedsindtrykket, der afgør, om der er mærkelighed, og herunder tillægges særligt mærkernes særprægede og dominerende ele-menter betydning, jf. bl.a. C-251/95 (Sabel/Puma) (præmis 23).
27
For figurmærker tillægges den synsmæssige lighed afgørende vægt, og forvekslelighed foreligger således, hvis der synsmæssigt er lighed mellem de dominerende elementer, jf. herved f.eks. Varemærkenr., hvor bmobile <fig> og T-Mobile <fig> ikke ansås for forvekslelige bl.a. med henvisning til, at mærkebestand-delen ”mobile” og ”mobil” måtte anses som en svag mærkebestanddel, idet der var tale om almindelige betegnelser for mobilte-lefoner, og fordi de figurlige elementer adskilte sig fra hinanden. Se ligele-des U.2003.2366H, hvor Højesteret lagde vægt på, at Figurmærke indeholdt to ord, og at der ikke var en klar synsmæssig lighed, selvom der var en lydmæssig lighed mellem det ældre ordmærke ”Chantel-le” .
Såfremt der foreligger (synsmæssig) lighed mellem mærkerne, må det vur-deres, om ligheden medfører, at der er en risiko for forveksling mellem va-remærkerne.
Forveksleligheden mellem varemærker er en helhedsvurdering, som tager sit udgangspunkt i den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og ve-lunderrettede gennemsnitsforbruger.
Spørgsmålet er dermed, om den relevante kundekreds tror eller vil kunne tro, at de varer eller tjenesteydelser, der markedsføres under det ældre va-remærke, og dem der markedsføres under det yngre varemærke, hidrører fra samme virksomhed eller økonomisk forbundne virksomheder, jf. her-ved f.eks. sag C- 252/07 (INTEL) (præmis 57).
Mærkerne, der er sammenlignet i denne sag, er følgende:
Som det ses oven for, så er der lighed mellem mærkerne ”3 MAX” og ”3” i det omfang, at begge mærker indeholder tallet 3.
Mærkerne ”3 – 96” <fig> og ”3 – 67” <fig> og ”3 MAX” <fig> må herudover anses for at adskille sig på en væsentlig måde ved både den figurlige ud-formning og ved en helhedsbedømmelse af den synsmæssige lighed mel-lem mærkerne.
28
”3 MAX” indeholder således tallet 3 og ordet ”MAX” med store bogstaver og normal typografi, og disse elementer er omkranset af en dobbelt cirkel.
Mærkerne ”3 – 96” <fig> og ”3 – 67” <fig> indeholder ikke andre elementer end selve tallet 3, men udformningen af tallet, herunder typografien og ”bølgerne” på den åbne side af tallet, må i sig selv anses for at gøre ud-formningen særlig.
Beskyttelsen af ” 3 – 96” <fig> og ”3 – 67” må dermed anses for at være for-bundet til udformningen af figurmærket, og ikke til selve tallet 3.
Henset til, at der ikke – udover tallet 3 – er nogen ligheder mellem mær-kerne, kan der ikke antages at bestå nogen risiko for forveksling, idet det herved også bemærkes, at mærkerne i øvrigt visuelt adskiller sig væsentligt fra hinanden, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
Der foreligger dermed ikke nogen registreringshindring i medfør af vare-mærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
Ad beskyttelse som et velkendt EU-mærke
Det fremgår af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at der foreligger en regi-streringshindring, hvis et varemærke er identisk med eller ligner et ældre EU-varemærke, når det ældre EU-varemærke er velkendt, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre vare-mærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug vil skade dette sær-præg eller renommé.
Det følger af EU-domstolens praksis, herunder f.eks. sag C-408/01 (Adidas) (præmis 29), at velkendte varemærker nyder beskyttelse, hvis graden af lighed mellem det ældre og yngre varemærke medfører, at den berørte kundekreds forbinder mærkerne med hinanden på en måde, så der består en sammenhæng mellem dem. Med ”sammenhæng” forstås enhver form for tankemæssig forbindelse mellem varemærkerne, og det er således til-strækkeligt, at tanken henledes på det ældre varemærke, jf. herved også sag C-252/07 (INTEL) (præmis 17).
Med henvisning til det ovenfor anførte om figurmærkets ”3 – 67” <fig> ’s snævre beskyttelsesområde, samt det forhold, at ”3 – 67” <fig> og ”3 MAX” <fig> i øvrigt visuelt adskiller sig væsentligt fra hinanden, kan det ikke an-tages, at tanken henledes på ”3 – 67” <fig>, når man ser ”3 MAX” <fig>.
Der foreligger dermed ikke en sådan sammenhæng, at ”3 MAX” er ude-lukket fra registrering efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.
Allerede fordi der ikke er en sådan sammenhæng, som forudsat for et va-remærkes beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, har anke-nævnet ikke taget stilling til, om brugen af ”3 MAX” <fig> i øvrigt vil med-
29
føre en utilbørlig udnyttelse af ”3” <fig>. Der henvises herom til afsnit ne-denfor om ankenævnets subsidiære hjemvisningspåstand.
Ad markedsundersøgelsen og anbringendet om eneretten til tallet 3
Markedsundersøgelsen foranstaltet af Kantar Gallup giver i øvrigt heller ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse.
Det omtvistede spørgsmål i nærværende sag er alene, hvorvidt der er et til-strækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte ankenævnets skønsmæssige vurdering af, at der ikke foreligger en sådan lighed eller sammenhæng mel-lem figurmærkerne ”3 – 96” og ”3 – 67” og ”3 MAX” , at registrering af sidstnævnte mærke bør afslås.
Markedsundersøgelsen er i forhold til vurderingen af dette spørgsmål uden bevismæssig værdi.
Markedsundersøgelsen omhandler ikke figurmærker, ved hvilken forveks-
leligheds- og sammenhængs-vurderingen i høj grad beror på den syns-mæssige forskel mellem mærkerne. Der er derfor heller ikke grundlag for at bortse fra de figurlige elementer i mærkerne med den konsekvens, at sa-gen reelt skal behandles som omhandlende ordmærker.
Selv hvis markedsundersøgelsen kunne anses for værende egnet til at sammenligne mærkerne, er den alene egnet til at give et indblik i kend-skabsgraden til de i undersøgelsen nævnte ordmærker.
Allerede derfor giver markedsundersøgelsen foretaget af Kantar Gallup ik-ke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering.
Markedsundersøgelsen dokumenterer heller ikke i øvrigt, at der foreligger en sådan forvekslingsrisiko eller sammenhæng mellem figurmærkerne, at der foreligger en registreringshindring for figurmærket ”3 MAX” , jf. vare-mærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, eller § 15, stk. 3, nr. 1, og herom ovenfor.
Det bestrides i øvrigt også – som anført af Palmerston – at markedsunder-søgelsen skulle understøtte, at selskabet har opnået en eneret til at gøre brug af tallet ”3” i klasse 38.
Der kan herved til illustration henvises til, at der aktuelt i Danmark er føl-gende registreringer (gældende) af figurmærker i klasse 38, indeholdende tallet ”3” :
31
Det kan i øvrigt heller ikke lægges til grund, at der kan opnås en eneret til brug af et tal. Brugen af tallet 3 kan således ikke i sig selv anses for beskyt-tet – hverken generelt eller for varer i klasse 38 – og tallet 3 må således også anses for at være en svag mærkebestanddel.
Ankenævnet har på den baggrund – og i øvrigt af de grunde, der er anført i afgørelsen – med rette stadfæstet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørel-se, hvorefter registreringen af varemærket ”3 MAX” fortsat er gyldig.
Palmerston har modsat ikke godtgjort, at der foreligger et sikkert grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering af, at varemærkerne ”3 – 96” <fig> og ”3 – 67” <fig> ikke udgør en registreringshindring for ”3 MAX” <fig> for klasse 38, idet der hverken foreligger en risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, eller en tankemæssig sammenhæng, § 15, stk. 3, nr. 1.
Ankenævnet bør derfor frifindes.
3.2 Anbringender til støtte for hjemvisningspåstanden
Det følger af almindelige principper om prøvelse af forvaltningsafgørelser, at domstolene alene kan tage stilling til forhold, som myndigheden forin-den har haft anledning til at tage stilling til.
Ankenævnet har alene taget stilling til, om figurmærket ”3 MAX” efter en konkret helhedsbedømmelse er forveksleligt med figurmærkerne ”3 – 96” <fig> og ”3 – 67” <fig>, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, eller om der er en sådan sammenhæng mellem mærket ”3 – 67” <fig> og ”3 MAX” <fig>, at det udgør en registreringshindring efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.
Derimod har ankenævnet ikke taget stilling til, om brugen af figurmærket ”3 MAX” uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af figur-mærkerne ”3” s særpræg eller renommé, eller et sådant brug vil skade dette særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, sidste led.
Såfremt Sø- og Handelsretten måtte finde det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering af, at der ikke er risiko for forveks-ling mellem figurmærkerne, men at det findes, at der dog foreligger en så-dan sammenhæng mellem mærkerne ”3 – 67” <fig> og ”3 MAX” <fig>, som omfattet af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, må sagen hjemvises med henblik på ankenævnets stillingtagen til, om mærket bruges på en måde, der indebærer en risiko for en utilbørlig udnyttelse af figurmærket ”3 – 67” <fig>.
…
32
5. SAGSOMKOSTNINGER
Sagsomkostningerne bør udmåles efter landsretspræsidenternes vejledende satser for proceduresalær i civile sager på baggrund af sagens værdi, som af Palmerston i stævningen er opgjort til kr. 300.000,00.
Det bør herudover tillægges vægt, at der har været afholdt syn og skøn, samt at der har været skriftveksling i form af stævning, svarskrift, replik, processkrift af 29. november 2021 vedr. bilag 33 og 34, processkrift af 16. december 2021 om bilag 33 og 34, processkrift B, processkrift 2 om bilag 33 og 34, revideret replik, processkrift af 15. august 2022, processkrift C, pro-cesskrift 2 af 29. september 2022, samt påstandsdokumenter.
Det bør ligeledes tillægges vægt, at fire af skrifterne har været foranlediget af, at Palmerston den 19. november 2021 indleverede bilag 33 og 34, hvilke var sagkyndige erklæringer, som var indhentet ensidigt efter sagens anlæg den 6. juli 2021, og derfor ikke kunne tillades fremlagt, jf. kendelse af 28. februar 2022. Den 16. december 2021, dvs. ca. 5 måneder efter sagens an-læg, 2 måneder efter det forberedende retsmøde og 3 måneder før den be-rammede hovedforhandling, anmodede Palmerston subsidiært om, at der blev udmeldt syn og skøn, hvilket medførte, at hovedforhandlingen den 30. marts 2022 måtte omberammes. Sagens verseren er som følge af Palmer-stons processuelle dispositioner således blevet forlænget med næsten 9 måneder.
…”
Rettens begrundelse og resultat
For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt registrering af Nordic Entertain-ment Group Sweden AB’s (herefter Nordic Entertainment) varemærke Registreringsnummer 1 ”3 MAX” (figur) er udelukket som følge af risiko for forveksling med Palmerston Limiteds (herefter Palmerston) EU-varemærker Registreringsnummer 2 ”3” (fi-gur) og Registreringsnummer 3 ”3” (figur), jf. den dagældende varemærkelovs § 15, stk. 1, nr. 2, er den dominerende del af Palmerstons varemærker tallet 3, som er et grund-tal, hvorfor varemærkerne begge har en meget snæver beskyttelse.
Henset hertil, og idet Palmerston og Nordic Entertainments varemærker adskil-ler sig væsentligt fra hinanden i deres designmæssige udformninger blandt an-det ved, at ordet ”MAX” indgår i Nordic Entertainments varemærke, og ”3 MAX” er omsluttet af en cirkel, ligesom 3 tallene i de forskellige varemærker ikke er ens designede, finder retten, at der efter en helhedsvurdering ikke er risiko for forveksling mellem varemærkerne, ligesom der ikke vil være det i forhold til et eventuelt ordmærke bestående af tallet 3, jf. den dagældende va-remærkelovs § 15, stk. 1, nr. 2. Registrering af Nordic Entertainments varemær-ke er derfor ikke i strid hermed
33
Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt registrering af Nordic Entertainments varemærke Registreringsnummer 1 ”3 MAX” (figur) er udelukket, jf. den dagældende varemærkelovs § 15, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, er der mellem parterne enighed om, at Palmerstons varemærker er velkendte EU-varemærker, som nyder be-skyttelse efter bestemmelserne.
Imidlertid finder retten af de ovenfor anførte grunde, at det uanset varemær-kernes velkendthed efter en helhedsvurdering ikke er antageligt, at den almin-deligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbru-gers tanker bliver henledt på Palmerstons varemærker eller et eventuelt ord-mærke bestående af tallet 3, ved at se Nordic Entertainment Groups varemær-ke, jf. den dagældende varemærkelovs § 15, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, nr. 1. Regi-strering af Nordic Entertainments varemærke er derfor ikke i strid hermed.
Allerede som følge af ovenstående er der ikke det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers vurdering af, at regi-strering af Nordic Entertainments varemærke ikke vil være i strid med Palmer-stons varemærkerettigheder.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes derfor for Palmerstons på-stande.
Sagsomkostninger
Henset til sagens udfald, værdi, omfang og forløb, herunder at der er afholdt syn og skøn, skal Palmerston betale 65.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker til dækning af udgifter til advokatbi-stand.
THI KENDES FOR RET:
Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.
Palmerston Limited skal inden 14 dage betale 65.000 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.