Dom
HØJESTERETS DOM
afsagt den 4. oktober 2023
velkendt i 2009 i Danmark for cykler og cykeltilbehør, herunder cykelbeklæd-ning, cykelsko og andet cykelrelateret udstyr. Den relevante del af offentlighe-
2
den er personer, der kører på cykel som halv- og helprofessionelle sportsudø-vere, og motionister, der køber særligt cykeludstyr og/eller beklædning.
Den fremlagte dokumentation understøtter, at varemærket TREK var velkendt i Danmark i 2009. Der er i perioden 2009-2016 ved salg af cykler og cykeltilbehør omsat for i alt USD 125,2 mio. i Danmark og for i alt USD 2,3 mia. i Europa. Person 3 kørte i 1999-2005 i cykelløbet Tour de France på en TREK cy-kel, og alle løb blev sendt i TV med en betydelig seerskare. Reklamer med vare-mærket TREK blev sendt i 2008 for en seerskare på mellem 63.000 og 250.000. Repræsentanter for Danmarks Cykle Union, Danske Cykelforhandlere, Natio-nal Cycling Center og Der Bund Deutscher Radfahrer har erklæret, at varemær-ket TREK har været velkendt siden 2000. Det franske patentankenævn har anset varemærket TREK for velkendt i Frankrig i 2016, og de tjekkiske myndigheder har anset varemærket for velkendt i Tjekkiet og i EU i 2013. TREK cykler er solgt i Danmark igennem et forhandlernetværk, der i 2018 omfattede 50 for-handlere.
For et velkendt varemærke som TREK er det nærliggende at konkludere, at OUTTREK lægger sig i kølvandet på TREKs tiltrækningskraft og renommé. Navnlig for den kundegruppe, der består af motionister, der kun udviser en ri-melig grad af opmærksomhed, vil der kunne skabes en naturlig sammenhæng eller association mellem TREK og OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY. Vare-mærket TREK er så velkendt for cykler og cykeludstyr, at tilføjelsen af øvrige meningsgivende og svage ordelementer ikke er tilstrækkelige til, at dette kan distancere øvrige mærker fra varemærket TREK og den genkendelsesværdi, som det besidder. T. Hansen Gruppen A/S’ (T. Hansen Gruppen) brug af OUT-TREK mærkerne, der ikke kan anses for rimelig, udgør dermed en utilbørlig udnyttelse af TREKs særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3 (dagældende § 4, stk. 2), og varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra c (dagældende artikel 9, stk. 1, litra c).
Hvis Højesteret ikke anser varemærket TREK for velkendt, gøres det gældende, at OUTTREK mærkerne er forvekslelige med varemærket TREK efter den al-mindelige forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2 (da-gældende § 4, stk. 1, nr. 2), og varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra b (dagældende artikel 9, stk. 1, litra b).
TREK er et stærkt varemærke, såvel iboende som gennem omfattende og lang-varig indarbejdelse. TREK er indeholdt i OUTTREK og må anses for det bæ-rende element både visuelt og auditivt. Figurelementerne bidrager til at øge ri-sikoen for forvekslelighed, og der er i øvrigt fuldkommen varesammenfald. Den relevante forbrugergruppe er også sammenfaldende og har kun en gen-nemsnitlig opmærksomhed i forhold til kendetegn.
3
Varemærkelovens § 10 b (dagældende § 9) om passivitet finder ikke anvendelse på EU-varemærkerettigheder. Spørgsmålet om passivitet i forhold til EU-vare-mærket TREK kan alene vurderes under varemærkeforordningens artikel 61 (dagældende artikel 54), jf. herved også artikel 129 (dagældende artikel 101). Der er i øvrigt ikke holdepunkter for at antage, at der gælder et EU-retligt passi-vitetsprincip, som supplerer de passivitetsregler, der er kodificeret i varemær-keforordningen og direktivet. Under alle omstændigheder er der ikke udvist retsfortabende passivitet.
Da sagen rejser spørgsmål om forholdet mellem varemærkeforordningens og varemærkelovens passivitetsbestemmelser, bør der ske præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen herom.
Der kan ikke dokumenteres et direkte tab som følge af T. Hansen Gruppens uberettigede brug af OUTTREK mærkerne, men henset til oplysningerne om T. Hansen Gruppens omsætning på mærkerne i 2018 på 14 mio. kr. må i alt 200.000 kr. for den krænkende udnyttelse, en rimelig godtgørelse for ikke-øko-nomisk tab og erstatning for markedsforstyrrelse anses for yderst rimelig, jf. va-remærkelovens § 43.
Betingelserne for destruktion efter varemærkelovens § 44 er opfyldt. Det må i den forbindelse tages i betragtning, at det følger af retshåndhævelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48), at retsvirkningerne af en varemær-kekrænkelse skal være afskrækkende.
Ved fastsættelse af sagsomkostninger for alle tre instanser skal der tages hensyn til, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den vindende part har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i retshåndhævelsesdi-rektivet, som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties). Der er afholdt betydelige advokatudgifter i tre in-stanser.
T. Hansen Gruppen har anført navnlig, at Trek Bicycle Corporation (TBC) ikke
har dokumenteret, at varemærket TREK er velkendt i Danmark, i særdeleshed ikke for den relevante tidsperiode i 2009-2010, og slet ikke for de omtvistede va-rer.
Uanset om mærket TREK kan anses for velkendt, fører en helhedsvurdering af de relevante omstændigheder til, at OUTTREK mærkerne ikke kan anses for at krænke TREK mærket.
Der foreligger hverken visuel, fonetisk eller konceptuel/begrebsmæssig lighed. Der er heller ingen ligheder i den figurlige udformning. TREK er et svagt vare-
4
mærke, der sameksisterer med andre aktørers brug af ordet TREK. Parternes køberkredse er vidt forskellige, og der består således ingen konkurrencerela-tion. TREK er et high-end mærke af høj kvalitet, mens OUTTREK mærkerne er ”value for money” . Der har foreligget 8 års fredelig sameksistens mellem mær-ket TREK og OUTTREK mærkerne uden eksempler på forveksling eller mar-kedsforstyrrelse. Selv hvis der kunne dokumenteres velkendthed og skade eller udnyttelse, er brugen af OUTTREK mærkerne rimelig som følge af den hyppige anvendelse og generiske karakter af ordet TREK. Det må også tages i betragt-ning, at TBC for de relevante produkter gør brug af mærket Navn 1.
TBC har under alle omstændigheder udvist retsfortabende passivitet, jf. vare-mærkelovens § 10 b (dagældende § 9) og gældende EU-retlige og danske rets-grundsætninger om passivitet. Passiviteten stod på i mange år efter registrerin-gen af EU-varemærket OUTTREK TECHNOLGY i 2009, og efter at brugen og markedsføringen af OUTTREK mærkerne blev påbegyndt i 2010. Det forhold, at varemærkeforordningens artikel 61 ikke finder anvendelse på passivitets-spørgsmålet, betyder ikke, at passivitetsindsigelser er udelukket, jf. varemærke-forordningens artikel 129.
Henset til almindelige proportionalitetshensyn og den passerede tid er der intet juridisk grundlag for destruktion af varer, jf. varemærkelovens § 44. Der er hel-ler intet grundlag for betaling af vederlag, jf. varemærkelovens § 43.
Sagsomkostninger for alle tre instanser må fastsættes under hensyn til artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet og EU-Domstolens dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties). Der må herved navnlig tages hensyn til omfan-get af skriftvekslingen og TBC’s bevismateriale samt TBC’s manglende tilskæ-ring af sagen i alle tre instanser. Navnlig disse forhold har bevirket, at sagen har fået et meget betydeligt omfang, der også har afspejlet sig i et betydeligt advo-katarbejde i tre instanser.
Højesterets begrundelse og resultat
Sagens baggrund og problemstillinger
Den amerikanske virksomhed Trek Bicycle Corporation (TBC) har siden 1970’erne produceret og solgt sportsudstyr, herunder cykler og produkter, der benyttes i forbindelse med cykling. Virksomheden har siden 1992 haft registre-ret varemærkeret til ordet TREK for cykler og cykelstel i Danmark og har siden 1999 haft EU-varemærkeret til ordet TREK for beklædningsgenstande beregnet til brug ved cykling. Siden 2007 har TBC’s EU-varemærkeret også omfattet bl.a. cykler, cykeldele og cykeltilbehør. TBC har i Danmark fra omkring 2003 gjort brug af ord- og figurmærket TREK i forbindelse med markedsføringen af cyk-ler, cykeludstyr, herunder beklædning, sko og hjelme. Fra omkring 2009 er TBC’s markedsføring også sket under ord- og figurmærket Navn 1.
5
T. Hansen Gruppen A/S (T. Hansen Gruppen) har siden 2010 solgt cykeltøj, cy-kelsko, cykel- og motorcykeltasker, cykel- og skaterhjelme, handsker, løbetøj, skitøj og nyrebælter under ord- og figurmærkerne OUTTREK og OUTTREK TE-CHNOLOGY. T. Hansen Gruppen har ikke solgt cykler under disse mærker.
Sagen angår i første række, om varemærket TREK, inden T. Hansen Gruppen tog mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLGY i brug i 2010, var vel-kendt og som følge heraf er omfattet af den udvidede beskyttelse i varemærke-lovens § 4, stk. 2, nr. 3 (dagældende § 4, stk. 2), og varemærkeforordningens ar-tikel 9, stk. 2, litra c (dagældende artikel 9, stk. 1, litra c). I givet fald er spørgs-målet, om der foreligger en varemærkekrænkelse efter de nævnte bestemmel-ser.
Hvis der ikke foreligger en krænkelse efter reglerne om velkendte varemærker, er spørgsmålet, om T. Hansen Gruppens brug af mærkerne OUTTREK og OUT-TREK TECHNOLOGY krænker varemærket TREK efter det almindelige princip om forvekslelighed, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2 (dagældende § 4, stk. 1, nr. 2), og varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra b (dagældende artikel 9, stk. 1, litra b).
Hvis der foreligger en varemærkekrænkelse, er der rejst spørgsmål, om TBC har udvist retsfortabende passivitet.
Udvidet beskyttelse for velkendte mærker
Det fremgår af varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, at indehaveren af et vare-mærke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer, når tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uan-set om det anvendes i forbindelse med varer, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er vel-kendt her i landet, og brugen af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af va-remærkets særpræg eller renommé. Tilsvarende gælder for indehaveren af et EU-varemærke, der er velkendt i Unionen, jf. varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra c.
I dom af 14. september 1999 i sag C-357/97 (General Motors), præmis 24-27, har EU-Domstolen udtalt sig om, hvornår et varemærke kan anses for velkendt. Domstolen anførte, at den del af offentligheden, som varemærket skal være vel-kendt for, enten kan være den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljø. Der kan i den forbindelse ikke stilles krav om, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af den relevante offentlig-hed, men den krævede bekendthed må anses for nået, når varemærket er kendt af en betydelig del af den relevante del af offentligheden. Der skal ved vurde-ringen heraf tages hensyn til alle relevante omstændigheder, navnlig varemær-
6
kets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket.
EU-Domstolen har i dom af 20. juli 2017 i sag C-93/16 (Ornua), præmis 51, om EU-varemærkers velkendthed udtalt, at det er tilstrækkeligt at godtgøre, at va-remærket har et sådant renommé for en væsentlig del af Unionens område, der efter omstændighederne bl.a. kan svare til en enkelt medlemsstats område. Når denne betingelse er opfyldt, skal EU-varemærket anses for at være velkendt i hele Den Europæiske Union.
Det fremgår desuden af EU-Domstolens praksis, at det forhold, at et EU-vare-mærke er velkendt i Den Europæiske Union, ikke i sig selv indebærer, at inde-haveren af EU-varemærket kan nyde godt af den udvidede beskyttelse af vel-kendte varemærker i den medlemsstat, hvor det varemærke, som påstås at krænke EU-varemærket, bliver brugt. Hertil kræves yderligere, at en kommerci-elt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i den medlemsstat, hvor det andet varemærke bliver brugt, har kendskab til EU-varemærket og skaber en sammenhæng mellem EU-varemærket og det andet varemærke, og i øvrigt at brugen af det andet varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-vare-mærkets særpræg eller renommé eller skade herpå, jf. herved EU-Domstolens dom af 3. september 2015 i sag C-125/14 (Iron & Smith), præmis 28-34.
TBC har gjort gældende, at varemærket TREK var velkendt i Danmark i 2009. I den forbindelse har TBC bl.a. henvist til oplysninger om virksomhedens omsæt-ning i perioden 2009-2016 i Danmark og i Europa, varemærkets eksponering i cykelløbet Tour de France i perioden 1999-2005 og i en tv-reklame fra 2008, er-klæringer i 2018 fra Danmarks Cykle Union og Foreningen for Danske Cykel-forhandlere samt til antallet af forhandlere af TREK cykler i 2018. For så vidt an-går andre EU-medlemsstater har TBC bl.a. henvist til erklæringer i 2014 fra Na-tional Cycling Center og Der Bund Deutscher Radfahrer, en afgørelse fra de tjekkiske varemærkemyndigheder i 2013 og en afgørelse fra det franske paten-tankenævn fra 2021.
Efter de anførte oplysninger og bevisførelsen i øvrigt finder Højesteret efter en samlet vurdering, at TBC ikke har bevist, at varemærket TREK var velkendt i Danmark, dvs. kendt af en betydelig del af den relevante del af offentligheden, inden T. Hansen Gruppen tog mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNO-LOGY i brug i 2010. Dette gælder, uanset om den relevante del af offentlighe-den som anført af TBC afgrænses til personer, der kører på cykel som halv- eller helprofessionelle sportsudøvere, og motionister, der køber særligt cykeludstyr og/eller beklædning. Efter bevisførelsen har Højesteret heller ikke grundlag for at fastslå, at varemærket TREK dengang var velkendt i andre medlemsstater i Den Europæiske Union.
7
Højesteret finder allerede som følge heraf, at der i den foreliggende sag ikke er grundlag for at fastslå, at varemærket TREK nyder godt af den udvidede be-skyttelse i varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, eller varemærkeforordningens ar-tikel 9, stk. 2, litra c.
Risiko for forveksling af mærker
Spørgsmålet er herefter, om der foreligger en krænkelse efter det almindelige princip om forvekslelighed af mærker.
Det fremgår af varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, at indehaveren af et vare-mærke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer, når tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer, som er identiske med eller ligner de varer, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket. Tilsvarende bestemmelse følger af varemærkeforordningens ar-tikel 9, stk. 2, litra b.
Højesteret tiltræder, at der efter en helhedsvurdering ikke er grundlag for at an-tage, at der er risiko for, at forbrugerne vil forveksle, herunder antage at der er forbindelse mellem, T. Hansen Gruppens varer under mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY og TBC’s varer under varemærket TREK, jf. vare-mærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2, eller varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, li-tra b.
Højesteret har herved navnlig lagt vægt på, at TBC’s varer som anført af lands-retten sælges under varemærket TREK til hel- og halvprofessionelle sportsudø-vere og til motionister, der må antages at have et ikke ubetydeligt kendskab til mærker. Som yderligere anført af landsretten sælges T. Hansen Gruppens varer under mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY kun i virksomhe-dens egne butikker og via egen hjemmeside. Varerne sælges sammen med en række andre ofte lavt prissatte varer, og de markedsføres kun i T. Hansens egne kataloger og i tv-reklamer for T. Hansen.
Konklusion og sagsomkostninger
Højesteret stadfæster landsrettens dom.
TBC skal betale sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten, landsretten og Hø-jesteret til T. Hansen Gruppen med i alt 750.000 kr. til dækning af advokatudgif-ter.
Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne har Højesteret udover sagens udfald lagt vægt på sagens karakter, parternes økonomiske interesse i sagen og advo-
8
katarbejdets omfang. Der er endvidere taget hensyn til at sikre, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsret-tigheder (2004/48), som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties).
THI KENDES FOR RET:
Landsrettens dom stadfæstes.
I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten, landsret og Højesteret skal Trek Bicycle Corporation betale 750.000 kr. til T. Hansen Gruppen A/S. Beløbet skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.