Dom
ØSTRE LANDSRET
KENDELSE
afsagt den 8. marts 2024
Sag BS-56934/2023-OLR
(10. afdeling)
Ronald A/S
(advokat Søren Danelund Reipurth)
mod
ShopRosted ApS
(advokat Martin Hoffgaard Rasmussen)
Sø- og Handelsretten har den 24. oktober 2023 afsagt kendelse i 1. instans (sag BS-21569/2023-SHR).
Landsdommerne Katja Høegh, Malou Kragh Halling og Andreas Emdal (kst.) har deltaget i sagens afgørelse.
Kæremålet har været behandlet mundtligt.
Påstande
Kærende, Ronald A/S (herefter Ronald”), har nedlagt følgende påstande, der svarer til de for Sø- og Handelsretten nedlagte påstande med den ændring, at der i påstand 1,2 og 5 tillige er påstand om forbud mod engroshandel:
Påstand 1:
Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket
for detailhandel og engroshandel med shampoo, balsam og hårkur via Face-booksiden ”Rosted” som vist i bilag 6, s. 37.
2
Påstand 2:
Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket
for detailhandel og engroshandel med shampoo, balsam, hårkur og glattejern via hjemmesiden www.rosted.dk som vist i bilag 6, s. 29-35.
Påstand 3:
Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket
for shampoo, balsam, hårkur, hårolie, tørshampoo, hårlak, hårvoks, og glatte-jern som vist i bilag 6, s. 2-12, 19, 24-25, 28, 30-37.
Påstand 4:
Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket
for detailhandel med shampoo, balsam, hårkur, hårolie, tørshampoo, hårlak, hårskum, varmebeskyttelsesprodukter til hår, hårvoks, hårbørster, hårkamme, glattejern, føntørrere, barbermaskiner, hårklemmer, hårklipse, hårnåle samt ansigtscreme og håndcreme via hjemmesiden www.shoprosted.dk som vist i bilag 6, s. 3-28 samt på bannere i København som vist i bilag 6, s. 36.
Påstand 5:
Det forbydes ShopRosted ApS at gøre erhvervsmæssig brug af figurmærket
for detailhandel og engroshandel med shampoo, balsam og hårkur via hjem-mesiden www.salonrosted.dk som vist i bilag 6, s. 1 og 2
Indkærede, ShopRosted ApS (herefter ”ShopRosted”), har nedlagt påstand om stadfæstelse.
Supplerende sagsfremstilling
Der er for landsretten fremlagt skærmprints af forskellige ShopRosted-profil-billeder på Facebook i perioden fra den 20. oktober 2016 til den 25. januar 2023,
3
skærmprints fra hjemmesiden web.archive.org, der viser eksempler på ShopRo-sted-hjemmeside (www.shoprosted.dk) i perioden fra den 9. marts 2018 til den 30. september 2022 og skærmprints fra ShopRosted-Facebookside og -Instagram samt skærmprints fra hjemmesiden web.archive.org, der viser eksempler på hjemmesiderne www.shoprosted.dk, www.rosted.dk og www.salonrosted.dk i perioden fra den 27. maj 2018 til den 4. december 2021.
Der er herudover fremlagt skærmprints fra Metas annoncebibliotek for ShopRosted-profiler på Metas platforme i perioden fra den 16. maj 2022 til den 16. januar 2024 og skærmprints fra hjemmesiden web.archive.org, der viser ek-sempler på ShopRosted-hjemmeside (www.shoprosted.dk) i perioden fra den 21. maj til den 19. juli 2022.
Endelig er der fremlagt brev fra EUIPO, hvoraf det fremgår, at Virksomhed ApS 1s EU-varemærker den 10. december 2021 blev overdraget til Acurra Invest Holding ApS samt EU-varemærkeansøgning af 21. september 2022 fra Acurra Invest Holding ApS vedrørende registrering i klasse 14 af figurmærket:
Ronald har herudover indhentet et responsum fra Advokat af 22. december 2023 (af Ronald benævnt ”eksperterklæring”).
Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for Sø- og Handels-retten.
Ronald har yderligere gjort følgende anbringender, som fremgår af selskabet sammenfattende processkrift af 2. februar 2024, gældende (henvisninger til bi-lag, ekstrakt og materialesamling udeladt):
”3.1 Ronalds påstande skal vurderes hver for sig
Det er Ronalds grundlæggende synspunkt, at Ronalds forbudspåstan-de, herunder spørgsmålet om forbudsbetingelserne er opfyldt, skal vurderes i relation til Ronalds påstande hver for sig, og at man ikke – som Sø- og Handelsretten kom for skade – kan vurdere dem over én kam.
Dette synspunkt er en grundlæggende forudsætning for den følgende argumentation, og Østre Landsret opfordres til at forholde sig påstan-dene særskilt.
4
3.2 ShopRosted kan ikke påberåbe sig nogen brug, som går forud for stiftelsen
Som nævnt ovenfor, bl.a. under afsnit 2.8, er det Ronalds synspunkt, at ShopRosted ikke kan støtte ret på nogen brug, som går forud for stiftel-sen af ShopRosted.
Der kan til støtte herfor henvises til Sø- og Handelsrettens forbudsken-delse i SH2022.BS49398/2021- SHR, hvor sagsøgte også forsøgte at på-beråbe sig en brug, som gik forud for stiftelsen af det sagsøgte kapital-selskab
…
Dermed kan der uden videre ses bort fra dokumentation, som går forud for stiftelsen af ShopRosted ApS.
ShopRosted bestrider dette synspunkt med henvisning til, at brugen af Logoerne er foretaget af flere af selskaberne i ShopRosted koncernen.
Men den slags uhjemlede ”koncernsynspunkter” har ingen gang på jord. Det ville da også underminere en række af selskabsrettens grund-principper, såfremt Østre Landsret accepterede, at sådanne synspunk-ter kunne agere redningskrans. Det gælder eksempelvis det grundprin-cip, at moder- og datterselskab er to forskellige juridiske personer, uan-set de indgår i samme koncern, og at der som udgangspunkt er aftale-frihed imellem dem, hvilket selvsagt forpligter.
Det er tværtimod udokumenteret, at Acurra Invest Holding ApS eller for den sags skyld ShopRosted ligeledes er succederet i en brug, der kan gøres gældende over for Ronald.
Dersom Acurra Invest Holding ApS skulle være indtrådt i nogen brug, skulle det selvsagt have været præciseret, sådan som det ofte ses i kon-cerninterne immaterialretsaftaler. Det fremgår imidlertid ikke af den fremlagte ”Assignment Contract” , at Acurra Invest Holding ApS skulle indtræde i nogen brug.
Under alle omstændigheder er den fremlagte ”Assignment Contract” ikke er retroaktiv. Selv hvis Østre Landsret – mod forventning – måtte indfortolke eller anden form for succession i den fremlagte ”Assign-ment Contract” , kan successionen altså notorisk først gælde fra og med 3. december 2021, altså efter stiftelsen af ShopRosted.
Udgangspunktet forbliver dermed uændret: ShopRosted kan ikke på-beråbe sig brug, som går forud for stiftelsen den 24. marts 2020, og det er i det lys, at ShopRosteds dokumentation forud for stiftelsen grund-læggende skal anskues.
…
5
3.3 Rettigheder til Ronalds Varemærker
…fastholder Ronald imidlertid, at der er stiftet varemærkerettigheder til Ronalds Varemærker ved ibrugtagning for en lang række varer, her-under bl.a. varer i klasse 3, 8 og 21, samt engroshandel hermed i klasse 35.
Sidstnævnte blev da også bekræftet af Sø- og Handelsretten i kendelsen af 24. oktober 2023:
…Sø- og Handelsretten kommer altså frem til, at Ronalds RR-logo har været brugt på ”produktemballager” .
Derved burde Sø- og Handelsretten også have konstateret, at der var etableret brug for de pågældende varer og ikke alene for engroshandel dermed, eftersom brug på produktemballage notorisk indebærer brug for varen selv og ikke alene engros- eller detailhandel dermed. Dette ikke kun for RR-logoet, men ligeledes for RR RONALD SINCE 1913, som på mystisk vis er forsvundet ud af Sø- og Handelsrettens kendelse.
Der kan til støtte for det synspunkt bl.a. henvises til EUIPO’s Opposi-tion Divisions afgørelse af 13. september 2021 i sag B 3154631, Paraggi GmbH mod Fisssore SRL.
…
Afgørelsen understøtter, at brug af et varemærke på hangtags, displays og sågar i fakturaer i forbindelse med de relevante varer kan udgøre til-strækkelig dokumentation for brug for selve varerne, hvilket Sø- og Handelsretten, som så meget andet, overså.
Samtidig kan det konstateres, at Ronald i overvældende omfang har fremlagt dokumentation i form af fakturaer, hvilket, jf. bl.a. EUIPO’s Opposition Division, kan dokumentere brug for selve varerne og ikke nødvendigvis kun detail- eller engroshandel hermed.
Det er dermed Ronalds synspunkt, at Ronald under denne sag har do-kumenteret brug for engroshandel med en lang række varer såvel som brug for varerne i sig selv, hvilket Ronald kontinuerligt har argumente-ret for.
…
3.4 ShopRosted krænker Ronalds rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven
…
3.5.1 Sø- og Handelsrettens vurdering af varelighed er juridisk forkert
6
Som et udslag heraf er det også Ronalds synspunkt, at Sø- og Handels-rettens vurdering af spørgsmålet om varelighed er juridisk forkert.
Først og fremmest er det bemærkelsesværdigt, at Sø- og Handelsrettens i sine præmisser opstiller et modsætningsforhold mellem engros- og de-tailhandel:
…
…hvilket er helt notorisk forkert. Der er i begge tilfælde tale om tjene-steydelser i klasse 35. Og der er endda tale om ligeartede tjenesteydel-ser.
Til støtte herfor henvises til resultatet af en søgning på ”engroshandel” over for ”detailhandel” via EUIPO’s CF Similarity værktøj,1 hvorved alene fremkommer følgende to resultater:
…
I to tilfælde har EUIPO altså på forhånd vurderet, om engroshandel vil være ligeartet med detailhandel, nemlig (i) engroshandel med fodtøj over for detailhandel med beklædning samt (ii) engroshandel med be-klædning over for engroshandel med beklædning. Og i begge tilfælde kommer man frem til, at der vil være ligeartethed.
…
Der kan supplerende henvises til konsistent Board of Appeal praksis, hvoraf følgende kan fremhæves:
…
Der kan også henvises til EUIPO’s guidelines, s. 926:
…
Sø- og Handelsrettens vurdering af, at Ronalds og ShopRosteds tjene-steydelser står i modsætning til hinanden og dermed er forskellige, for-di der i et vist omfang er tale om henholdsvis engroshandel og detail-handel, er dermed i strid med helt konsistent EU-praksis.
Samtidig skøjter Sø- og Handelsretten let og elegant over den omstæn-dighed, at det særligt under hovedforhandlingen kom frem, at Logoer-ne 1, 2 og 5 tillige bruges for engroshandel med identiske varer, jf. afsnit 2.7 ovenfor. Sø- og Handelsretten overser allerede af den grund, at der i et vist omfang ligefrem er vareidentitet.
Samtidig – når det gælder varelighedsvurderingen - overser Sø- og Handelsretten, at der også ifølge Sø- og Handelsrettens egne præmisser er dokumenteret brug af Ronalds Varemærker for de relevante varer og
7
ikke blot engroshandel hermed, jf. afsnit 3.3 ovenfor. Også af den grund skulle der have være konstateret varelighed.
Sø- og Handelsretten burde som følge heraf også have anvendt pro-duktreglen, der bl.a. er slået fast i EU-Domstolens dom i C-39/97 (Ca-non), præmis 17:
…
Havde Sø- og Handelsretten anvendt Produktreglen, ville det have ført til, at der blev stillet mindre krav til mærkeligheden, jf. nedenfor under pkt. 3.6– 3.6.5.
3.5.2 Eksperterklæringen understøtter Ronalds synspunkter
At Sø- og Handelsrettens kendelse er forkert, understøttes også af Eks-perterklæringens side 9. Heraf fremgår det, at præmisserne i kendelsen lider af den alvorlige mangel, at retten ikke (i første række) har lagt vægt på, hvad det er for varer, de to parter handler med, og har foreta-get en analyse eller sammenligning af, om disse varer er af lignende na-tur, om de normalt forhandles sammen i de samme outlets m.v., og om de henvender sig til samme slutbrugere.
Det vurderes derudover i Eksperterklæringen, at mens den overordne-de karakter af de forhandlede varer i form af ”skønhedsprodukter” er fremhævet for ShopRosteds vedkommende, fremgår det slet ikke af selve præmisserne, hvilke produkter, som retten har fundet det bevist, at Ronalds engroshandelsydelser omfatter.
Advokat fremhæver desuden i Eksperterklæringen, at det fremgår af bevisførelsen for Sø-og Handelsretten (kendelsens side 6-10), at der og-så for Ronalds vedkommende i bred forstand er tale om skønhedspro-dukter, i form af bl.a. hudplejeprodukter og hårpynt, og at det fremgår for ShopRosteds vedkommende, at der er tale om skønhedsprodukter til pleje af håret (shampoo, balsam, hårmasker o.lign.).
På den baggrund er Advokats synspunkt følgende, hvilket Ronald fuldt ud tilslutter sig:
…
ShopRosted gør under sagen gældende, at Eksperterklæringen ikke har nogen bevismæssig værdi. Dette bestrides af Ronald, og Ronald henvi-ser i den forbindelse til, at Advokat underbygger sin vurdering med eksplicit henvisning til såvel dansk og EU-praksis samt guidelines fra EUIPO. Der er således ikke grundlag for at anfægte Eksperterklærin-gens vurdering af bl.a. sagens faktum og jus.
8
3.5.3 Konklusion mht. vareidentitet og varelighed
Sammenfattende fastholdes det dermed, at der er vareidentitet eller som minimum varelighed mellem parternes varer og tjenesteydelser, herunder bl.a. men ikke begrænset til parternes detail og engroshandel.
Sidstnævnte bl.a. fordi de nævnte varer og tjenesteydelser bl.a. er af samme natur, ligesom de normalt forhandles sammen af de samme ud-bydere, sådan som det anføres af Advokat i Eksperterklæringen på side 9.
Ovennævnte gælder i øvrigt, uanset om ShopRosteds salg til frisører og andre forhandlere af hårprodukter og skønhedsprodukter anskues som brug for engroshandel med hårprodukter i klasse 35 eller brug for hår-produkter i klasse 3, da sammenligningen med Ronalds brug for en-groshandel med hårpynt og hudplejeprodukter m.v. i klasse 3, under alle omstændigheder vil føre til, at varerne er af samme natur, jf. Eks-perterklæringens side 9. Altså er de omhandlede varer identiske eller som minimum komplementære.
Endelig er det fortsat Ronalds synspunkt, at detailhandel og engros-handel med de omhandlede produkter er ligeartede ydelser, hvilket til-lige bekræftes af Advokat i Eksperterklæringen på side 9.
Der henvises herved især til synspunktet, at når selve genstanden for tjenesteydelserne i klasse 35 (detail- og engroshandel), dvs. selve varer-ne, er de samme, kan offentligheden have den opfattelse, at en engros-sælger også tilbyder detailsalg i forbindelse med de samme varer og vi-ce versa.
3.6 Der er mærkelighed mellem Ronalds Varemærker og Logoerne
Det er Ronalds synspunkt, at Ronalds Varemærker og Logoerne både visuelt og fonetisk ligner hinanden. Desuden er det fortsat Ronalds op-fattelse, at Sø- og Handelsretten ikke har taget stilling til alle Ronalds Varemærker. Disse synspunkter uddybes i det følgende:
3.6.1 Sammenligning af Varemærkerne og Logoerne
Ronalds Varemærker og Logoerne kan nærmere sammenlignes således (der henvises til næste side)
9
3.6.2 Kun særprægede og dominerende mærkeelementer er relevante
Det er fast praksis, at det er de særprægede og dominerende bestandde-le af et mærke, der skal tillægges særligt vægt, når risikoen for forveks-ling, herunder mærkeligheden, skal vurderes mellem to sammensatte varemærker.
Se i den forbindelse eksempelvis præmis 62 i EU-Domstolens dom af 3. september 2009 i sag C- 498-07 P. Der kan supplerende henvises til præmis 23 i sag C-251/95 (Sabel), præmis 37 i EU-Rettens dom af 4. maj 2023 i sag T-4/21 (ADI=ASI ADVANCED SUPERABRASIVES) samt EU-IPO’s guidelines s. 991. Endelig kan der henvises til Knud Wallbergs ”Varemærkeloven med kommentarer” , 1. udg. 2021, s. 374 og den heri nævnte retspraksis.
10
For så vidt angår mærkelighedsvurderingen i det følgende kan der altså ses bort fra helt usærprægede ordelementer såsom ”Since 1913” , ”Da-nish Design” , ”shop” og ”salon” . Det samme gælder domænenavne.
Dermed kan spørgsmålet om mærkelighed reelt kondenseres til et spørgsmål, om der er lighed mellem (i) RR-logoerne og (ii) ordelemen-terne ”RONALD” og ”ROSTED” , jf. i det følgende.
ShopRosted gør gældende under sagen, at de øvrige ordelementer i Ronalds Varemærker og ShopRosted Logoerne ikke har noget sammen-fald og ifølge ShopRosted ”således får mærkerne til at afvige yderligere fra hinanden” . ShopRosted fremhæver ordelementerne: ”ApS Accesso-ries” , ”www.shoprosted.dk” , ”www.salonrosted” .
Det er imidlertid Ronalds synspunkt, jf. ovenfor, at der er i alle tilfælde er tale om henhold igennem deskriptive mærkeelementer, og at der kan ses bort herfra, herunder i det følgende,
3.6.3 Lighed mellem RR-logoerne
Det er Ronalds synspunkt, at Ronalds RR-logo består af to særprægede R’er, der ovenikøbet står spejlvendt ryg mod ryg. Nøjagtigt som de to R’er i ShopRosteds logoer.
Det er uden betydning, at ”hovedet” i ShopRosteds R’er muligvis fylder marginalt mere end i Ronalds R’er. Alle RR-logoerne er kendetegnet ved, at R’erne står ryg mod ryg, og det er det, der går igen. Størrelsen på ”hovederne” er underordnet.
Det bestrides altså, at den påståede overdimensionerede øverste halv-del af ShopRosteds R’er skulle give ShopRosteds mærker ”et helt andet udtryk” , sådan som det ellers er angivet af ShopRosted.
Ligheden kan bl.a. illustreres ved følgende ”ombytning” , der illustrerer, at RR-logoerne nemt kan erstatte hinanden i henholdsvis RR RONALD SINCE 1913 og Logoerne, uden at nogen forskel kan konstateres, hver-ken for det trænede øje eller – endnu mere relevant - den relevante om-sætningskreds:
Ovennævnte synspunkter understøttes af Advokat, der i Eksperterklæ-ringen pointerer følgende:
11
…
Denne konklusion understøttes desuden af såvel EU-praksis som dansk praksis. Ronald henviser i den forbindelse til Opposition Division’s af-gørelse i sag 649/2000, hvorved Opposition Division slog fast, at der var visuel mærkelighed
mellem nedenstående mærker:
Vurderingen er i tråd med princippet om det udviskede erindringsbil-lede (imperfect recollection), som udtrykker, at det behørigt skal indgå i vurderingen af mærkeligheden, at kundekredsen ofte ikke ser mærker-ne samtidig.
Derfor kan de ikke antages at huske mærkerne i detaljer, og derfor vil fæstne sig ved og huske de karakteristiske og overordnede indtryk og ikke detaljer eller ukarakteristiske træk som f.eks. almindelige skriftty-per, farver og grundformer i rammer m.v. jf. Eksperterklæringen, side 4.
Det bemærkes i den forbindelse, at ShopRosted i sin kæreduplik sprin-ger let over ovennævnte afgørelse fra Opposition Division og ikke nævner afgørelsen med et eneste ord. Det er Ronalds bud, at dette nok skyldes ShopRosteds erkendelse af, at argumentet om ”hovedernes” størrelse ikke har tyngde.
3.6.4 Lighed mellem RONALD og ROSTED
Det er Ronalds synspunkt, at der ikke kun er lighed mellem RR-logoerne, men at der tillige er lighed mellem RONALD og ROSTED.
Både ”RONALD” og ”ROSTED” af 6 bogstaver og af 2 stavelser. 1., 2, og 6. bogstav er desuden identisk i begge mærker. Det er altså kun NAL og STE, der adskiller mærkerne, men RO og D indleder og afslutter begge mærker.
Det er derudover fast praksis, at de indledende stavelser ofte stillæges særlig vægt i relation til den synsmæssige lighedsvurdering. Det spiller altså en afgørende rolle, at mærkerne i begge tilfælde starter med sta-velsen ” RO” .
Der henvises i den forbindelse til præmis 71 i EU-Rettens dom af 24. november 2021 i sag T 551/20 (Riviva=RIVELLA), EUIPO’s BoA’s afgø-relse af 10. februar 2011 i sag nr. R 1243/2010-1 (ALENTIS=ALENSYS),
12
EUIPO’s guidelines s. 1113 ff. og Knud Wallbergs, ”Varemærkeloven med kommentarer” , 1. udg. 2021, s. 379
Der er altså visuel lighed.
ShopRosted gør under sagen gældende, at når det kommer til de sam-menfaldende bogstaver RO og D i henholdsvis RONALD og ROSTED, fører mærkernes opbygning til, at sammenfaldet har begrænset betyd-ning. Men man forklarer ikke nærmere, hvad der menes med, at mær-kernes opbygning skulle føre til, at ovennævnte principper sættes ud af kraft.
For så vidt angår den lydlige lighed består såvel RONALD som RO-STED af to stavelser, og trykket lægges i begge tilfælde på første stavel-se, ligesom begge ordelementer starter med RO og slutter med et blødt D. Det er dermed oplagt, at der tillige er lydlig lighed. Der henvises i den forbindelse til Knud Wallbergs, ”Varemærkeloven med kommenta-rer” , 1. udg. 2021, s. 380.
ShopRosted fremhæver under sagen, at selvom mærkerne begge starter med RO, kan udtalen heraf variere. Der henvises bl.a. til, at ”Ronald” kan udtales som ”Ro-nal” , men at ”Ronald” også, ifølge ShopRosted, kan udtales som ”rå-nal” , baseret på den engelske udtale.
Til sammenligning kan ”Rosted” ifølge ShopRosted udtales som ”Ro-sted” eller ”Rå-sted” , og udtalen af det overlappende RO er ifølge ShopRosted ikke den samme.
Ronald er ikke enig og anser variationerne for at være rent teoretisk og ude af trit med virkeligheden, som er, at RO og D i begge mærker vil blive udtalt ens. Allerede den omstændighed, at sagens parter selv ud-taler mærkerne, sådan som Ronald lægger til grund, viser, at Rosteds alternative udtalemåder er rent teoretiske og irrelevante.
Mærker ligner altså også hinanden lydligt.
3.6.5 Konklusion mht. mærkelighed
På baggrund af ovenstående er det Ronalds synspunkt, at der er en høj grad af lighed, såvel lydligt som visuelt, mellem RR RONALD og RR ROSTED, og at der på den baggrund er lighed mellem Ronalds Vare-mærker og Logoerne.
…
3.8 Irrelevant at ”RR” -logo kan købes hos Adobe Stock
…
13
Ronald har således ikke på noget tidspunkt gjort gældende, at man har en eneret til et ”RR” -logo som ide eller koncept, som ShopRosted ellers synes at give udtryk for. Derimod har Ronald en eneret til Ronalds Va-remærker for så vidt angår de – og lignende - varer og tjenesteydelser, som mærkerne er brugt og bruges for.
Det samme gør sig naturligvis gældende for så vidt angår andre tredje-parters registrering af ”RR” - logoer, og dermed er ShopRosteds [over-sigt over varemærkeregistreringer] i det hele sagen uvedkommende.
3.9 Ronald har ikke udvist passivitet
…
Overordnet bestrides det, at Ronald skulle have udvist passivitet, såvel retsfortabende som forbudsretligt, idet det erindres, at forbudsretlige passivitet og retsfortabende passivitet ikke er det samme, og idet der ifølge konsistent dansk retspraksis skal voldsomt meget til, før end rets-fortabende passivitet konstateres.”
Roland har indleveret en omkostningsopgørelse, hvoraf fremgår, at selskabet har afholdt og forventer afholdt udgifter ekskl. moms til advokat på 1.100.881,91 kr., hvoraf 729.245 kr. vedrører udgifter til advokat afholdt pr. den 1. januar 2024, og 348.390 kr. vedrører udgifter til advokat afholdt fra den 1. januar 2024 til og med den mundtlige forhandling. Dertil kommer 15.000 kr. til udgift til eksperterklæring samt en udgift vedrørende fremsendelse af ekstrakt og materialesamling.
ShopRosted har yderligere gjort følgende anbringender, som fremgår af sel-skabet sammenfattende processkrift af 2. februar 2024, gældende (henvisninger til bilag udeladt):
”2.1. Sø- og Handelsrettens kendelse
…
Sø- og Handelsretten har dermed helt i overensstemmelse med normal praksis i sager omhandlende mulig krænkelse af varemærkerettigheder analyseret og vurderet de relevante faktorer i sagen, og har på den bag-grund foretaget en helhedsvurdering af sagens omstændigheder.
At Ronald gør gældende, at Sø- og Handelsrettens kendelse er i strid med helt almindelig ”børnelærdom” indenfor varemærkeretten er helt uberettiget og åbenlyst ikke i overensstemmelse med sagens omstæn-digheder. Ligeledes gør Ronald gældende, at retten har glemt flere ele-menter i deres vurdering, eftersom de ikke specifikt er nævnt i deres præmisser. Også dette er selvsagt åbenlyst forkert, idet Sø- og Handels-retten helt i overensstemmelse med normal praksis i sager omhandlen-
14
de mulig krænkelse af varemærkerettigheder har fortaget en helheds-vurdering af alle sagens omstændigheder.
Sø- og Handelsrettens dommere, herunder ikke mindst retspræsident Mads Bundgaard Larsen - som var juridisk dommer under den konkre-te sag for Sø- og Handelsretten -, er uden sammenligning landets mest erfarende dommere indenfor varemærkeretten. Sø- og Handelsretten er Danmarks EU-varemærkedomstol og samtidig værneting for alle va-remærkeretlige tvister i Danmark. Der kan således ikke sættes spørgs-målstegn ved Sø- og Handelsrettens erfaring og kompetencer indenfor varemærkeretten.
2.2. ”Eksperterklæringen”
Det gøres gældende, at den af Ronald fremlagte ”Eksperterklæring” be-stående i et notat fra Advokat ikke har nogen bevis-mæssig værdi, idet der blot er tale om et responsum, jf. retsplejelovens § 341a. Ronalds gentagne henvisninger til ”Eksperterklæringen” til støt-te for deres påstande har således ikke mere vægt eller værdi end Ro-nalds egne bemærkninger fremsat i deres processkrifter, idet der blot er tale om juridisk argumentation, ikke et egentligt bevis.
2.3. Ronalds varemærker
Ronald gør gældende, at de har opnået en uregistreret varemærkeret til de af dem anvendte figurvaremærker ved ibrugtagning. De har i den forbindelse fremlagt en række bilag, som viser brug af 3 forskellige fi-gurvaremærker, jf. mærkerne A-C nedenfor i pkt. 2.4.2.
Det gøres i den forbindelse gældende, at Ronald skal dokumentere, at de har opnået en uregistreret varemærkeret til deres figurvaremærker forud for ShopRosteds brug af dennes figurvaremærker. Derfor er det kun de bilag, der er dateret forud for ShopRosteds brug, der kan på-beråbes og indgå i vurderingen af, om Ronald har etableret en uregi-streret varemærkeret. Det gøres gældende, at skæringstidspunktet her-for er i 2016, hvor ShopRosted – jf. forklaring afgivet af Vidne 2 for Sø- og Handelsretten – påbegyndte brugen af deres figurvaremær-ker, subsidiært i 2018, hvor de af ShopRosted fremlagte bilag utvivls-omt viser brug af logoerne.
På den baggrund er langt det meste af den fremlagte dokumentation for brug fra Ronald irrelevant for sagen, da det ikke dokumenterer, at Ro-nald havde stiftet en brugsbaseret varemærkeret til deres RR-logo, hverken logo A, B eller C, for de relevante varer/ydelser forud for ShopRosteds første kommercielle brug.
Henset til, at Ronald påstår at have anvendt figurvaremærkerne konti-nuerligt i mange år og for mange produkter, er deres dokumentations-materiale meget sparsomt. Materialet består bl.a. af fax-skabeloner og billeder af brevpapir i en printer, som Ronald anfører har været an-
15
vendt, ligesom det består af udaterede billeder af enkelte produkter bæ-rende logoerne.
Det gøres gældende, at de af Ronald fremlagte bilag i bedste fald alene viser dokumenteret og dateret brug af Ronalds logoer for engrossalg af forskellige private label produkter og no name produkter uden relevans for denne sag, og at Ronalds eventuelle uregistrerede rettigheder såle-des er begrænset hertil.
Det bemærkes samtidig, at Ronalds registrerede varemærke indehol-dende RR-logoet, jf. bilag 4, ikke længere påberåbes af Ronald, efter ShopRosted bad om dokumentation for brug.
Det gøres derudover gældende, at Sø- og Handelsretten – i modsætning til det af Ronald anførte - har taget stilling til samtlige af de af Ronald påberåbte varemærker, selvom kendelsen ikke specifikt oplister logoer-ne én for én.
Det gøres i den forbindelse gældende, at Sø- og Handelsretten direkte nævner, at parternes navne begge starter med ”Ro” og slutter på ”d” , men at dette ikke ændrer resultatet af deres vurdering af forvekslingsri-sikoen. Navnet ”Ronald” indgår kun i det ene varemærke, som Ronald mener er blevet udeladt af vurderingen, hvorfor det er klart, at vurde-ringen ikke kun er foretaget af det ene af Ronalds logoer, sådan som det påstås. Det bemærkes i øvrigt, at kendelsen ej heller indeholder en op-listning af ShopRosteds 5 logoer, men at Ronald ikke stiller spørgsmåls-tegn herved.
Sø- og Handelsretten anfører desuden i sin kendelse, at både ShopRo-sted og Ronald anvender forskellige varianter af deres RR-logoer, her-under med forskellig grafisk udformning og tilhørende tekst. Herefter oplistes 3 af Ronalds logoer, hvortil det anføres, at logoerne i det føl-gende vil blive betegnet som ”Ronalds logoer” . I den efterfølgende gennemgang af Ronalds dokumentation for brug, betegnes alle de fremviste logoer som ”RR-logoet” , hvilket understreger, at samtlige mærker indgår i betegnelsen ”RR-logoet” i Sø- og Handelsrettens ken-delse.
2.4. Risiko for forveksling
Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand, gøres det gældende, at selv hvis Ronald kan siges at have etableret en uregistreret varemærke-ret, som går forud for ShopRosteds brug, så vil der ikke være tale om en krænkelse, idet der ikke foreligger en risiko for forveksling.
En forvekslingsrisiko mellem to varemærker forudsætter, at der er en vis lighed både mellem mærkerne og mellem de varer og ydelser, som mærkerne er registreret for eller anvendes for.
Det gøres gældende, at der i nærværende sag hverken er en høj grad af mærkelighed eller en høj grad af varelighed. Efter en helhedsvurdering
16
af alle relevante faktorer kan det således lægges til grund, at der ikke foreligger en risiko for forveksling, hvilket ligeledes var Sø- og Han-delsrettens vurdering, jf. kendelsens præ- misser:
Henset til den begrænsede visuelle lighed mellem logoerne og den væ-sentlige forskel på parternes virksomhed og kundekreds finder retten efter en helhedsvurdering, at Ronald ikke har sandsynliggjort, at der i parternes omsætningskreds er risiko for forveksling af parternes mær-ker, og at Ronald derfor ikke har sandsynliggjort, at ShopRosteds ad-færd nødvendiggør meddelelse af påbud og forbud, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2.
På den anførte baggrund tager retten ikke anmodningen om forbud til følge.
I det følgende vil henholdsvis vurderingen af varelighed, jf. pkt. 2.4.1, og mærkelighed, jf. pkt. 2.4.2., blive behandlet.
2.4.1.Varelighed
Ved vurderingen af varelighed er der en række faktorer, som inddrages i vurderingen, herunder varernes egenskaber, deres art, anvendelses-formål og benyttelse, om de er komplementære eller i konkurrence med hinanden, og om den ene vare kan indgå som en væsentlig del af den anden. Hertil kommer varernes relevante omsætningskreds og de rele-vante brancheforhold.
Det gøres gældende, at Sø- og Handelsrettens vurdering af parternes varer og ydelser, hvorefter der ikke fandtes at være tilstrækkelig vare-lighed, er korrekt. Det gøres gældende, at Sø- og Handelsrettens vurde-ring er foretaget i overensstemmelse med praksis, og at retten har ind-draget de relevante faktorer i sin vurdering.
I sin kendelse skriver Sø- og Handelsretten, at der er foretaget en vur-dering af ”parternes virksomhed og kundekreds” , og at Sø- og Han-delsretten – på den baggrund – har vurderet, at der ”i parternes om-sætningskreds” ikke er risiko for forveksling. Dermed siger Sø- og Handelsretten direkte, at de har taget stilling til netop de parametre, som er relevante for vurderingen, herunder varerne, deres kundekreds og deres slutbrugere.
Det gøres gældende, at engroshandel og detailhandel, som parterne hver især fandtes at beskæftige sig med som deres primære virksom-hed, ikke er lige-artede i den konkrete sag. Det gøres i den forbindelse gældende, at det af Ronald fremlagte materiale til støtte for deres på-stande alene angiver, at engroshandel og detailhandel ikke-automatisk er ikke-sammenlignelige, men at der må foretages en helhedsvurdering heraf, hvor de relevante faktorer inddrages og holdes op mod hinan-den, hvilket Sø- og Handelsretten netop har gjort ud fra parternes for-klaringer om deres respektive virksomheder.
17
Vurderingen af parternes varer skal tage udgangspunkt i de varer, som parterne hver især har dokumenteret at have anvendt deres varemær-ker for. Det gøres i den forbindelse gældende, at Ronald i bedste fald alene har dokumenteret at have anvendt sit mærke for engroshandel og private label-ydelser, hvilket understøttes af forklaringen afgivet af Ro-nald for Sø- og Handelsretten, og at engroshandlen alene har rettet sig mod nogle meget specifikke private label og no-name produkter. Vur-deringen af vareligheden må således indskrænkes hertil, og da den do-kumenteret brug ikke er sammenlignelig med ShopRosteds varer og ydelser, foreligger der ikke varelighed.
Det gøres gældende, at det alene er engroshandel med de produkter, der dokumenteret er anvendt før ShopRosted påbegyndte brugen af de-res logoer, der kan indgå i vurderingen, idet Ronald alene kan opnå en uregistreret ret hertil, og at der således i praksis er tale om en meget lille andel produkter og alene engroshandel hermed.
I den forbindelse gøres det gældende, at det det må tillægges stor vægt for sagens vurdering, at kundekredsen for parternes produkter/ydelser er helt forskellige, og at der således reelt ikke er tale om samme aftage-re. Ronalds kundekreds er af Ronalds direktør Vidne 1 angivet som primært store kædeforhandlere, der køber privat label-produkter eller no-name produkter af Ronald og som sælger disse som discount-produkter uden brug af Ronalds logo til slutkunderne, hvorimod ShopRosteds kunder primært er slutbrugerne, der køber produkterne direkte hos ShopRosted eller via dennes forhandlere bestående af frisø-rer. Der er således ikke tale om et overlap i kundekredsen, hvorfor der vanskeligt kan foreligge en kommerciel risiko for forveksling.
Det gøres på den baggrund gældende, at der ikke foreligger den for-nødne varelighed mellem Ronalds og ShopRosteds varer og ydelser.
2.4.2.Mærkelighed
Det gøres gældende, at mærkerne ikke har den fornødne lighed – hver-ken visuelt, fonetisk eller konceptuelt.
Mærkerne kan sammenlignes således:
18
19
2.4.2.1. Visuel lighed
Ved vurderingen af den visuelle lighed mellem to mærker indeholden-de figurlige elementer, lægges der vægt på bogstaverne indeholdt i mærkerne, herunder antallet og placeringen heraf, samt den grafiske udformning af mærkerne, herunder om der er anvendt en lignende gra-fisk udformning på de figurlige elementer. To mærker kan således an-ses som forskellige, selvom de indeholder de samme ord/bogstaver, hvis mærkerne indeholder yderligere figurlige elementer, som skal ind-gå i vurderingen, eller hvis de sammenfaldende bogstaver er udformet på forskellig vis rent grafisk.
Som det fremgår af skemaet ovenfor, består samtlige af Ronalds mær-ker af to R’er med ryggen mod hinanden. R’erne har normale propor-tioner, og fremstår således som et almindeligt bogstav. Mærkerne B og C har derudover ordelementerne ”Ronald Since 1913” og ”Ronald ApS Accessories” . Mærkerne er udformet i sort.
ShopRosteds logoer indeholder ligeledes alle to R’er med ryggen mod hinanden. Den øverste del af R’erne er overdimensioneret og får de to R’er til at fremstår som en cirkel. ”Benene” på R’erne er tilsvarende un-derdimensionerede og udgør kun en meget lille del af det samlede bog-stav. De to R’er fremstår ligeledes som en saks, hvilket selvsagt har rela-tion til de hårprodukter som logoerne anvendes for. Mærke 2 og 3 in-deholder derudover ordelementerne ”Rosted Danish Design” , mens mærke 4 og 5 indeholder ordelementerne ”Rosted www.shoprosted” og ”Rosted www.salonrosted.dk” . Mærke 1 og 2 er udformet i sort, mens mærke 3, 4 og 5 er udformet i forskellige nuancer af blå, sølv/grå og hvid.
Det gøres gældende, at mærkerne alene har sammenfald i brugen af de to R’er med ryggen til hinanden, samt bogstaverne RO og D for så vidt angår mærke B/C og 2- 5.
For så vidt angår sammenfaldet i brugen af to R’er, gøres det gældende, at udformningen af de to R’er ikke ligner hinanden, og at brugen heraf således ikke er nok til at statuere visuel lighed. Det er særligt den over-dimensionerede øverste halvdel af ShopRosteds R’er, der fører til dette resultat, idet det giver ShopRosteds mærker et helt andet udtryk end Ronalds. Det gøres gældende, at udformningen af den øverste halvdel af ShopRosteds R’er er et dominerende – og gennemgående – element i deres varemærker, der således skal tillægges væsentlig betydning i sammenligningen med Ronalds mærker.
I den forbindelse gøres det gældende, at brugen af to R’er med ryggen mod hinanden ikke er forbeholdt ShopRosted og Ronald, men at en lang række andre virksomheder ligeledes benytter sig af denne grafiske opsætning, ligesom denne specifikke opsætning kan købes hos tjenester som Adobe Stock, der udbyder logodesigns. Ligeledes henvisningen til listen i bilag Y, der viser ikke mindre end 72 gyldige varemærkeregi-streringer i EU med samme grafiske opsætning som Ronalds og ShopRosted. Brugen af R’erne i Ronalds logo er således ikke særegen
20
for dem, men har begrænset særpræg, særligt når bogstaverne ikke er specielt stiliserede eller udført på en særpræget måde. Ronalds eventu-elle beskyttelsesomfang må således også være af meget begrænset om-fang og alene omfatte de tilfælde, som er identiske eller kvasi-identiske, hvilket ShopRosteds R’er netop ikke er.
For så vidt angår de sammenfaldende bogstaver RO og D i henholdsvis RONALD og ROSTED, gøres det gældende, at mærkernes opbygning fører til, at sammenfaldet har begrænset betydning. I samtlige af Ro-nalds mærker er de to R’er placeret oven over teksten, mens R’erne i ShopRosteds mærke 2, 4 og 5 er placeret ved siden af teksten, hvilket giver et anderledes udtryk. Disse har således heller ikke den fornødne grad af visuel lighed. At mærke 2, 4 og 5 derudover indeholder ordele-menterne ”Danish Design” , ”www.shoprosted.dk” og ”www.salonrosted.dk” , som ikke kan sammenlignes med Ronalds ord-elementer, understreger den manglende lighed.
ShopRosteds mærke 3 har en opbygning tilsvarende Ronalds mærke B/C, med R’erne øverst og tekst nedenunder, men mærket er til gen-gæld også udformet i en klar blå farve, der således afviger fra Ronalds mærker. Disse er således heller ikke visuelt sammenlignelige, trods sammenfaldet i bogstaverne RO og D. Det bemærkes, at en farve i sig selv som udgangspunkt ikke er nok til at afvige fra et tidligere mærke, men at en farveforskel selvsagt skal indgå i vurderingen af mærkernes samlede visuelle lighed.
Det gøres på den baggrund gældende, at der ikke foreligger den for-nødne grad af visuel lighed mellem mærkerne.
2.4.2.2. Fonetisk lighed
Den fonetiske lighed mellem to mærker afhænger af antallet og række-følgen af ordelementerne i mærkerne, samt deres udtale og intonation.
Begge parters mærker indeholder som nævnt RR. Det gøres dog gæl-dende, at den relevante kundekreds ikke vil udtale dette, men hoved-sageligt se det som et figurligt element – særligt i ShopRosteds mærker, hvor RR’erne fremstår meget særprægede og danner silhuetten af en overdimensioneret saks.
De relevante ordelementer at sammenligne bliver således på den ene side ”Ronald” og ”Ronald ApS Accessories” , og på den anden side ”Rosted” , ”Rosted www.shoprosted.dk” og ”Rosted www.salonrosted.dk” .
For så vidt angår ”Ronald” over for ”Rosted” , gøres det gældende, at mærkerne – trods sammenfaldet i bogstaverne RO og D - ikke er til-strækkeligt ens rent fonetisk til, at der er risiko for forveksling. Mær-kerne starter begge med RO, men udtalen heraf kan variere – ”Ronald” kan udtales som ”Ro-nal” , men det kan også udtales som ”Rå-nal” , ba-seret på den engelske udtale kendt fra bl.a. Ronald McDonald og Ro-
21
nald Reagan. Til sammenligning udtales ”Rosted” udtales som ”Ro-sted” , og udtalen af det overlappende RO er således ikke den samme. Derudover udtales begge ShopRosteds mærker med tydeligt afslut-nings-D –fonetisk ð - mens ”Ronald” (uanset udtalen) udtales med stumt afslutnings-d. Det ene af de tre sammenfaldende bogstaver bliver således slet ikke udtalt i Ronalds mærke, og den sidste halvdel af mær-kerne – ”nal” vs. ”sted” – afviger markant fra hinanden.
Hertil kommer, at de øvrige ordelementer – ”ApS Accessories” , ”www.shoprosted.dk” , ”www.salonrosted” - ikke har noget sammen-fald og således får mærkerne til at afvige yderligere fra hinanden.
Det gøres på den baggrund gældende, at mærkerne ikke har den for-nødne grad af fonetisk lighed.
2.4.2.3. Konceptuel lighed
Den konceptuelle lighed vurderes ud fra mærkernes semantiske ind-hold – hvad de betyder, hvilke billeder de skaber, eller hvad de vil blive opfattet som.
Da både ”Ronald” og ”Rosted” vil blive opfattet som et navn uden sammenhæng med den anden, gøres det gældende, at der ikke er nogen grad af konceptuel lighed mellem mærkerne.
Brugen af ”Accessories” i Ronalds mærke C vil blive anset som en hen-visning til de udbudte produkter, hvilket ikke har noget sammenfald med indholdet af Shop-Rosteds mærker.
2.4.2.4. Helhedsvurdering af risikoen for forveksling af parternes mærker
Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand, gøres det – på baggrund af ovenstående – gældende, at ShopRosteds mærker hverken har den fornødne varelighed eller mærkelighed med Ronalds mærker, og at der således ikke er noget grundlag for en risiko for forveksling. Selv hvis det findes dokumenteret, at Ronald har opnået en uregistreret vare-mærkeret, som går forud for ShopRosteds brug af dennes logoer, fore-ligger der ikke en varemærkeretlig krænkelse.
Det gøres gældende, at ingen i parternes relevante kundekredse vil bli-ve foranlediget til at tro, at produkterne eller parterne har noget med hinanden at gøre, hvilket da også var Sø- og Handelsrettens konklusion ud fra en helhedsvurdering af sagen.
Det gøres på den baggrund gældende, at ShopRosted skal frifindes for Ronalds påstande, idet brugen af ShopRosteds logoer ikke udgør en krænkelse af Ronalds rettigheder, da der ikke foreligger nogen risiko for forveksling.
22
2.5. Ronalds passivitet
Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand, gøres det endvidere gældende, at Ronald havde kendskab til, eller burde have haft kend-skab til, ShopRosteds brug af deres logoer langt tidligere, og at de såle-des har udvist retsfortabende passivitet ved ikke at gøre indsigelse på et tidligere tidspunkt. Selv hvis Ronald findes at have etableret en vare-mærkeret, som går forud for ShopRosteds brug, og selv hvis det anta-ges, at der er en risiko for, at ShopRosteds logoer kan forveksles med Ronalds mærker af den relevante omsætningskreds, kan Ronald således ikke gøre indsigelse på nuværende tidspunkt.
Som det fremgår af den fremlagte dokumentation har ShopRosted mar-kedsført sine logoer på det danske marked siden 2016. Brugen har om-fattet samtlige af de logoer, som Ronald nu gør indsigelse imod, eller som minimum de dominerende dele heraf.
Logoerne har været anvendt på ShopRosteds 3 hjemmesider, på flere forskellige profiler på de sociale medier, herunder i omfattende Face-book-grupper og via både sponsorerede indlæg, annoncer og boostede opslag, på bannerannoncer og vejskilte, herunder på en række større, danske indfaldsveje, ligesom ShopRosted siden 2018 har været hoved-sponsor på Reality Awards, der er Danmarks største awardshow med landsdækkende medieomtale og livestreaming på nationale medier som Ekstra Bladet, BT og lignende.
Derudover har logoerne – vigtigst af alt – været anvendt på ShopRo-steds produkter, som dels har været forhandlet direkte til kunderne via ShopRosteds egen detailhjemmeside og dels været forhandlet af ShopRosteds forhandlere. ShopRosted har – alene på sin detailhjem-meside – haft en stor omsætning på salg af produkterne.
Intet af dette har givet anledning til indsigelse fra Ronalds side før nu, selvom Ronald hævder, at der er overlap mellem både produkter og kunder.
Ligeledes har ShopRosted søgt om varemærkebeskyttelse af sine logoer, hvilket heller ikke har givet anledning til indsigelser fra Ronalds side.
Det gøres på den baggrund gældende, at Ronald har udvist retsforta-bende passivitet.
Det er korrekt, at den tidligere Virksomhed ApS 1 gik konkurs i juli 2023. Virksomheden var ejet af Acurra Invest Holding ApS, som er ejet 100% af Person 1 – som ligeledes ejede 100% af Virksomhed ApS 1 og ejer 100% af ShopRosted ApS gennem Acurra Invest Holding ApS.
Brugen af Rosted-logoerne er både foretaget af Virksomhed ApS 1 (frem til dennes konkurs), Acurra Invest Holding ApS og ShopRosted ApS (efter dennes stiftelse), men eftersom alle 3 selskaber henhører under hol-
23
dingselskabet, som blev stiftet i 2014, og da dette har været en koncern-beslutning, tilfalder den samlede brug holdingselskabet. Dette under-støttes af, at Shop-Rosteds EU-varemærker allerede i 2021 (dvs. 2 år før Virksomhed ApS 1s konkurs og 1 år efter stiftelsen af ShopRosted ApS) blev overdraget til holdingselskabet, da man ønskede at samle rettighe-derne der. Holdingselskabet indleverede ligeledes EU-varemærkeansøgning i eget navn i september 2022 (dvs. mens både ShopRosted ApS og Virksomhed ApS 1 var aktive). Det er derudover hol-dingselskabet, der står som indehaver af samtlige af de af ShopRosted anvendte domæner.
Det gøres på den baggrund gældende, at det er underordnet, om den fremlagte dokumentation viser brug før stiftelsen af ShopRosted ApS, idet brugen er sket bredt i koncernen og er foretaget af enten søstersel-skabet Virksomhed ApS 1, ejet 100% af Person 1, eller af holdingsel-skabet Acurra Invest Holding ApS, ejet 100% af Person 1. Alle ret-tigheder er samlet omkring Acurra Invest Holding ApS, der herefter li-censerer rettighederne til de relevante enheder i koncernen.
2.6. Afsluttende bemærkninger
Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det gældende, at Ronald – som påberåber sig ibrugtagne rettigheder – skal dokumentere at have etableret en varemærkeret, som går forud for det tidspunkt, hvor ShopRosted påbegyndte brugen af deres logoer. Det gøres gæl-dende, at det af Ronald fremlagte materiale ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere en sådan uregistreret ret før ShopRosted påbegyndte brugen i 2016, subsidiært 2018.
Det gøres derudover gældende, at Ronald alene opnår beskyttelse for de produkter og ydelser, som de kan dokumentere kontinuerlig brug af. Baseret på det fremlagte dokumentationsmateriale, der er af beske-dent omfang, kan dette i bedste fald alene påberåbes for engroshandel i klasse 35, og kun for engroshandel af nogle meget specifikke produkter, hvorfor vurderingen af forvekslingsrisikoen mellem Ronalds og ShopRosteds mærker må tage udgangspunkt heri.
Det gøres gældende, at der ikke foreligger en risiko for forveksling mel-lem ShopRosteds og Ronalds mærker, fordi der hverken er tilstrækkelig varelighed eller mærkelighed. Ud fra en helhedsvurdering af parternes varer, ydelser, kunder og omsætningskanaler, samt mærkernes visuelle forskelle og det begrænsede særpræg i brugen af RR, må det – som gjort af Sø- og Handelsretten – konkluderes, at der ikke foreligger nogen risi-ko for, at den relevante omsætningskreds vil tro, at parterne – baseret på deres logoer – har noget med hinanden at gøre.
Selv hvis dette ikke var tilfældet, og ShopRosteds logoer kunne siges at udgøre en krænkelse af Ronalds ibrugtagne rettigheder, gøres det gæl-dende, at der er udvist retsfortabende passivitet fra Ronalds side. ShopRosted har anvendt sine logoer i mange år og markedsført sig massivt på det danske marked, hvorfor Ronald burde have opdaget ShopRosted for længe siden og gjort indsigelse.
24
Den af Sø-og Handelsrettens afsagte kendelse er således korrekt, hvor-for ShopRosted skal frifindes for de af Ronald nedlagte påstande 1-5.”
ShopRosted har indleveret en omkostningsopgørelse, hvoraf fremgår, at selska-bet har afholdt udgifter ekskl. moms til advokat på 202.500 kr. til og med febru-ar 2024.
Landsrettens begrundelse og resultat
Sagen angår også for landsretten, om Ronald har opnået en ved brug stiftet va-
remærkebeskyttelse af sit ”RR-logo” ,med tilknyttet tekst i form af hen-
holdsvis; ”Ronald A/S” , ”Since 1913” og ”Ronald accesories” eller i sin rene form uden tilknyttet tekst. I bekræftende fald er spørgsmålet, om ShopRosted ved anvendelse af sit ”RR-logo” i de udgaver, der fremgår af de af Roland ned-lagte påstande, krænker Ronalds rettigheder efter varemærkeloven og/eller markedsføringsloven. Måtte det være tilfældet, er der spørgsmål om, hvorvidt Ronald har udvist retsfortabende passivitet.
Landsretten bemærker indledningsvis, at der efter det oplyste om den koncer-ninterne brug af ShopRosted-logoer/varemærker i de af Person 1 helejede selskaber Accura ApS (i januar 2020 fusioneret med Virksomhed ApS 1 med sidst-nævnte som fortsættende selskab), Virksomhed ApS 1 (opløst efter konkurs den 25. juli 2023), og det indkærede selskab ShopRosted ApS samt holdingselskabet, Acurra Invest Holding ApS, hvorigennem de øvrige selskaber har været og er ejet, ikke er grundlag for at anse ShopRosted for uberettiget til at påberåbe sig brug af logoer og varemærker, som er foretaget af de ophørte selskaber Accura ApS og Virksomhed ApS 1.
Efter bevisførelsen, herunder navnlig de af Roland fremlagte fakturaer og skærmprints af Rolands hjemmeside fra perioden 2007-2015, finder landsretten det sandsynliggjort, at Roland ved ibrugtagning har erhvervet en varemærkeret til RR logoet i hvert fald sammen med teksten, ”Ronald A/S” , herunder med tilføjelsen ”Since 1913” , som figurmærke på et ikke nærmere klarlagt tidspunkt, men dog forud for at ShopRosted og de koncernforbundne selskaber begyndte at anvende ShopRosteds ”RR logo” . I det følgende omtales den anførte variant af Ronalds RR logoer med den tilknyttede tekst ”Ronald A/S” og ”Since 1913” som ”Ronalds RR logo” .
Det fremgår af samme skærmprints og fakturaer, at Roland har udbudt varer i en række forskellige varekategorier, herunder periodisk varer i klasse 3, 8, 21 og 26.
Det er ubestridt, at Roland sælger sine varer engros til brug for videresalg i de-tailhandelen. På de omtalte skærmprints fra Rolands hjemmeside fremstår Ro-
25
lands RR logo som et kendetegn for virksomheden, mens de af Roland udbudte varer ikke er mærket med eller i øvrigt vist på en måde, hvor logoet fremstår som anvendt som kendetegn for den enkelte vare. Landsretten finder, at hjem-mesiden efter sit indhold må anses for rettet mod virksomheder, der ønsker at købe varer med henblik på videresalg til forbrugere enten uden varemærker eller under egne varemærker og kendetegn, såkaldte ”no-name” - eller ”private label” -produkter. At Roland helt overvejende sælger varer, der ikke er påført eller vises med RR logoet, fremgår også af forklaringen afgivet af Ronalds ad-ministrerende direktør, Vidne 1, i Sø- og Handelsretten, hvorefter stør-stedelen af Rolands varesalg er no name-varer og varer til private label brug, og hvorefter Ronalds kunder primært er store kædeforhandlere i discountsegmen-tet. Der er da også af Roland kun fremlagt ét eksempel på salg til forbrugere af varer, der vises i sammenhæng med Rolands RR logo (briller i et Magasin-katalog fra 2003).
Som anført af Sø- og Handelsretten sælger ShopRosted i al væsentlighed sine varer, som generelt er mærket med ShopRosted logoer, direkte til forbrugerne, og det begrænsede salg, der måtte være til forhandlere, er rettet mod frisørsalo-ner.
På den baggrund finder landsretten, at Roland og ShopRosted under anvendel-se af deres respektive RR logoer henvender sig til to så forskellige omsætnings-kredse, at de ikke kan anses for at være i umiddelbar konkurrence med hinan-den.
Herefter og efter en helhedsvurdering, hvorunder landsretten er enig i den af Sø- og Handelsretten foretagne vurdering af den begrænsede visuelle lighed mellem parternes RR logoer, tiltræder landsretten, at Roland ikke har sandsyn-liggjort, at parternes respektive omsætningskredse vil forveksle – herunder an-tage at der er forbindelse mellem – Ronalds varer som disse markedsføres af Ronald under anvendelse af Ronalds RR logo og ShopRosteds varer, som disse markedsføres under anvendelse af ShopRosteds RR logo, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2. Af samme grund er det ej heller sandsynliggjort at ShopRosted har overtrådt markedsføringslovens §§ 3, 20 og 22.
Landsretten finder som følge heraf, at betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 1, om, at ShopRosteds adfærd krænker Rolands ret, ikke er opfyldt.
Landsretten stadfæster derfor Sø- og Handelsrettens kendelse.
Efter sagens udfald skal Roland i sagsomkostninger for landsretten betale 200.000 kr. til ShopRosted til dækning af udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Ud over sagens udfald er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til at sikre, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den
26
part, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48), som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties).
THI BESTEMMES:
Sø- og Handelsrettens kendelse stadfæstes.
I sagsomkostninger for landsretten skal Ronald A/S inden 14 dage betale 200.000 kr. til ShopRosted ApS. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
Publiceret til portalen d. 08-03-2024 kl. 10:00
Modtagere: Advokat (L) Martin Hoffgaard Rasmussen, Indkærede ShopRosted ApS, Kærende Ronald A/S, Advokat (H) Søren Danelund Reipurth