Dom
SØ-OG HANDELSRETTEN
KENDELSE
afsagt den 10. januar 2024
Sag BS-33943/2023-SHR
Herning Fabrics A/S
(advokat Michael Hansen)
mod
OPUS ONE A/S
(advokat Christian Janus Erdmann Fürst)
og
Geoff Anderson Danmark ApS
(advokat Christian Janus Erdmann Fürst)
Denne afgørelse er truffet af retspræsident Mads Bundgaard Larsen sammen med de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Marianne Jensen.
Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen, der er anlagt den 10. juli 2023. handler om, hvorvidt der er grundlag for at nedlægge et midlertigt forbud mod, at OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS gør erhvervsmæssigt brug af betegnelsen ”Technical Merino” for beklædningsgenstande. Sagen handler endvidere om, hvorvidt OPUS ONE A/S
2
og Geoff Anderson Danmark ApS skal påbydes at tilbagekalde sådanne produkter fra sine forhandlere.
Herning Fabrics A/S har nedlagt følgende påstande:
1. OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS forbydes at anvende betegnelsen TECHNICAL MERINO i forbindelse med tekstilvarer og be-klædningsgenstande i EU.
2. OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS påbydes at tilbage-kalde alle leverede produkter markedsført under betegnelsen TECHNI-CAL MERINO, som illustreret i bilag 1, fra sine forhandlere og samar-bejdspartnere i EU.
De midlertidige forbud og påbud er begæret meddelt uden krav om sikker-hedsstillelse, subsidiært mod en af retten fastsat sikkerhed på ikke over 50.000 kr.
OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS har nedlagt følgende påstande:
Over for Herning Fabrics A/S’ påstand 1:
Principalt
Sagen nægtes fremme.
Subsidiært
Påstanden fremmes mod Herning Fabrics A/S’ stillelse af sikkerhed på 2,4 mio. kr.
Tertiært
Påstanden fremmes mod Herning Fabrics A/S’ stillelse af en efter rettens skøn passende stillet sikkerhed.
Over for Herning Fabrics A/S’ påstand 2:
Principalt
Sagen nægtes fremme.
3
Subsidiært
Påstanden fremmes mod Herning Fabrics A/S’ stillelse af en efter rettens skøn passende stillet sikkerhed.
Oplysningerne i sagen
Sagens parter
Herning Fabrics A/S (herefter ‘Herning Fabrics’) er et dansk selskab stiftet i 2004. Selskabet hed tidligere KEMOTEXTIL A/S (herefter ’Kemotextil’). Selska-bets formål er at drive fabrikation, efterhandling og handel med tekstiler og be-klædning.
OPUS ONE A/S (herefter ‘Opus One’) er et dansk selskab stiftet i 2002. Selska-bets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder engroshandel med be-klædning.
Geoff Anderson Danmark ApS (herefter ’Geoff Anderson Danmark’) er et dansk selskab stiftet i 2015 med hovednavnet European Fishing Clothes ApS. Selskabets formål er at udøve handel inden for jagt, fiskeri og fritid samt her-med beslægtet virksomhed. Geoff Anderson Danmark er forhandler af beklæd-ningsgenstande af mærket Geoff Anderson, som er produceret af Opus One.
Herning Fabrics’ varemærkeregistrering og brug af ’Technical Merino’
Den 17. december 2013 ansøgte Herning Fabrics den europæiske varemærke-myndighed EUIPO om varemærkeregistrering i EU af figurmærket ’Technical Merino’. Det registrerede EU-varemærke med registreringsnummer 012437232 ser således ud:
Af udskrift fra EUIPO’s database fremgår, at figurmærket er registreret for nær-mere angivne varer i klasse 24, herunder filtreringsmaterialer af tekstil, tekstilvarer og erstatninger for tekstilvarer, vævede stoffer, tekstiler (meterva-rer), mellemfor af tekstil som metervarer, metervarer af tekstil til beklædning, metervarer af tekstil til fremstilling af beklædningsgenstande, og i klasse 25,
4
herunder beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Udfor ’Erhvervet særpræg’ er anført ’nej’.
Fra tiden før ansøgningen om EU-varemærkeregistrering er der fremlagt to fak-turaer dateret den 15. august 2013 og den 27. august 2013 på henholdsvis 330 stofhængere og 5.000 hangtags. Der er fremlagt følgende billeder af de pågæl-dende stofhængere og hangtags, hvorpå figurmærket ’Technical Merino’ er trykt:
5
Der er fremlagt følgende udaterede billeder af produkter fra Herning Fabrics, hvor figurmærket ’Technical Merino’ ses trykt på de pågældende beklædnings-genstande:
6
7
8
En udateret oversigt over Herning Fabrics’ produktsortiment af beklædnings-genstande viser billeder af 10 produkter, heriblandt de tre, der er vist ovenfor. På oversigten er der ud for det enkelte produkt anført varenummer, varebeskri-velse, farve, størrelser og pris. Der er hertil fremlagt en række fakturaer og ord-resedler på køb af beklædningsgenstande fra Herning Fabrics. Øverst på faktu-raerne fremgår figurmærket ’Technical Merino’ efterfulgt af teksten ”Garments by Kemotextil A/S … ”. Fakturaerne er udstedt i perioden 11. november 2013 til 23. oktober 2017 til diverse kunder, herunder Fabrixs ApS i Herning, Praxis i Herning, Weartech ApS i Otterup, LCD Denmark i Give, Virksomhed i Sverige og Midt- & Vestjyllands Politi.
For så vidt angår brugen af varemærket inden for de seneste fem år har Her-ning Fabrics fremlagt kopier af fakturaer, ordrebekræftelser og pakkelister på metervarer udstedt til diverse kunder, heriblandt Martello ApS (herefter Mar-tello) og Virksomhed A/S, i perioden 13. september 2019 til 27. april
9
2023. På fakturaerne under varebetegnelse fremgår med sædvanlig tekst ’Tech-nical Merino’, mens figurmærket ’Technical Merino’ fremgår øverst og i nogle tilfælde også nederst på ordrebekræftelserne og pakkelisterne.
Herning Fabrics har oplyst, at Martello som aftager af Herning Fabrics’ produk-ter har tilladelse til at anvende figurmærket ’Technical Merino’ i forbindelse med online markedsføring. Der er i den sammenhæng fremlagt to udskrifter fra Martellos hjemmeside fra internetarkivet WayBack Machine, dateret henholds-vis den 17. oktober 2021 og 23. januar 2022, hvor figurmærket ’Technical Me-rino’ ses anvendt. Der er videre fremlagt udskrifter af to opslag fra henholdsvis Martellos Facebook-profil og Martellos Instagram-profil, begge dateret den 30. juni 2021, hvor hashtagget #technicalmerino ses anvendt sammen med et bil-lede af produkter fra Herning Fabrics. Til illustration ses Facebook-opslaget ne-denfor:
10
Der er endvidere fremlagt en udskrift fra Herning Fabrics hjemmeside, hvor der under overskriften ’Metervarer’ står: ”Herning Fabrics udvikler og producerer også sine egne metervarer. Specielt indenfor tekniske merino uld kvaliteter har vi opbygget en faglig ekspertise. …”
11
Opus One og Geoff Anderson Danmarks brug af ’Technical Merino’
Sagens bilag 1, som er nævnt i Herning Fabrics påstand 2, viser produkter af mærket Geoff Anderson, herunder handsker, huer og strømper, hvor betegnel-sen ’Technical Merino’ er anvendt. Bilaget består dels af en udskrift fra Geoff Anderson Danmarks hjemmeside, dateret den 22. december 2022, der blandt andet viser følgende:
12
13
Herudover består bilag 1 af fem screenshots, alle dateret den 6. juli 2023, fra webshops på hjemmesiderne outdoornu.dk, topgrej.dk, justfishing.dk, odensej-agt.dk og hobbyfiskeren.dk, hvor man kan købe Geoff Anderson-produkter med betegnelsen ’Technical Merino’. Se til eksempel følgende billede:
Udover bilag 1 er der fremlagt følgende opslag fra Geoff Anderson Danmarks Instagram-profil dateret den 9. december 2017:
14
15
Der er endvidere fremlagt tre screenshots dateret den 2. november 2023 fra webshops tilhørende Odense Jagt & Fritid, outdoornu.dk og Outdoor i Cen-trum, hvor man kan købe Geoff Anderson-produkter med betegnelsen ’Techni-cal Merino’.
Korrespondance mellem parterne
Den 4. januar 2023 skrev advokat Michael Hansen på vegne af Herning Fabrics til Geoff Anderson Danmark og anmodede Geoff Anderson Danmark om straks at ophøre med salg og markedsføring under betegnelsen 'Technical Merino’ med henvisning til, at dette udgjorde uberettiget brug af Herning Fabrics vare-mærke.
Den 27. januar 2023 skrev advokat Michael Hansen ligeledes til Opus One og anmodede Opus One om at ophøre med at bruge betegnelsen ’Technical Me-rino’, idet Opus One stod bag produktionen af Geoff Anderson Danmarks pro-dukter.
Den 8. juni 2023 meddelte advokat Janus Fürst på vegne af Opus Ones, at Opus One bestred den påberåbte krænkelse.
Øvrig brug af betegnelser for tekniske uldprodukter
Der er fremlagt en række eksempler på, hvordan betegnelser for tekniske uld-produkter, herunder udtrykket ’technical merino’, i øvrigt er blevet anvendt – både før og efter Herning Fabrics’ varemærkeregistrering.
I relation til sagens parter er der fremlagt et katalog fra Geoff Anderson fra 2000, hvor der på forsiden står ”Technical Clothing” .
Af en e-mail sendt den 18. juni 2012 til Vidne 1, som er Stilling i Opus One, fremgår det, at en leverandør tilbyder ”technical merino boot socks” .
Herudover er der fremlagt et uddrag fra et katalog fra en Technical Wool Con-ference afholdt i Californien i 1964.
Der er også fremlagt tre indlæg med kommentarspor fra Blog fra henholdsvis 25. januar 2011, 19. december 2011 og 30. november 2012. Det første blogindlæg har overskriften ”Regular wool vs ’technical’ wool” og hand-
16
ler om forskellen på almindelige uldprodukter og tekniske uldprodukter, her-under hvad der kendetegner ’technical wool’. I det andet indlæg skriver blogin-dehaveren om en balaclava, der er lavet af ’technical merino fabric’. Hvad angår det tredje blogindlæg fremgår følgende af en kommentar til indlægget: ”… There is another company in the UK called EDZ that has technical merino for cycling and sports that looks good. There are other companies in the UK as well. …”
Herudover er fremlagt blandt andet:
•En vejledning om beklædning fra det canadiske National Collaborating Centre for Environmental Health fra 2010, der omtaler ”technical merino wool” .
•En artikel fra den 27. juli 2010 vedrørende en messe afholdt i Friedrichs-hafen i Tyskland, hvoraf fremgår, at firmaet Icebreaker havde lanceret ”merino technical knits for runners” .
•Et Instagram-opslag fra 13. februar 2020 fra en personlig profil, hvor hashtagget #technicalmerino er anvendt.
•En udateret udskrift fra Woolmarks hjemmeside, der omtaler en kollek-tion lavet af ”technical Merino wool fabrics” .
•Udaterede udskrifter fra hjemmesider, der viser to ”technical merino wool jacquard” -trøjer fra mærket Burberry, ”Technical Merino LS – Me-rino undertøj” fra mærket Snap og merinouldsokker fra mærket Simms beskrevet som ”Technical Merino Liner sokker” .
•Udateret udskrift fra Ortovox’ hjemmeside, hvor der i relation til salg af skisokker står ”Soft, technical merino footlets” .
•Udaterede udskrifter fra ChatGBT med svar på spørgsmål om ’technical merino’, herunder hvad der skal forstås ved ’technical merino’, og hvem der opfandt ’technical merino’.
•Udateret folder fra Mons Royale, hvoraf fremgår, at Mons Royale desig-ner ”technical merino clothing” .
Forklaringer
Vidne 2, Vidne 3, Vidne 1 og Vidne 4 har afgivet forklaring.
Vidne 2 har forklaret blandt andet, at han er direktør for og medejer af
Herning Fabrics. Den anden medejer er tøjfirmaet Fusion. Han er uddannet tekstiltekniker.
17
Til at begynde med var Kemotextil (nu Herning Fabrics) underleverandør til store producenter af metervarer, hvor Kemotextil stod for at farve og efterbe-handle stoffer. På et tidspunkt så de en idé i selv at sælge en færdig metervare. De håbede på med dette at få mulighed for B2B-salg til producenter, der i kraft af udbud leverede slutprodukter til politiet og fængselsvæsnet. Efter en brain-storm kom de frem til, at ’Technical Merino’ ville være et godt varemærke. Der var flere navne oppe at vende. ’Technical Merino’ skabte en god ramme for det, de gerne ville. De undersøgte markedet for forhindringer og fandt ingen. De fik herefter registreret ’Technical Merino’ som varemærke. Siden da har de brugt varemærket hele tiden. Kemotextil fremstillede en kollektion for at vise kunder, hvad deres metervare kunne, og kunderne kunne købe varer fra kollektionen. Kollektionen omfattede blandt andet trøjer. Kunderne købte også metervarer. De fremlagte fakturaer på slutprodukter fra 2013 til 2017 er kun et udpluk. Der er mange flere fakturaer. Fakturanumrene kører formentlig fortløbende uden at starte forfra hvert år, men det er ikke ham, der sidder med fakturering, så han er ikke sikker. I 2012 leverede Kemotextil ikke stof under mærket ’Technical Merino’, men de leverede tilsvarende metervarer. Herning Fabrics har kun en gang i 25 år købt hangtags.
I dag sælger Herning Fabrics primært metervarer. De sælger varer til producen-ter, der i kraft af udbud leverer til blandt andet DSB og taxaselskaber. Omsæt-ningen har svinget over årene fra 500.000 kr. til 4,4 mio. kr., som den var på i 2022. I 2023 forventer de en større omsætning. De kunder, der køber metervarer hos Herning Fabrics, får lov til at bruge varemærket ’Technical Merino’, hvis de gerne vil. Der er en dansk kunde og en svensk kunde, som har benyttet sig af dette. Den danske kunde er Martello. Herning Fabrics’ største kunder er Mar-tello og Virksomhed A/S. Virksomhed A/S er nok den største kunde lige nu.
Herning Fabrics har søgt på ’Technical Merino’ ind imellem for at holde øje med og beskytte varemærket. På et tidspunkt blev han opmærksom på, at Geoff Anderson Danmark og Opus One benyttede varemærket. Det skete for cirka to år siden, da Fusion blev medejer af Herning Fabrics. Han talte i den forbindelse med Vidne 1, som gav udtryk for, at Geoff Anderson Danmark og Opus One ikke ville bruge betegnelsen fremover. Tre måneder senere stødte de imidlertid på Geoff Anderson Danmark og Opus One på en messe, hvor de solgte produkter, som var mærket ’Technical Merino’. Herning Fabrics har for-søgt at være i dialog med Geoff Anderson Danmark og Opus One og har blandt andet tilbudt dem en periode til at sælge ud af produkter med betegnelsen ’Te-
18
chnical Merino’. Der er ikke andre end Geoff Anderson Danmark og Opus One, der har brugt varemærket uden tilladelse. Varemærket bliver udvandet af, at der er en konkurrent, som benytter det.
Det var Fusion, der i sin tid henvendte sig til ham og gjorde opmærksom på, at Geoff Anderson Danmark og Opus One brugte varemærket, men det var ikke i forbindelse med ejerovertagelsen. Fusion vidste godt, at de var ved at købe sig ind i et firma, der havde varemærket ’Technical Merino’.
Før denne sag har han ikke hørt om andre, der har brugt betegnelsen ’technical merino’ eller ’merino technical’. Han har hørt betegnelserne ’teknisk uld’ og ’sports wool’ brugt om produkter. Han har hørt om firmaet Icebreaker, men ikke om Icebreakers brug af betegnelsen ’merino technical’.
Foreholdt uddrag fra Herning Fabrics’ hjemmeside med omtale af tekniske me-rinouldkvaliteter har vidnet forklaret, at han vil oversætte ’teknisk merinould’ til ’technical merino’ på engelsk.
Vidne 3 har forklaret blandt andet, at han har en baggrund inden for de-
tailbranchen, hvor han startede omkring 1997 og arbejdede indtil 2005. Herefter blev han uddannet fra Journalisthøjskolen og arbejdede en tid som journalist, indtil han vendte tilbage til detailbranchen. I dag er han Stilling i en lille virk-somhed, Geoff Anderson Danmark, som forhandler brandet Geoff Anderson. Virksomhedens primære kunder er detailbutikker inden for lystfiskeri. Geoff Anderson Danmark har også lidt B2C-salg via egen hjemmeside. Udeladt. Geoff Anderson Danmark distribuerer i Danmark, Sverige, Baltikum, Polen m.fl. Danmark er det primære marked. Det civile politi er en fast kunde hos Geoff Anderson Dan-mark.
Han har kendt til tekniske uldprodukter siden sin første tid i detailbranchen i slut 90’erne og start 00’erne. Han er usikker på, hvad disse produkter præcist har heddet, så han kan ikke sige, om han er stødt på den specifikke betegnelse ’technical merino’.
Geoff Anderson Danmark har solgt tekniske merinouldsprodukter til detailbu-tikker med outdoor-produkter siden 2016. Geoff Anderson-logoet er det pri-mære logo, som er tydeligt angivet på produkterne. Herudover er der et lille stofmærke, hvor der står ’Technical Merino’ ved siden af hovedet af en vædder.
19
Den brug har været uændret siden 2016. Det er lige meget for ham, om der står ’technical merino’, ’teknisk uld’ eller ’advanced merino’, så længe betegnelsen beskriver egenskaberne ved produktet. ’Technical Merino’ er bare et mærke, der er sat på for at angive produkttypen. Det har heller ikke nogen betydning for deres kunder, om produkterne hedder det ene eller det andet. Han bruger betegnelsen ’teknisk uld’ og ikke ’technical merino’, når han sælger produkter til sine danske forhandlere.
Kort tid efter, at produkterne med betegnelsen ’Technical Merino’ kom på ga-den i 2016, søgte han på ’Technical Merino’ for at se, hvordan produkterne havde ramt markedet, og om de havde fået den ønskede synlighed. Han var im-poneret over, hvor mange af deres forhandlere, der havde lagt produkterne på deres respektive hjemmesider.
Han har aldrig hørt om Herning Fabrics eller Herning Fabrics’ produkter, før han modtog et brev fra Herning Fabrics i januar 2023. Da han modtog henven-delsen fra Herning Fabrics i januar 2023, tænkte han, at det var en fejl, at den var sendt til ham. Han sendte den derfor videre til Vidne 1 og hørte senere, at Vidne 1 havde været i dialog med Vidne 2.
Herefter troede han egentlig, at sagen var ordnet, indtil han i slutningen af fe-bruar eller starten af marts 2023 blev ringet op af en medarbejder. Medarbejde-ren var på en messe, hvor vedkommende var blevet kontaktet af en person fra Herning Fabrics, der havde taget billeder af Geoff Anderson-produkter og sagt, at der var et problem. Vidnet kontaktede herefter Vidne 1.
I starten af marts 2023 modtog han en mail fra Herning Fabrics, hvortil han sva-rede, at han var overrasket over, at han blev inddraget i sagen, da Geoff Ander-son Danmark ikke var producent. Han skrev også, at Herning Fabrics og Geoff Anderson Danmark ikke var inden for samme branche, og at han aldrig havde hørt om Herning Fabrics’ produkter. Dengang betvivlede han ikke, at Herning Fabrics havde de rettigheder, som advokat Michael Hansen gjorde gældende. Han talte derfor med Vidne 1 om, hvad de skulle gøre.
Han startede med at fjerne alt, der havde noget at gøre med ’Technical Merino’ på Geoff Anderson Danmarks hjemmeside, sociale medier og YouTube. Han kontaktede desuden alle forhandlere og bad dem fjerne produkter med beteg-nelsen ’Technical Merino’ fra deres hjemmesider mv. Han kørte også rundt til kunder og samlede produkter ind. Han orienterede alle kunder om situationen.
20
Mange kunder kunne ikke forstå, at der skulle være tale om en krænkelse. Ar-bejdet med dette har kostet ham en masse tid. Fra marts 2023 til juni 2023 har der måske været 150-200 timer forbundet med sagen. På nogle produkter klip-pede de ’Technical Merino’-mærket af og solgte produkterne billigere. Han har derfor haft en mindre indtægt på de produkter, hvor mærket var klippet af. Det drejer sig måske om ca. 3.000 produkter med en mindre indtjening på mellem 10 og 18 kr. pr. produkt.
Foreholdt de tre eksempler fra 2. november 2023 på forhandlere, der fortsat sæl-ger Geoff Anderson-produkter med betegnelsen ’Technical Merino’, har vidnet forklaret, at den ene forhandler sidst har været kunde hos ham for tre år siden. Han har ikke kunnet få kontakt til denne forhandler. Han har haft kontakt med de to andre forhandlere og har gjort, hvad han kunne for at stoppe brugen af mærket. Han og hans forhandlere afventer afklaring af denne sag.
Han tilbagekaldte produkterne med ’Technical Merino’-mærket fra alle for-handlere, blandt andet ved at sende en mail til samtlige forhandlere. Det er kor-rekt, at der stadig er nogle produkter ude på markedet, for der vil altid være butikker, man ikke kan få fat på. Tilbagekaldelsen af produkter har dog med-ført en kæmpe ændring i markedet. Hvis man havde søgt på Google efter ’tech-nical merino’ den 1. januar 2023, havde man fået mange resultater på Geoff An-derson Danmarks forhandlere. Når man søger på den danske Google-side i dag, finder man Herning Fabrics’ produkter, enkelte af Geoff Anderson Danmarks forhandlere og en enkelt tredje forhandler, der sælger sokker. Man får nogle an-dre hits, hvis man søger på den tyske Google-side. Det er advokat Janus Fürst, der har foretaget Google-søgningerne i denne sag.
Vidne 1 har forklaret blandt andet, at han er Stilling i Opus One.
Han har arbejdet i branchen siden 1990, hvor han kom i lære. Han startede med at lave Geoff Anderson-produkter som en produktlinje hos Jagt og Fiskeri. Han var meget interesseret i at lave tøj til fiskeri, hvor udbuddet var begrænset på det tidspunkt. Han opdagede, at han havde flair for det og var heldig at ramme et godt marked. Der var så stor efterspørgsel på produkterne, at produktlinjen blev flyttet ud i et særskilt selskab. Vædderhoveder på ’Technical Merino’-mær-ket er ét, han engang har tegnet. Opus One er producent, og Geoff Anderson Danmark er deres distributør i Danmark. Opus One designer og producerer, mens det er deres kunder, som for eksempel Geoff Anderson Danmark, der står for markedsføring i de enkelte lande
21
Han har brugt udtrykket ’teknisk merino’ beskrivende, siden teknisk uld kom ind i branchen. Teknisk merinould betyder, at det ikke er ren merinould. Han har altid brugt ’technical merino’ på engelsk. På dansk siger han ’teknisk uld’ eller ’teknisk merino’. Han er bekendt med, at der er andre, der også bruger be-tegnelsen ’technical merino’. Han har været en væsentlig aktør inden for ’tech-nical merino’ på outdoormarkedet i Danmark, navnlig inden for beklædning til fiskeri. Allerede i 2000 handlede han med råuld fra New Zealand, som bagefter skulle forarbejdes og gøres teknisk. I 2012 blev han tilbudt ’technical merino’-sokker i en mail fra en leverandør. Leverandøren leverede også ’technical me-rino’-produkter før 2012.
Han har aldrig hørt om Kemotextil eller Kemotextils produkter før denne sag. Han har i mere end 20 år leveret varer til politiet og militæret. I alle de år er han aldrig blevet opfordret til at bruge Kemotextils produkter. Han ville have været glad for en sådan opfordring. Han har et brand, der lever af sin historie, så han vil meget gerne have en dansk producent ind. Han har været i dialog med Vidne 2, men indtil videre er det ikke blevet til noget med et samarbejde med Herning Fabrics.
Vidne 3 ringede til ham og fortalte, at en medarbejder var blevet opsøgt af en mand fra Herning Fabrics under en bådmesse. Han kontaktede straks Vidne 2. Vidne 2 sagde, at det ikke var ham, da Vidne 2 ikke var på den pågældende messe. Vidne 3 var i fuld gang med at tilba-gekalde varer og fjerne ’Technical Merino’-mærket fra produkter, da messen fandt sted. Det var en af Vidne 3's kunder, en detailforhandler, der havde produkterne med på messen.
Han fik lavet nogle etiketter, som blev klistret hen over ”Technical Merino” -mærket på emballagen til produkterne. De klippede også en masse mærker af produkter og solgte disse produkter som 2. sortering. Deres lagerbeholdning med de omtvistede mærker havde en værdi på ca. 4 mio. kr. i salgspris på det tidspunkt, hvor advokat Michael Hansen overtog sagen for Herning Fabrics. De har måttet fjerne emballagen og klippe mærket af på en hel kollektion. I nogle tilfælde fik de lavet nogle nye mærker, der kunne sys på produkterne hen over det sted, hvor ’Technical Merino’-mærket var klippet af. Han er mest bekymret for den usikkerhed, sagen har plantet hos folk. Det har store konsekvenser for Opus One, at de bliver associeret med kopiering. Det sidste, de vil, er at kopi-ere. De er to ansatte i hans firma. Han havde ikke kontakt til advokat, før han
22
talte med advokat Janus Fürst. Både han og hans kunder afventer udfaldet af denne sag.
Opus One sælger forskellige produkter. De er ikke alle lavet af teknisk meri-nould. Produkter med ’Technical Merino’-mærket udgør en forholdsvis stor del af deres lager. De produkter, der er omfattet af Herning Fabrics påstande, er ca. 500.000 kr. værd i salgspris. Indtjeningen på den slags varer er omkring 30 %. Opus One har brugt betegnelsen ’Technical Merino’ i noget tid, og det koster noget at ændre det. Opus One bruger generelt betegnelsen ’technical merino’ som beskrivende for uldprodukter, men det er ikke alle produkterne, der er på-ført mærket med ’Techincal Merino’ og vædderhovedet. De har brug for en be-tegnelse, der beskriver teknisk merinould, men de kunne også have anvendt be-tegnelsen ’advanced merino’. Den specifikke betegnelse er ikke afgørende. I hele hans netværk bruger de betegnelsen ’technical merino’. Hvis nogen havde brandet sig med mærket ’Technical Merino’, ville han aldrig have brugt beteg-nelsen. Hvis han havde vidst, at der var andre, som benyttede mærker påtrykt ”Technical Merino’, så ville han ikke selv have gjort det.
Vidne 4 har blandt andet forklaret, at han har været i branchen for salg af
jagtvåben og fiskeriudstyr i mere end 50 år.
Vidne 1 var i sin tid utilfreds med den beklædning, man kunne til-byde lystfiskere. Vidne 1 begyndte derfor selv at få lavet nogle pro-dukter og lancerede brandet Geoff Anderson. Det gik fremad, og til sidst blev det nødvendigt at etablere et særskilt selskab – Opus One – til produkterne. Det er Vidne 1, der driver Opus One, men han er lidt inde over, når Vidne 1 har brug for en sparringspartner.
Han har en Butik – på Vej, hvor han sælger jagt-og fiskeriudstyr. Han sælger hovedsageligt til Danmark, men også til resten af verden. Han køber produkter direkte fra Opus One til sin butik. Han har solgt tekniske merinouldsprodukter i mindst 15 år, formentlig, og brugt betegnelsen ’technical merino’ eller ’tech merino’ beskrivende i sin butik. Det kan være nyt-tigt at blande ren uld med andre stoffer, og det produkt kan hedde mange for-skellige ting. Tøjengrosfirmaet Härkila bruger betegnelsen ’tech merino’. En jæ-ger vil forbinde betegnelsen ’tech merino’ med tøj fra Härkila.
Parternes synspunkter
23
For Herning Fabrics er der i det væsentligste procederet i overensstemmelse
med påstandsdokumentet af 6. november 2023, hvoraf fremgår:
”…
3. ANBRINGENDER
3.1. Særpræg og gyldighed for EUTM 012437232 – TECHNICAL ME-
RINO (fig)
Det gøres gældende, at TECHNICAL MERINO er et gyldigt registreret EU-varemærke, jf. registreringsbeviset i bilag 5, hvorfor der er en klar formod-ning for, at varemærket har fornødent særpræg.
I relation hertil har de sagsøgte gjort gældende, at HERNING FABRICS ikke har dokumenteret, at varemærkemyndigheden EUIPO har vurderet mærkets særpræg, og at varemærket i den forbindelse har været underlagt en grundig prøvelse af de absolutte registreringshindringer, herunder spørgsmålet om, hvorvidt mærket måtte være beskrivende for de ansøgte varer eller ydelser.
Det bemærkes i den forbindelse, at det savner fuldstændig mening, hvis HERNING FABRICS skulle dokumentere ovenstående.
Det er almindelig kendt indenfor varemærkeretten, at varemærkemyndig-hederne i såvel Danmark som EU foretager en fuld prøvelse af de absolutte registreringshindringer, der er reguleret i henholdsvis varemærkelovens §§ 13-14 samt varemærkeforordningens artikel 7.
Der henvises i den forbindelse til varemærkeforordningens artikel 42, stk. 1
- undersøgelse med hensyn til absolutte hindringer for registrering - hvoraf udtrykkeligt fremgår:
”Er varemærket udelukket fra registrering i henhold til artikel 7 for alle eller en del af de varer og tjenesteydelser, for hvilke EU-vare-mærket søges registreret, afslås ansøgningen for de pågældende va-rer eller tjenesteydelser”
Efter varemærkeforordningen art. 127, stk. 1 gælder der en formodning for, at en EF- designregistrering er gyldig. Det er uden betydning om tredje-mand har indgivet en administrativ ophævelsesbegæring, og ”EU-vare-mærkedomstolene anser et EU-varemærke for gyldigt, medmindre dets gyldighed anfægtes med et modkrav om fortabelse eller ugyldig- hed.”
24
I Østre Landsrets kendelse af 3. november 2021 i Sag, kunne det faktum at der var indledt en administrativ indsigelsessag for et patent ikke ændre på, at patentet af landsretten blev formodet gyldig.
Det fastholdes derfor, at der er en formodning for varemærkeregistrerin-gens gyldighed, hvorfor bevisbyrden for det modsatte påhviler OPUS ONE og Geoff Anderson.
Det er ubestridt, at EUTM 012437232 TECHNICAL MERINO er registreret som et figurmærke indeholdende ordbestanddele. Mærket hverken er eller har været under udslettelse.
Varemærket indeholder imidlertid ikke særligt dominerende figurative ele-menter, og det er således alene fonten i mærket, der er ”figurlig” . I sådanne tilfælde vil et mærke i en ansøgningssituation blive betragtet i høj grad ud fra mærkets ordelementer, idet den relevante omsætningskreds vil afkode mærkets bestanddele meget nemt, og der er ikke tale om en font eller sær-lige figurative elementer, der selvstændigt giver mærket særpræg.
Se i denne forbindelse Rettens dom i sag T-647/14, hvor registrering af føl-gende mærke inden for varer og ydelser i klasse 7, 8 og 35 blev afvist:
Retten fandt i denne forbindelse, at mærket på ingen måde var fantasifuldt eller vilkårligt, og mærket var indeholdt ingen figurlige elementer, som kunne formindske det klart beskrivende budskab, der formidledes.
Det følger modsætningsvist, at TECHNICAL MERINO mærket, der ikke indeholder figurlige elementer, der kan formindske et eventuelt beskri-vende budskab, kunne registreres fordi ordkombinationen i sig selv havde fornødent særpræg.
Det bestrides i sin helhed, at ordsammensætningen TECHNICAL MERINO skulle være beskrivende.
Ordelementet TECHNICAL betyder ”teknisk” på dansk. Som bilag 13, ek-straktens side 319, er fremlagt et udskrift fra Cambridge Dictionary, der bl.a. beskriver TECHNICAL som værende:
25
”Relating to the knowledge, machines, or methods used in science and industry”
Ordelementet MERINO har samme betydning som på dansk, nemlig ”me-rino” . Som bilag 14, ekstraktens side 330, er fremlagt tilsvarende udskrift fra Cambridge Dictionary, der bl.a. beskriver MERINO som følgende:
“A breed of sheep that produces soft, good-quality wool”
På baggrund af ovenstående gøres det samlet set gældende, at ordsammen-sætningen TECHNICAL MERINO betyder ”teknisk merino(får)” , hvilken er en ny og usædvanlig betydning, som ligger tilstrækkeligt fjernt fra den betydning, som ordene har hver for sig, jf. EU- domstolen i sag C-265/00, Biomild, præmis 39 og 43. TECHNICAL MERINO er således højest sugge-stivt, hvilket er tilstrækkeligt i forhold til registrering som varemærke, jf. herved Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkehåndbog, afsnittet om suggestive mærker.
For god ordens skyld bemærkes, at HERNING FABRICS således ikke på-beråber sig en eneret isoleret set til ordelementerne TECHNICAL hen-holdsvis MERINO, som i sig selv kan være beskrivende for visse varer eller tjenesteydelser, men til den særprægede kombination heraf.
I relation hertil har de sagsøgte fremlagt en række bilag (bilag A-F), som angiveligt skulle dokumentere, at TECHNICAL MERINO er en anerkendt deskriptiv betegnelse for uldprodukter. Dette bestrides i sin helhed.
De fremlagte bilag vedrører lande udenfor EU, og henset til, at HERNING FABRICS’ vare- mærkeregistrering er et EU-varemærke, er det af afgørende betydning, hvordan omsætningskredsen indenfor EU opfatter varemærket. Det er således ikke korrekt, når de sag- søgte gør gældende, at det er uden betydning, hvordan det omtvistede mærke opfattes henholdsvis indenfor og udenfor EU's grænser.
Det bestrides således i sin helhed, at ordsammensætningen TECHNICAL MERINO skulle være en deskriptiv betegnelse i EU.
For så vidt angår de senest fremlagte bilag (bilag K-M) bemærkes, at det fremlagte online-materiale fremstår udateret, hvorfor det ikke kan anven-des som dokumentation for, at TECHNICAL MERINO var beskrivende an-søgningstidspunktet.
26
For så vidt angår de senest fremlagte bilag fra maskinlæringsværktøjet ChatGPT (bilag U- V) bemærkes for det første, at materialet ikke kan an-vendes som dokumentation for, at TECHNICAL MERINO var beskrivende på ansøgningstidspunktet. Desuden bemærkes, at bevisværdien af materi-ale fundet på ChatGPT er yderst snæver, henset til, at der er stor risiko for fejl, ligesom at ChatGPT ofte opfinder kilder for at kunne give spørgeren et svar. Der henvises i den forbindelse til bilag 17, ekstraktens side 337, artikel fra dinero.dk: ”ChatGPT – din virksomhed kan også bruge AI-chatbot-tek-nologien” samt bilag 18, ekstraktens side 350, artikel fra Sky News om ad-vokaters brug af ChatGPT.
Det bemærkes endvidere, at det ikke fra de sagsøgtes side er dokumenteret, at HERNING FABRICS’ varemærke er degenereret, herunder har de sagsøgte særligt ikke dokumenteret, at først og fremmest forbrugerne eller de endelige brugere omfatter mærket deskriptivt, jf. herved Rettens dom i sag C-371/02, Björnekulla, præmis 25-26.
2.2. HERNING FABRICS’ opfyldelse af brugspligten for TECHNICAL MERINO
De sagsøgte har gjort gældende, at HERNING FABRICS ikke har opfyldt sin brugspligt for det omtvistede varemærke.
Dette bestrides.
HERNING FABRICS har til formål at drive fabrikation, efterbehandling og handel med tekstiler, herunder, men ikke begrænset til, farvning af stoffer og tekstilvarer, færdigbehandling af stoffer og tekstilvarer samt specialbe-handling af stoffer og tekstilvarer.
HERNING FABRICS sælger sjældent sine produkter direkte til slutkun-derne, men sælger derimod primært B2B. Af samme årsag findes der ikke eksempler på brug af det omtvistede mærke på webshops, kataloger eller lignende.
I forlængelse heraf henvises til EUIPOs Guidelines, del C, indsigelse, afsnit 7, dokumentation for brug, 5.1. kriterier, hvoraf det følger:
”Den nøjagtige afgørende tærskel for dokumentation for reel brug kan ikke defineres uden sammenhæng. Omsætningen og salgsmæng-den for produktet skal altid vurderes i forhold til alle andre relevante faktorer såsom antal transaktioner, produktions- eller markedsfø-ringskapacitet eller spredningsgraden for den virksomhed, der bru-ger varemærket, og karakteristikaene for produkterne eller tjenestey-
27
delserne på det relevante marked. Det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige forhold ved den pågældende vare eller tjeneste- ydelse på det relevante marked (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).”
I forlængelse af ovenstående gøres det gældende, at HERNING FABRICS har fremlagt behørig dokumentation for brug af varemærket i perioden 2017-2023:
Som bilag 6, ekstraktens side 160, er fremlagt fakturaer og ordrebe-kræftelser fremsendt til kunder
Som bilag 7, ekstraktens side 226, er fremlagt udskrift fra Wayback Machine fra oktober 2021
Som bilag 8, ekstraktens side 228, er fremlagt udskrift fra Wayback Machine fra januar 2022
Som bilag 9, ekstraktens side 356, er fremlagt eksempler på beklæd-ning, hvor varemærket er påført
Som bilag 15, ekstraktens side 223, er fremlagt udskrift fra Martellos Facebook af 30. juni 2021
Som bilag 16, ekstraktens side 225, er fremlagt udskrift fra Martellos Instagram af 30. juni 2021
For så vidt angår Martellos brug af det omtvistede varemærke, gøres det gældende, at brug af varemærket med indehaverens samtykke ligestilles med indehaverens brug, jf. varemærkeforordningens artikel 18, stk. 2.
Den omstændighed, at TECHNICAL MERINO er blevet anvendt af Mar-tello ApS, er tilstrækkeligt til at godtgøre, at brugen af varemærket er reel, idet Martellos anvendelse af TECH- NICAL MERINO har en reel handels-mæssig berettigelse for HERNING FABRICS, jf. EU-dom- stolen i sag C-259/02, Laboratoire de la mer, præmis 24.
I forlængelse af ovenstående gøres det videre gældende, at der ikke behø-ver være gjort brug af varemærket i hele perioden på fem år, men nærmere indenfor de seneste fem år. Bestemmelsen om brug stiller således ikke krav om kontinuerlig brug, jf. EU-domstolen i sag T-86/07, Deitech, præmis 52.
28
Det gøres samlet set gældende, at HERNING FABRICS har opfyldt brugs-pligten i henhold til varemærkelovens § 10d.
2.3. Krænkelse efter varemærkeforordningen
Til støtte for de nedlagte påstande, gøres det gældende, at de sagsøgte brug af betegnelsen ”TechnicalMerino” udgør en krænkelse af HERNING FA-BRICS’ varemærkerettigheder til fi- gurmærket TECHNICAL MERINO.
I henhold til varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, kan indeha-veren af et vare- mærke forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis tegnet er identiske med eller ligner varemærket, og varerne eller ydelserne er af samme eller lignende art, så-fremt der er risiko for forveksling, herunder, at det antages, at der er en for-bindelse til mærket.
De i sagen omhandlede varemærker kan sammenlignes således:
29
Som det fremgår, er mærkerne uden videre forvekslelige, idet HERNING FABRICS’ vare- mærke – TECHNICAL MERINO – er fuldstændig inde-holdt i de sagsøgtes brug. Hertil kommer, at der er tale om identiske pro-dukter, idet huer, handsker og strømper udgør såvel tekstilvarer som be-klædningsgenstande.
I forlængelse af ovenstående bemærkes, at det er uden betydning for for-vekslelighedsvurderingen, at HERNING FABRICS’ produkter bl.a. har væ-ret produceret i lyserød/pink (bilag 9), som de sagsøgtes ”outdoor-seg-ment” ikke umiddelbart efterspørger. Forveksleligheds- vurderingen skal foretages ud fra en sammenligning af de registrerede varer (i dette til-fælde tekstilvarer og beklædningsgenstande) overfor de produkter, for hvilke de sagsøgte har anvendt varemærket, nemlig for huer, handsker og strømper.
Som det fremgår af bilag 1, ekstraktens side 230, markedsfører de sagsøgte deres produkter under betegnelsen “TechnicalMerino” . De sagsøgtes beteg-nelser adskiller sig blot på ubetydelig vis, idet der ikke anvendes helt samme font som HERNING FABRICS’ registre- rede varemærke. Der er så-ledes tale om åbenlyst klare visuelle, fonetiske og konceptuelle ligheder.
Ved brug af betegnelsen TECHNICAL MERINO må det antages, at en ri-meligt opmærksom gennemsnitlig forbruger vanskeligt vil kunne differen-tiere mellem sagsøgtes konkurrerende produkter og produkter solgt af HERNING FABRICS under mærket “TECHNICAL MERINO” .
Det følger af princippet om helhedsindtrykket, at der ved sammenligning af mærker skal tages højde for mærkernes respektive helhedsindtryk, lige-som der ved sammenligning af mærker skal tages højde for princippet om det udviskede erindringsbillede, hvormed blandt andet forstås, at der må bortses fra detaljer. Det følger således af almindelige varemærke- retlige principper og forvekslingslæren, at de sagsøgtes anvendelse af betegnelsen TECH- NICAL MERINO indebærer en krænkelse af HERNING FABRICS’ registrerede varemærke.
På den baggrund gøres det i sin helhed gældende, at de sagsøgtes anven-delse af ”TechnicalMerino” i forbindelse med markedsføringen af huer, handsker og strømper, som også illustreret i bilag 1, udgør en krænkelse af HERNING FABRICS’ varemærkeret i henhold til varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.
30
De sagsøgte har i forlængelse heraf gjort gældende, at man alene anvender TECHNICAL MERINO deskriptivt, hvilket angiveligt skulle fremgå tyde-ligt af bilag 1. Dette er imidlertid ikke korrekt.
Det fremgår af bilag 1, , ekstraktens side 230, at TECHNICAL MERINO netop er anvendt som et varemærke, herunder dels som en hel produktlinje markedsført under navnet og dels som et varemærke (figurmærke/logo) påført direkte på produkterne:
Ovennævnte kan næppe sammenlignes med en vaskeanvisning, som det er gjort gældende af de sagsøgte. En vaskeanvisning vil typisk vil være påført indersiden af beklædningsgen- standen, ligesom en vaskeanvisning typisk er udformet neutralt uden anvendelse af virk- somhedslogoer eller lig-nende.
De sagsøgte har endvidere afvist, at brug af “Technical Merino” skulle være forvekslelige med HERNING FABRICS’ TECHINCAL MERINO-regi-strering ud fra den betragtning, at selve ordsammensætningen ikke har særpræg. Denne konklusion er baseret på en fejlagtig for- tolkning af vare-mærkeretten. EU-Domstolen i sin fortolkning i C-102/07, Adidas v Marca Mode, præmis 30- 31, direkte taget afstand herfor:
“30. Den omstændighed, at der for de erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, kan ikke udgøre en del af disse relevante faktorer [som risiko for forveksling må vurderes på grundlag af, red.]. Som det nemlig følger af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), og af ovennævnte retspraksis, bør svaret på spørgsmålet, om der er ri-siko for forveksling, baseres på den opfattelse, som offentligheden dels har af varer omfattet af varemærkeindehaverens varemærke, dels har af varer omfattet af det tegn, som tredjemand bruger. 31. Desuden kan tegn, som i princippet bør stå til rådighed for alle er-hvervsdrivende, misbruges med det formål at foranledige, at der i forbrugerens bevidsthed sker for- veksling. Hvis tredjemand i denne
31
forbindelse kunne gøre friholdelsesbehovet gæl- dende for frit at bruge et tegn, uanset at det ligner varemærket, uden at varemærke-indehaveren under påberåbelse af risikoen for forveksling ville kunne gøre indsigelse herimod, ville det skade den effektive anvendelse af reglen i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).” (min understregning)
Ovenstående finder direkte anvendelse på nærværende sag, hvor de sagsøgte har påberåbt sig dette friholdelseshensyn, og gjort gældende, at TECHNICAL MERINO alene er en de- skriptiv betegnelse. I sin kommuni-kation gør de sagsøgte primært brug af “TECHNICAL MERINO” på en måde, der kommunikerer varemærkemæssig oprindelse, jf. bilag 1. Denne brug vil således af forbrugerne blive opfattet som et varemærke, hvormed den er egnet til at skabe en betydelig forvekslingsrisiko.
Det bestrides således i sin helhed, at de sagsøgte anvender TECHNICAL MERINO som en beskrivende betegnelse, som referer til de i produktet an-vendte materialer.
2.4. Krænkelse efter markedsføringsloven
Det gøres yderligere gældende, at de sagsøgtes brug af betegnelsen ”Tech-nicalMerino” ligeledes udgør en krænkelse af HERNING FABRICS’ rettig-heder i henhold til markedsførings- lovens § 22, idet brugen af betegnelsen for huer, handsker og strømper er egnet til at fremkalde forveksling med HERNING FABRICS’ forretningskendetegn for tekstilvarer og be- klæd-ningsgenstande.
Videre udgør de sagsøgtes brug en tilsidesættelse af god markedsførings-skik, jf. markeds- føringslovens § 3, idet de sagsøgte anvender et navn til deres produkter (huer, handsker og strømper), som har til formål at ud-nytte HERNING FABRICS’ markedsposition for deres tekstilvarer og be-klædningsgenstande til skade for HERNING FABRICS’ virksomhed.
De sagsøgte har således handlet i strid med god markedsføringsskik i hen-hold til markeds- føringslovens § 3 dels ved at vildlede forbrugerne til at forbinde HERNING FABRICS’ produkter med de sagsøgtes konkurrerende produkter, og dels ved at have snyltet på HERNING FABRICS’ markedsfø-ringsmæssige indsats.
2.5. Betingelserne for forbud og påbud
Det gøres gældende, at betingelserne for meddelelse af forbud og påbud er opfyldt, jf. retsplejelovens § 413.
32
I relation hertil bemærkes indledningsvist, at HERNING FABRICS blot skal sandsynliggøre de i retsplejelovens § 413, nr. 1-3, nævnte betingelser.
På baggrund af det ovenfor anførte, gøres det gældende, at HERNING FA-BRICS’ vare- mærke, TECHNICAL MERINO, er beskyttet som et gyldigt registreret varemærke i EU. Det er således dokumenteret, at HERNING FABRICS har den ret, der søges beskyttet ved for- buddet og påbuddet, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1.
Det gøres herefter gældende, at de sagsøgtes adfærd nødvendiggør, at der meddeles for- bud og påbud, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2.
Uanset HERNING FABRICS’ henvendelser overfor de sagsøgte, har de sagsøgte ikke udvist nogen reel vilje til at standse krænkelserne. Tværti-mod har HERNING FABRICS konstateret, at de sagsøgtes produkter fort-sat markedsføres hos diverse forhandlere under betegnelsen ”TechnicalMe-rino” .
Som bilag 18, ekstraktens side 350, fremlægges udskrifter fra et udpluk af de sagsøgtes forhandlere den 2. november 2023, som fortsat anvender be-tegnelsen.
De sagsøgtes krænkelser foregår således fortsat, hvorfor betingelsen i rets-plejelovens § 413, nr. 2, ligeledes må anses for godtgjort.
Afslutningsvist gøres det gældende, at de sagsøgtes fortsatte markedsfø-ring og salg med- fører markedsforstyrrelser til skade for HERNING FA-BRICS, hvilket påfører HERNING FA- BRICS økonomiske tab. HERNING FABRICS har forsøgt loyalt at standse de sagsøgtes krænkelser udenretligt, desværre uden held. Betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 3, er derfor lige-ledes godtgjort.
2.6. Sikkerhedsstillelse
For så vidt angår de sagsøgtes selvstændige påstande om sikkerhedsstil-lelse bemærkes, at HERNING FABRICS utvivlsomt har godtgjort sin ret, hvorfor det er udelukket at kræve sikkerhedsstillelse som betingelse for nedlæggelse af forbud og/eller påbud.
Der foreligger hverken bevistvivl eller retlig tvivl i sagen, hvorfor der ikke ses nogen grund til at kræve sikkerhed i henhold til retsplejelovens § 415.
Selv hvis retten måtte finde, at forbud og påbud skal nedlægges mod en sikkerhedsstillelse, fordi en krænkelse alene måtte være sandsynliggjort,
33
gøres det gældende, at denne må fastsættes under hensyntagen til den skade og ulempe, som et eventuelt uberettiget ned- lagt forbud måtte kunne indebære hos de sagsøgte.
De sagsøgte har ikke ført noget som helst bevis for en sådan skade og ulempe, hvorfor en sikkerhedsstillelse alene kan fastsættes til et mindre skønsmæssigt beløb på ikke over kr. 50.000.
2.7. Sagsomkostninger
HERNING FABRICS begærer sig tillagt omkostninger i henhold til retsplej-elovens § 421.
Henset til, at tvisten dels omhandler krænkelse af HERNING FABRICS’ im-materielle rettigheder er forbudssagen omfattet af retshåndhævelsesdirekti-vet (direktiv 2004/48/EF), jf. artikel 2, stk. 1.
HERNING FABRICS gør derfor gældende, at retten skal fastsætte sagsom-kostninger i overensstemmelse med retshåndhævelsesdirektivets artikel 14, hvorefter:
”Medlemsstaterne sikrer, at rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger og andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, som generel regel bæres af den part, der har tabt sagen, medmindre billighedshensyn taler imod dette.”
Rækkevidden af artikel 14 blev fortolket af EU-Domstolen sag C-57/15 (United Video Properties), hvor Domstolen fastslog i præmis 26, at:
”Derimod kan krævet om, at den part, der taber sagen, skal bære de »rimelige« sagsomkostninger, ikke begrunde en lovgivning, der med henblik på gennemførelsen i en medlemsstat af artikel 14 i direktiv 2004/48 pålægger faste satser, der er væsentligt mindre end de gen-nemsnitssatser, der faktisk betales for advokatbistand i denne med-lemsstat.”
Ovennævnte har medført ændringer i den danske praksis for udmåling af sagsomkostninger for sager indenfor området for immaterielle rettigheder, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i Østre Landsrets dom i U 2019.3930 Ø, hvor sagsomkostningerne til at dække udgifter til advokatbistand blev fast-sat væsentligt højere end hidtil set.
34
På denne baggrund gør HERNING FABRICS gældende, at retten i denne sag tilsvarende skal fastsætte omkostninger i overensstemmelse med artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet.
HERNING FABRICS vil i forbindelse med hovedforhandlingen nærmere redegøre for dennes udgifter forbundet med at føre sagen.
…”
For Opus One og Geoff Anderson Danmark er der i det væsentligste procederet
i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 7. november 2023, hvoraf fremgår:
”…
SAGENS CENTRALE FAKTUM:
"technical merino" er en deskriptiv betegnelse
Rekvirenten postulerer, at sammensætningen af "technical" og "merino", "... er en ny og [har] usædvanlig betydning ..." (E-31). Postulaterne er falsum.
Der er fremlagt adskillige bilag som dokumenterer den internationale brug af "technical merino", herunder bilag som dokumenterer den internationale brug laenge før rekvirenten registrerede sit figurmærke (bl.a. E-80, E-98, E-116 - alle fra 2011, E-145 – fra 2012).
(F.eks. E-145):
"... There is another company in the UK called EDZ that has technical merino for cycling and sports that looks good. There are other com-panies in the UK as well."
Der er herunder bl.a. fremlagt bilag som specifikt vedrører rekvisitus Opus One A/S benyttelse førend rekvirenten end registrerede sit figurmærke (E-117 - fra 2012), og tredjemands benyttelse i relation til netop det danske marked (E-150 - dog med omvendt ordstilling - fra 2012; tredjemand angi-ver i alt 9 lande fordelt på 3 verdensdele (E-151)).
Den overordnede relevante terminologi - "technical wool" - har været an-vendt i - i hvert fald - 6 årtier (E-59, f.eks. E-72ff).
Begrebet "technical merino" er en internationalt anerkendt, herunder anvendt, deskriptiv betegnelse. Terminologien - "technical merino" - har været anvendt i - i hvert fald - et par årtier.
35
Brugen af "technical" i terminologien "technical merino" refererer til det for-hold, at det rene naturprodukt (merino-ulden) "manipuleres", f.eks. ved iblanding af andre produkter i selve ulden, jf. i øvrigt også bl.a. E-411.
Brugen af "merino" i terminologien "technical merino" refererer til det for-hold, at det rene naturprodukt (merino-ulden) (hovedsageligt) er uld fra merino-fåret, jf. i øvrigt også bl.a. E-413.
Omfanget af rekvirentens eget brug
Rekvirenten har ladet et figurmærke registrere (E-152).
I fogedrekvisitionen angives bl.a. (E-10):
"Varemærket har siden 2014 været anvendt i forbindelse med KEMO-TEXTILs markedsføring."
Rekvirenten har ikke dokumenteret, at dette er tilfældet. Det af rekvirenten postulerede omfang af brugen, herunder hvornår rekvirenten startede bru-gen, er i sin helhed bestridt af rekvisitus.
Således som rekvirenten har oplyst sagen, kan rekvirentens faktiske benyt-telse af "technical merino" ikke dateres tilbage til før d. 13. september 2019. Således som rekvirenten har oplyst sagen har rekvirentens egen faktiske benyttelse af "technical merino" til dato være begrænset til tekstil som me-tervare (alene klasse 24, og ikke klasse 25).
Således som rekvirenten har oplyst sagen, har rekvirenten ikke selv solgt - endsige markedsført - produkter med benyttelsen af "technical me-rino" rettet mod forbrugere, herunder ikke solgt - endsige markedsført - så-danne beklædningsgenstande rettet til forbrugere.
Således som rekvirenten har oplyst sagen, har rekvirenten en kunde
- Martello ApS - der omkring årsskiftet 2021/2022 har haft angivet noget på dets hjemmeside som nærmere omtaler "Technical Merino".
Den af rekvirenten påberåbte brug af "technical merino" (i øvrigt fra rekvirentens kunde - Martello ApS), som skete d. 30. juni 2021 (E-223) skete ved benyttelse af et da allerede eksisterende "tag", "#technical-merino" (E-408). Det pågældende "tag" indeholder adskillige tidligere ek-sempler på tredjemands benyttelse af "technical merino", herunder referen-cer til rekvisiti (E-156 - fra 2017, E-157 - fra 2018 og E-222 fra 2020). Såvel tredjemands som rekvisiti benyttelse af "#technicalmerino" ligger således forud i tid for rekvirentens egen første benyttelse ultimo 2019.
36
End ikke rekvirenten selv betragter reelt sit figurmærke som havende et el-ler flere særpræg i forhold til de i rekvirentens figurmærke værende ord skrevet med normale skrifttyper (E-31).
Det angives i registreringen af figurmærket, at dette ikke har erhvervet sær-præg (E-152).
På bevisets stilling kan det lægges til grund, at rekvirenten i mere end 5 år efter figurmærkets registrering af sit figurmærke undlod at gøre brug heraf. Rekvirentens evt. varemærkerettigheder er således slet ikke blevet behørigt udnyttet inden for den periode, hvorunder udnyttelsen skulle være sket for at beskytte varemærket mod tredjemands evt. krænkelse.
Rekvisitis benyttelse af "technical merino
Den praktiske benyttelse af "technical merino" er for persongalleriet i rela-tion til rekvisiti knyttet til det forudgående indpas, som var relevant for hi-kere/bjergbestigere (dette var omkring årtusindskiftet). Den praktiske be-nyttelse ligger således forud for såvel stiftelsen af Opus One A/S (d.
02.02.2002, jf. E- 291) og stiftelsen af rekvirenten (d. 28.10.2004, jf. E-276.)
Opus One A/S har løbende haft varedeklarationer påført sine produkter, herunder har Opus One A/S løbende haft produkter til salg, som er blevet omtalt som værende et produkt med/af "technical merino" (eller "teknisk merino" eller "teknisk merino uld").
Rekvisitus Opus One A/S fik registreret "Geoff Anderson" som binavn i for-bindelse med selskabets stiftelse i 2002^ jf. E-298n-299ø, og rekvisitus Opus One A/S har solgt produkter under denne betegnelse siden da.
"Geoff Anderson" er navnet på en serie af beklædningsprodukter fra rekvi-situs Opus One A/S, som er rettet mod lystfiskere. Produktlinjen "Geoff An-derson" har eksisteret i detailledet i mere end 25 år. Produkterne sælges in-ternationalt (over hele verdenen), men er i detailleddet pt. mest udbredt i Danmark, Østrig, Tyskland, Slovakiet, Polen, Letland, Holland, Sverige, Ir-land, England, Rumænien.
Opus One A/S ejer ikke selv en tekstilfabrik, men har fået produceret tekstilprodukter til sig.
Der blev ved svarskriftet fremlagt dokumentation for at en tekstilproducent har tilbudt "technical merino" til brug for et "Geoff Anderson"-produkt d. 18. juni 2012 (E-117).
37
Rekvirenten postulerede efterfølgende, at det pågældende produkt kunne være rekvirentens, hvilket postulat dog kan affejes allerede fordi tekstilpro-ducentens e-mail er omtrent 2 år forud i tid for rekvirentens postulerede første brug (2014, jf. E-10).
Måtte der antages at være varemærkerettigheder tilknyttet benyttelsen af "technical merino" som ikke anses at tilkomme andre end potentielt nærvæ-rende retssags parter, tilkommer sådanne varemærkerettigheder rekvisitus Opus One A/S, idet Opus One A/S har benyttet sig heraf endog førend re-kvirenten lod sit figurmærke registrere. I henhold til dokumentbeviserne har rekvisit! haft markedsført produkter, som forbrugerne har associeret med rekvisitus Opus One A/S' produktlinje, "Geoff Anderson" (E-156 - 2017 og E-157- 2018) førend rekvirenten tog sit figurmærke i brug, herunder er der er fremlagt dokumentation fra "waybackmachine", som udviser, at rekvisiti selv har markedsført produkter med angivelse af "technical merino" førend rekvirentens faktiske benyttelse (E-159 - 2018). [Rekvisitis faktiske benyttelse ligger forud herfor, jf. i øvrigt ovenfor.]
Rekvisiti anvender Technical Merino deskriptivt.
Tredjemands brug af ”technical merino” :
"Technical merino" er blevet benyttet internationalt, herunder indenfor EU af andre end sagens parter, såvel længe før som efter at rekvirenten har fået registreret sit figurmærke. (De i sagen fremlagte eksempler på benyttelse findes E-80, E-96, E-116, E-117, E-145, E-150 (dog omvendt ordstilling), E-358, E-359, E-360, E-361, E-362f, E-364, E-370, E-425.)
Bl.a. de mange som har benyttet betegnelsen "technical merino" som beteg-nelse i forbindelse med salget af flere konkrete produkter er det internatio-nale britiske topbrand "Burberry" (E-362f). Det kan lægges til grund som værende ubestridt (i øvrigt trods opfordring), at rekvirenten ingen relation har til disse produkter.
Selve karakteren af den postulerede krænkelse:
Rekvirentens postulater om, at rekvirentens og rekvisitus' mærker besidder en høj grad af visuel lighed m.m. bestrides.
Rekvisiti har gennemgået disse postulater nærmere i duplikken (E- 43ff).
Anvendelsen af "Technical Merino" er deskriptiv. Rekvisiti benyttelse heraf kan vel bedst sammenlignes med en vaskeanvisning.
38
Rekvirenten har ikke selv markedsført "technical merino" i forbindelse med produkter rettet mod forbrugere, og rekvirenten har ikke dokumenteret, at forbrugere opfatter "technical merino" som værende udtryk for en refe-rence til rekvirentens produkt(er). Rekvirenten har ikke dokumenteret at nogen af rekvirentens produkter er blevet markedsført i relation til beklæd-ningsprodukter førend (tidligst) 2021.
Rekvisiti har markedsført "technical merino" i forbindelse med produkter rettet mod forbrugere, og rekvisiti har dokumenteret, at forbrugere opfatter "technical merino" som (også) værende udtryk for en reference til rekvisiti produkt(er) førend rekvirenten benyttede "technical merino".
Rekvirentens figurmærke:
Rekvirenten har fået registreret et figurmærke som et varemærke.
Dette er ikke det samme som at rekvirenten har fået registreret de(t) ord, som er indeholdt i figurmærket som varemærke(r).
De(t) i figurmærket indeholdte ord savner det fornødne særpræg til at disse (med rette) kan registreres som varemærke(r).
Det kan noteres, at rekvirenten selv anser sit figurmærke "uomtvisteligt for-vekslelige" med de i rekvirentens figurmærke værende ord skrevet med normale typer, jf. Fogedrekvisitionen (E- 12).
I det omfang en evt. påstand herom nedlægges skal rekvirentens figur-mærke (E-152) erklæres ugyldigt som varemærke.
Ad postulerede krænkelse(r) efter markedsføringsloven.
Rekvirenten postulerer, at rekvisiti har krænket rekvirenten i henhold til hhv. Markedsføringslovens §§ 3 og 22.
Dette bestrides i sin helhed, herunder bestrides det at rekvisiti har haft til formål at udnytte rekvirentens markedsposition til egne varer til skade for rekvirentens virksomhed.
De tidligere angivne bemærkninger ovenfor gentages i øvrigt.
Ad sagsomkostninger:
Nærværende sag fra rekvirentens side har ikke sin gang på jord, og dette må have stået rekvirenten klart allerede forud for indgivelsen af rekvisitio-nen.
39
Rekvirenten har reelt overladt sagens faktuelt korrekte oplysning til rekvi-siti advokat, hvilket relevant advokatarbejde, rekvirenten skal kompensere rekvisiti for.
Ad de oprindeligt nedlagte/reviderede påstand 2:
Den af rekvirenten oprindeligt nedlagte påstand 2 var ganske omfattende, herunder ikke udelod denne ikke krav om tilbagekaldelse fra detailledet (forbrugerne).
Evt. fremme af rekvirentens nuværende påstand 2 savner mening, hvilket forhold rekvirenten har været bekendt med endog før indgivelsen af foged-rekvisitionen.
SAGENS CENTRALE JUS:
De centrale hovedanbringender fra rekvisiti side er:
at "technical merino" i sig selv er en deskriptiv betegnelse for tekstiler i
form af et blandingsprodukt, hvori merinould er benyttet,
at rekvisiti (og tredjemand) er berettiget til benytte "technical merino",
at rekvirenten ikke ved registrering af "technical merino" har erhvervet ret-tighederne til alene at benytte betegnelsen "technical merino",
at evt. rettigheder til at benytte "technical merino" ikke tilkommer rekviren-ten,
(principalt at sådanne rettigheder ikke tilkommer nogen, subsidiært at ret-tighederne tilkommer rekvisiti Opus One A/S, idet denne har benyttet sig at "technical merino" på sådan vis, at rekvirentens registrering af figur-mærke og/eller senere benyttelse krænkede Opus One A/S allerede eksiste-rende rettigheder til at benytte "technical merino".
at andres kommercielle udnyttelse af "technical merino" inden for såvel klasse 24 som klasse 25 har fundet sted såvel før som efter at rekvirenten lod sit figurmærke registrere, hvorfor rekvirenten ikke kan have opnået ret-tigheder som følge af den skete registrering, hvortil bemærkes, at rekviren-ten som følge af manglende brug ligeledes har mistet de ved registreringen evt. opnåede rettigheder.
ANBRINGENDER:
40
Til støtte for rekvisiti - OPUS ONE A/S' & Geoff Anderson Danmark ApS' - påstande gøres det gældende:
(1) at, betingelserne for at rekvirenten kan få nedlagt fogedforbud mod re-
kvisiti ikke er opfyldte,
(2) at. rekvisiti ikke krænker rekvirentens varemærkerettigheder i det om-
fang sådanne i øvrigt måtte bestå,
(3) at, rekvirentens varemærkerettigheder ikke har det omfang, som rekvi-
renten hævder, herunder krænkes rekvirentens varemærkerettigheder ikke af rekvisiti benyttelse af ordene "technical", "merino" endsige "tech-nical merino", idet disse ord er deskriptive,
(4) at, rekvirentens benyttelse af sit "varemærke" ikke har haft et sådant
omfang, at der er grundlag for at fravige ovenstående,
(5) at, rekvirenten - idet omfang benyttelse af ordene "technical", "merino"
og/eller "technical merino" kan antages at udgøre varemærkerettighe-der - ikke selv har disse varemærkerettigheder, idet rekvirenten i så fald må betragtes som havende snyltet på andres oparbejdede vare-mærkerettigheder, herunder må rekvirenten antages at have snyltet på rekvisiti rettigheder til at sælge beklædningsprodukter under angivelse af disse ord,
(6) at, rekvirentens rettigheder i henhold til Markedsføringsloven - i det
omfang disse i øvrigt af rekvirenten godtgøres at bestå – ikke er blevet krænket af rekvisiti,
(7) at, rekvirenten - for det tilfælde at rekvirentens påstand/påstande tages
til følge - skal stille sikkerhed principalt som opgjort af rekvisiti, subsi-diært med et at retten skønnet passende beløb førend rekvirentens på-stand/påstande fremmes.
…”
Rettens begrundelse og resultat
Herning Fabrics A/S fik den 13. maj 2014 hos den europæiske varemærkemyn-dighed EUIPO registreret figurmærket Technical Merino som gengivet ovenfor. Registreringen hos EUIPO sker efter EUIPO’s prøvelse af blandt andet, om va-remærket er udelukket fra registrering, fordi det udelukkende består af angivel-
41
ser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens art eller beskaffenhed, el-ler angivelser, der i daglig sprogbrug er blevet almindelige som betegnelse for varerne, jf. varemærkeforordningens artikel 42, stk. 1, jf. artikel 7, stk. 1, litra c og d.
Der består efter registreringen en formodning for, at Herning Fabrics har en gyldig varemærkeret, og hvis Opus One A/S og Geoff Anderson Danmark ApS skal forhindre Herning Fabrics i at håndhæve sin registrerede varemærkeret under denne midlertidig forbudssag kræver det, at Opus One og Geoff Ander-son godtgør, at udtrykket technical merino af den relevante omstætningskreds må anses for deskriptivt som anført i varemærkeforordningen artikel 7, stk. 1, litra c eller d. Det bemærkes herved, at den figurlige udformning af Herning Fa-brics varemærke ikke er af en sådan karakter, at den vil kunne tilføre særpræg til et i øvrigt deskriptivt mærke.
De beviser, der under sagen er fremlagt for at godtgøre, at ordene technical me-rino for de omhandlede varer må anses for deskriptive i forhold til den rele-vante omsætningskreds, er efter en samlet vurdering af deres kvalitet og kvanti-tet ikke tilstrækkelige til at fastslå med sikkerhed, at Herning Fabrics vare-mærke er ugyldigt.
Det er heller ikke godtgjort, at Herning Fabrics varemærkeret er fortabt på grund af manglende reel brug, jf. varemærkeforordningens artikel 18. Det be-mærkes herved, at Vidne 2 har forklaret, at Herning Fabrics i udgangs-punktet sælger sine varer ved B2B-salg og således ikke direkte til slutkunderne. Han har videre forklaret, at Herning Fabrics fik fremstillet en kollektion af be-klædningsgenstande for at vise kunder, hvad Herning Fabrics’ metervarer kunne bruges til. Der er fremlagt billeder af to trøjer og en hue, hvor figurmær-ket ’Technical Merino’ er påtrykt. Der er videre fremlagt en række fakturaer, or-dresedler og pakkelister for perioden 13. september 2019 til 27. april 2023, som blandt andet omfatter salg af metervarer til kunden Martello ApS. I tilknytning hertil er fremlagt eksempler på, at Martello ApS på egen hjemmeside og sociale medier har anvendt figurmærket ’Technical Merino’. Retten bemærker i den forbindelse, at brug af varemærket med indehaverens samtykke ligestilles med indehaverens brug, jf. varemærkeforordningens artikel 18, stk. 2.
Retten finder det på den anførte baggrund sandsynliggjort, at Herning Fabrics har den ret, der søges beskyttet, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1.
42
Retten finder det endvidere sandsynliggjort, at der ved Opus One og Geoff An-dersons brug af ordene technical merino som dokumenteret under sagen sker en krænkelse af Herning Fabrics varemærke, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2, idet brugen må anses for brug af et lignende mærke for varer i samme kategori, som skaber en risiko for forveksling i den relevante omsætningskreds, jf. varemær-keforordningen artikel 9, stk. 2, litra b.
Idet også de øvrige betingelser for at udstede forbud og påbud som påstået er opfyldt, tager retten de nedlagte påstande til følge.
Idet Herning Fabrics som anført alene har sandsynliggjort, at der er sket en krænkelse af den påberåbte varemærkeret, finder retten, at forbuddet og på-buddet skal betinges af, at der stilles sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres Opus One og Geoff Anderson Danmark ved forbuddet og påbud-det, jf. retsplejelovens § 415. Efter en samlet vurdering fastsættes sikkerhedsstil-lelsen skønsmæssigt til 200.000 kr. Retten har herved blandt andet lagt vægt på Vidne 1's og Vidne 3's forklaringer om, at det specifikke udtryk ’Technical Merino’ ikke har nogen forretningsmæssig værdi for Opus One og Geoff Anderson Danmark.
Opus One og Geoff Anderson Danmark skal efter sagens resultat betale sagsomkostninger til Herning Fabrics, der er momsregistreret. Sagsomkostnin-gerne er efter sagens karakter, forløb og udfald fastsat til dækning af advoka-tudgifter med 50.000 ekskl. moms og 750 kr. til retsafgifter. Der er ved omkost-ningsfastsættelsen taget hensyn til, at sagen er omfattet af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektu-elle ejendomsrettigheder (2004/48).
THI BESTEMMES:
Hvis Herning Fabrics A/S senest den 24. januar 2024 stiller sikkerhed på 200.000 kr., vil retten meddele følgende forbud og påbud:
”OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS forbydes at anvende beteg-nelsen TECHNICAL MERINO i forbindelse med tekstilvarer og beklædnings-genstande i EU.
43
OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS påbydes at tilbagekalde alle leverede produkter markedsført under betegnelsen TECHNICAL MERINO, som illustreret i bilag 1, fra sine forhandlere og samarbejdspartnere i EU.”
OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 50.750 kr. til Herning Fabrics A/S.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.
Publiceret til portalen d. 10-01-2024 kl. 10:03
Modtagere: Sagsøgte OPUS ONE A/S, Advokat (H) Michael Hansen, Advokat (H) Christian Janus Erdmann Fürst, Sagsøgte Geoff Anderson Danmark ApS, Sagsøger Herning Fabrics A/S