Dom
1
SØ-OG HANDELSRETTEN
DOM
afsagt den 17. maj 2024
1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at suspension af frigivelse af 27,5 tons ris mærket NADI og påført sagsøgers varemærker jf. bilag 1 i Toldstyrelsens sag 23-0921731 er lovligt gjort og forfulgt.
2. Sagsøgte tilpligtes at afstå til destruktion 27,5 tons ris mærket NADI og påført sagsøgers varemærker jf. bilag 1 i Toldstyrelsens sag 23-0921731 uden erstatning eller kompensation til sagsøgte.
Subsidiært: Sagsøgte tilpligtes at afstå til destruktion emballagen af 27,5
2
tons ris mærket NADI og påført sagsøgers varemærker jf. bilag 1 i Told-styrelsens sag 23-0921731 uden erstatning eller kompensation til sagsøgte.
3. Sagsøgte tilpligtes at betale opbevarings- og destruktionsomkostninger i forbindelse med Toldstyrelsens sag 23-0921731.
4. Sagsøgtes tilpligtes at betale kr. 50.000,00 til sagsøger med tillæg af proces-renten fra sagens anlæg til betaling sker.
5. Overfor sagsøgtes subsidiære påstand om ompakning af de 27,5 tons ris mærket NADI påstås frifindelse.
Subsidiært: Ompakning til en emballage, som ikke er mærket med sagsø-gers varemærker jf. bilag 1, for sagsøgtes egen regning uden erstatning eller kompensation til sagsøgte.
Euro Foods ApS, har nedlagt følgende påstande:
Over for sagsøgers påstand 1 påstås frifindelse.
Over for sagsøgers principale påstand 2 påstås frifindelse.
Over for sagsøgers subsidiære påstand 2 tager sagsøgte bekræftende til genmæle.
Over for sagsøgers påstand 3 påstås frifindelse.
Over for sagsøgers påstand 4 påstås frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påståede.
Over for sagsøgers subsidiære påstand 5 tager sagsøgte bekræftende til genmæle.
Oplysningerne i sagen
Nadi Holding GmbH er et tysk selskab, der handler med fødevarer, og som har rettighederne til at anvende ”Nadi” -mærket.
Euro Foods ApS er et dansk selskab, hvis registrerede formål blandt andet er køb og salg af fødevarer.
Varemærkerettighederne
Af udskrifter fra EUIPO fremgår, at Person er indehaver af tre EU-varemærker henholdvsis to ordmærker og ét figurmærke (herefter benævnt ”” Nadi” -mærket”).
3
Den 28. november 2001 blev figurmærket ”Lawangee Rice Aahu Barah Super Basmati Sela Rice” med registreringsnummer 001753854 registreret hos EUIPO i klasserne 30 og 35 med udløbsdato den 12. juli 2030. Figurmærket har følgende grafiske fremstilling:
Den 29. marts 2018 blev ordmærket ”Nadi” med registreringsnummer 017576521 registreret hos EUIPO i klasserne 29 og 30 med udløbsdato den 11. december 2027.
Den 17. juni 2020 blev ordmærket ”Aahu Barah” med registreringsnummer 018205688 registreret hos EUIPO i klasse 30 med udløbsdato den 4. marts 2030.
Af erklæring af 4. maj 2021 fremgår blandt andet:
”…
I hereby certify that I am Person, the intellectual owner of the following trademarks:
Aahu Barah Word-Image Trademark:
Register no.: 001753854
Aahu Barah word mark:
Register no.: 018205688
I have granted the rights of use of the two above-mentioned trademarks to Nadi Holding GmbH since July 2018. Nadi Holding GmbH has been responsible for the import, export and distribution of these trademarks since July.
4
I, Person, am at the same time managing director and shareholder of the company Nadi Holding GmbH.
…”
Af erklæring af 3. maj 2022 fremgår med henvisning til erklæring af 4. maj 2021, at Person bekræfter tillige at være indehaver af varemærkerne ”DE397433 4 - WOrt: Nadi” og ”EUTM *7576521 - Ortl Nadi” .
Euro Foods ApS’ køb af ris
Af fakturanr. 786/SF/1777 af 15. marts 2023 fremgår blandt andet, at Euro Foods ApS fra Super Foods (PVT) Ltd. (herefter benævnt ”Super Foods”) havde bestilt følgende varer:
575 poser BASMATI 1121 STEAM RICE 11,5 tons $ 18.112,50
Under Brand Name ”Multi”
500 poser BASMATI 1121 SELLA RICE 10 tons $ 14.650
Under Brand Name ”DAN FOOD”
1.375 poser BASMATI 1121 SELLA RICE 27,5 tons $ 40.287,50
Under Brand Name ”EURO FOODS”
Der er fremlagt følgende udaterede fotos af emballage for henholdsvis ”Multi Food” , ”Danfoods” og ”Euro Foods” :
5
Euro Foods ApS overførte henholdsvis 40.000 USD den 22. marts 2023 og 54.625 USD den 14. april 2023 til Super Foods.
Toldstyrelsens beslaglæggelse af ris
Den 12. maj 2023 tilbageholdte Toldstyrelsen 27,5 tons ris af mærket ”Nadi” . Der er fremlagt fotos samt videoer fra Toldsstyrelsens beslaglæggelse, blandt andet følgende fotos:
6
Den 22. maj 2023 rettede Toldstyrelsen henvendelse til Euro Foods ApS. Af bre-vet fremgår blandt andet:
”…
Vi har stoppet jeres varer fra Pakistan
Toldstyrelsen har den 12. maj 2023 tilbageholdt jeres varer, da de er mistænkt for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede. Tilbage-holdelsen er sket efter en kontrol af varerne hos Samskip, Aarhus Havn.
Det drejer sig om:
27,5 tons ris mrk. Nadi
…”
Den 24. maj 2023 informerede Toldstyrelsen Nadi Holding GmbH om tilbage-holdelsen af risene. Toldstyrelsen meddelte den 30. maj 2023 Nadi Holding GmbH, at Toldstyrelsen suspenderede frigivelsen af risene.
Øvrigt materiale
Af erklæring af 7. juli 2023 fra Super Foods til Euro Foods ApS fremgår blandt andet:
”…
Dear Euro Foods ApS,
7
Thank you for providing additional details regarding the shipment issue. We apologize for the mistake made by our staff in packing and dispatching the wrong bags. We understand that the bag printing company sent the in-correct bags due to an overload of production orders, and our staff inadver-tently packed and shipped them.
We deeply regret any inconvenience caused by this error. To rectify the sit-uation, we will swiftly dispatch the correct bags as a replacement for the ones that were sent in error. We assure you that we take this matter seri-ously, and we will be implementing measures to prevent such occurrences in the future.
Once again, we apologize for the oversight and appreciate your patience and understanding.
…”
Af erklæring af 13. oktober 2023 fra Person fremgår blandt andet:
”…
I, Person, managing director of Nadi Holding GmbH, Schnackenburgallee 149c, 22525 Hamburg, Germany (hereinafter Nadi Holding GmbH), hereby solemnly declare as follows:
Nadi Holding GmbH
1. I have founded Nadi Holding GmbH in 1994 and have acted as
managing director ever since.
2. Nadi Holding GmbH is a food eompany selling food produets in
Europe and USA and expanding to the Middle East. Nadi Holding GmbH is partieularly well-known for its high-quality riee produets manufactured and sold under Nadi Holding GmbH's name, brand and trademarks, cf. below.
3. I am the registered proprietor of a number of trademarks, including
but not limited to the word mark NADI, EUTM registration no. 017576521, and word mark AAHU BARAH, EUTM registration no. 018205688, as well as the logo in EUTM registration no. 001753854, cf. below:
8
(hereinafter referred to as the "Trademarks")
Said Trademarks are amongst others registered in Nice classification class 30 for, inter alia, "riceN etc.
4. Nadi Holding GmbH is the exclusive trademark licensee of the
above Trademarks.
5. Nadi Holding GmbH is the manufacturer of NADI AAHU BARAH
riee of the type Basmati Sela/Golden, whieh bears the above Trademarks on its packaging and is packaged in 1-lOkg.
The infringement
6. With reference to Annex 1 I eonfirm that the 27,5 tons of NADI
AAHU BARAH rice carrying the Trademarks seized by the Danish Customs Authority in case ref. 23-0921731 are counterfeit and infringe upon the Trademarks for the following reasons:
A. Packaging
The material of the packaging of the seized goods is of inferior quality to original NADI AAHU BARAH rice packaging, and the colouring of the packaging is different. The material of the original is a bit firmer, whiter and the printing colors are much clearer and not as pale as the counterfeit rice.
The packaging bears the Trademarks cited above and are also using the same font of said Trademarks.
On the original rice, the word "rice” is written under the phrase "Super Basamti Sela” indifferent languages, "Rice, Reis, Risi, Reis etc: and on the counterfeit it says "RICE" only in English.
The packaging bears a small logo next to the company address which is inconsistent with original packaging.
9
B. Company name and lot number
The given company name on the packaging is an outdated address of Nadi Holding GmbH's old office address in Boenningstedt, and is furthermore misspelled.
The expiration date and lot-number placed on the packaging is inconsistent with original packaging.
C. Quality
Finally the packaged rice is not Nadi Holding GmbH's produet. The quality of the rice is inferior to the quality of original NADI AAHU BARAH rice manufactured by Nadi Holding GmbH, as the rice is not as fine as original NADI AAHU BARAH rice and the rice is mixed from different rice varieties in both quality and colour.
I also note that the rice must be washed more than the original, because it is very much dusty and in cooking, the result is also not as good as with the original.
7. From the examination and analysis of the seized goods, I can
confirm that the 27,5 tons of Nadi rice seized by the Danish Customs Authority were neither manufactured nor authorized by Nadi Holding GmbH and that the seized goods constitute an infringement of Nadi Holding GmbH's rights for the reasons stated above.
8. I confirm that the importer of the seized goods, Euro Foods ApS,
Danish company registration (CVR) no. 40180664 registered at the address Valdemar Poulsensvej 5, 7100 Vejle, Denmark (hereafter Euro Foods ApS), is not authorized to use the Trademarks nor any of Nadi Holding GmbH's intellectual property rights.
9. Should the seized goods be released and distributed on the Danish
market by Euro Foods ApS, I believe consumers are likely to be misled into believing that the seized infringing goods are manufactured by, or under the authority from, Nadi Holding GmbH. As a result, damage will be caused to the goodwill and reputation of Nadi Holding GmbH and the Trademarks.
--000--
This affidavit may be used as evidence in civil and criminal proceedings, including the court case ref. BS-27864/2023-SHR before the Maritime and Commercial High Court in Copenhagen Denmark.
…”
10
Forklaringer
Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3, Vidne 4 og Vidne 5 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.
Vidne 1 har forklaret blandt andet, at hun er stedfortrædende direktør i Nadi
Holding GmbH. Selskabet blev stiftet i 1994, og de begyndte at importere ris i 1995. Selskabets primære produkt er ris, som de sælger under forskellige mær-ker. De sælger tillige drikkevarer, te mv. Deres primære marked er Europa.
Ris af typen ”Aahu Barah” er af høj kvalitet, og det er første sortering. I øjeblik-ket er prisen i Tyskland for denne type ris 2,60 euro pr. kilo. De importerer 10 til 15 containere pr. måned af ”Aahu Barah” -ris.
Der er strenge krav i forbindelse med import af fødevarer. Nadi Holding GmbH anvender to leverandører af ris af typen ”Aahu Barah” . De køber ikke ris fra Super Foods, fordi Super Foods ikke kan levere den kvalitet, som de ønsker at forhandle.
Nadi Holding GmbH har tidligere oplevet krænkelser af deres varemærkeret-tigheder, hvilket skete første gang i 1996/1997.
I 2020 indledte Nadi Holding GmbH en dialog med toldmyndighederne i for-skellige europæiske lande om import af falske ”Nadi” -ris med henblik på at beskytte deres varemærkerettigheder.
I 2021 blev de informeret om, at der var andre i Pakistan, som trykte deres em-ballage. Nadi Holding GmbH anvender ét trykkeri. De fandt ud af, at de på-gældende ris skulle sendes til Marokko, men at dette blev ændret til Hamborg kort tid før ankomsten. Leverandøren var i denne sag Super Foods, og der var tale om falske ”Nadi” -ris.
I forbindelse med sagen drøftede de situationen med Super Foods, som oplyste dem, at Super Foods ville stoppe med at levere falske ”Nadi” -ris” , hvis Nadi Holding GmbH ville begynde at købe ris fra Super Foods. I denne sag indgik Nadi Holding GmbH en aftale med importøren og fik udleveret risene til om-pakning.
Hun har aldrig hørt om ris, der er pakket i forkert emballage. Hun forstår ikke, hvordan leverandøren er kommet i besiddelse af Nadi Holding GmbHs embal-lage, da leverandøren ikke leverer ris til Nadi Holding GmbH. I forbindelse med pakning af ris håndteres hver pose manuelt.
En ordre på 27,5 tons ris er en stor ordre. Én container indeholder ca. 24 tons ris.
11
Det er endvidere hendes opfattelse, at en container ikke sædvanligvis pakkes, som det er sket i nærværende sag. Sædvanligvis pakkes hvert mærke ris sepa-rat. Containerne var pakket på samme vis som i sagen fra 2021.
Hun er ikke enig med indholdet i brevet af 7. juli 2023 fra Super Foods til Euro Foods ApS.
Erklæringen af 13. oktober 2023 er underskrevet af hendes mand, men hun deltog i udarbejdelsen heraf, og hun kan bekræfte indholdet heraf, bortset fra at Nadi Holding GmbHs tidligere navn var Nadi Food.
Euro Foods ApS er kunde hos Nadi Holding GmbH og har købt ”Aahu Barah” -ris siden 2019, ligesom Vidne 2 har været kunde og er en god ven af hendes mand.
De var chokerede, da de fandt ud, at det var Vidne 2's selskab, der importerede falske ”Nadi” -ris. Hun har drøftet situationen med Vidne 2, som oplyste hende, at der var sket en fejl.
Det er hendes opfattelse, at Vidne 3 arbejdede for Vidne 2, selv om Vidne 3 på papiret var direktør for Euro Foods ApS.
Det ville være billigere for Euro Foods ApS at købe falske ”Nadi” -ris fra en an-den leverandør end at købe ”Nadi” -ris fra dem.
Denne sag kan skade Nadi Holding GmbHs varemærke, og de har brugt mere end 30.000 euro i advokatomkostninger på sagen.
Vidne 2 har forklaret blandt andet, at han i perioden fra marts til maj 2023 var almindelig ansat i Euro Foods ApS, og han var ikke involveret i bestilling af ris. Han foretog først finansiering af Euro Foods ApS kort tid inden sin overtagelse af dette selskab.
Han ved, at Vidne 3 ikke har bestilt ris af mærket ”Nadi” , fordi de har drøftet dette. Det var Super Foods, som begik en fejl. Euro Foods ApS har aldrig bestilt risene af mærket ”Nadi” . Euro Foods ApS pakker ikke ris i embal-lage, og de pakker ikke containere.
Super Foods er en af Euro Foods ApS’ leverandører, men de importerer tillige fra andre leverandører i Pakistan samt fra leverandører i andre lande. De har haft et samarbejde med Super Foods i tre til fire år.
Vidne 3 er ikke længere en del af Euro Foods ApS.
12
Han har ikke tidligere været involveret i en type sag som den nærværende sag.
Vidne 3 har forklaret blandt andet, at han var direktør i Euro Foods
ApS fra 2019 indtil oktober 2023. Han solgte herefter selskabet til Vidne 2.
Han fratrådte ikke som direktør i Euro Foods ApS grundet nærværende sag, og Vidne 2 har ikke tidligere finansieret selskabet.
Euro Foods ApS importerer varer, som videresælges i Danmark og i resten af Europa. Kunderne er engroskunder. De sælger ikke direkte til private. De sæl-ger fødevarer, herunder ris, olie, mel mv.
Euro Foods ApS kontakter sine leverandører pr. e-mail eller telefon, og der sker typisk forudbetaling på mellem 10 og 30 % af købesummen, hvorefter den re-sterende del heraf betales ved levering af varerne. Euro Foods ApS har altid modtaget levering i Aarhus Havn.
I nærværende sag bestilte han risene hos Super Foods via telefon.
Euro Foods ApS har samarbejdet med Super Foods siden 2020. Euro Foods ApS anvender tillige andre leverandører, også i Pakistan.
Super Foods sælger både ris og salt. Euro Foods ApS har købt begge dele.
Euro Foods ApS’ kontaktperson hos Super Foods var Vidne 5.
Euro Foods ApS køber altid fulde containere fra Super Foods. Nogle gange de-les en container mellem flere mærker, hvis ét mærke ikke kan fylde en hel con-tainer. Årligt køber Euro Foods ApS 15 til 20 containere fra Super Foods.
Bankoverførslerne til Super Foods vedrører restbetalinger for flere containere, idet Euro Foods ApS ikke bestilte én container ad gangen.
Betalingen til Super Foods blev foretaget før, at de blev bekendte med, at risene var blevet beslaglagt, idet betalingen skal ske, inden en container åbnes.
Nadi Holding GmbH er også en af Euro Foods ApS’ leverandører, og de har haft samarbejde efter nærværende sags opståen. Prisen for ”Nadi” -ris er skif-tende, og de har betalt ca. 85 kr. pr. pose à 5 kg. Han er ikke bekendt med pris-forskellen mellem ”Nadi” -ris og Euro Foods ApS’ ris.
13
Euro Foods ApS ville have haft lettere ved at sælge ris påført ”Nadi” -mærket, men hvis de havde fået udleveret risene i nærværende sag med ”Nadi” -mærket, ville de have kontaktet Nadi Holding GmbH.
Deres leverandører sikrer sig, at fødevarelovgivningen i Danmark overholdes.
Da Euro Foods ApS blev stiftet, havde de ikke meget erfaring med branchen.
Euro Foods ApS bestemmer ikke altid, hvordan emballagen skal se ud, men nogle gange beder de om et bestemt emballagedesign.
Den under sagen fremlagte emballage for mærkerne ”Multi Food” , ”Dan Food” og ”Euro Food” var den emballage, som Euro Foods ApS bestilte i nærværende sag ved fakturanr. 786/SF/1777 af 15. marts 2023.
Dan Food og Multi Food havde leveret disse emballagedesigns, og emballagen for ”Euro Food” havde Euro Foods ApS selv udviklet og anvendt gennem fire til fem år hos Super Foods.
Super Foods sørger for produktion af emballagen. Han er ikke bekendt med, hvorvidt Super Foods anvender underleverandører i den forbindelse.
Når Euro Foods ApS havde bestilt varer og vidste, at disse varer var på vej, fo-retog de registrering hos fødevaremyndighederne, hvor fotos af emballagen tillige blev registreret.
Det tager sædvanligvis to til tre måneder, før en container leveres.
Euro Foods ApS har ikke haft indflydelse på, hvordan containerne i nærværen-de sag blev pakket.
Euro Foods ApS’ blev chokeret over, at toldmyndighederne havde beslaglagt risene.
Vidne 2 kontaktede Nadi Holding GmbH efter, at de modtog brevet om beslaglæggelse fra toldmyndighederne.
Super Foods oplyste dem, at der var sket en fejl hos Super Foods’ emballagele-verandør. Han er ikke bekendt med, om denne leverandør tillige pakkede rise-ne, eller om risene blev pakket af Super Foods. Han bad herefter Vidne 5 om at afgive en erklæring om, at der var sket en fejl hos Super Foods.
De ønsker at ompakke risene, fordi der ikke er noget galt med disse. Efter om-pakningen vil de levere ”Nadi” -emballagen til Nadi Holding GmbH. Han har
14
været i dialog med Fødevarestyrelsen vedrørende ompakningen, og Fødevare-styrelsen skal kontrollere denne.
Euro Foods ApS har ikke tidligere været involveret i en type af sag som den nærværende sag.
Vidne 4 har forklaret blandt andet, at han er fagkonsulent i Toldsty-
relsen, hvor hans arbejde består i analyse og foretagelse af fysisk kontrol af con-tainere. Han har arbejdet med dette område i 10 til 12 år.
Det er korrekt, at han optræder på de under sagen som bilag 9 og 10 fremlagte videoer. Videoerne blev optaget af en af hans kollegaer.
Det er efter hans opfattelse mistænkeligt, når produkterne i en container ikke stemmer overens med fakturaen herfor. Samtidig med deres kontrol af contai-neren var en anden container til fødevarekontrol.
Risene var pakket i to containere, hvilket efter hans opfattelse var irrationelt, fordi der var ris af mærket ”Nadi” i begge containere. Det ville have været mere sædvanligt, hvis risene af mærket ”Nadi” var pakket i én container, mens de øvrige mærker var pakket i den anden container. Det er sædvanligt at gemme kopivarer bag andre varer.
I posen vist i videoen fremlagt som sagens bilag 10 lå de blå poser af mærket ”Multi Food” foran poserne af mærket ”Nadi” , og han kunne derfor ikke se po-serne af mærket ”Nadi” , da han tog fat i posen. I containeren fandt de kun den-ne pose med løs emballage.
Han er ikke bekendt med sager, hvor falske fødevarer efterfølgende er blevet ompakket.
Der er strenge krav til fødevarer, og Fødevarestyrelsens rejsehold kom tillige til stede, da disse blev bekendt med nærværende sag. Kravene er strenge til spor-barhed, hygiejne mv.
Han er bekendt med det lager, hvor risene befinder sig i dag. Han ved ikke, om dette lager er fødevaregodkendt, men det tror han ikke, at det er, fordi lageret blandt andet er åbent, hvilket giver mulighed for, at skadedyr mv. kan komme ind på lageret.
Han er ikke involveret i opbevaring af varer under disses varers beslaglæggelse. Det er importøren – i denne sag Euro Foods ApS – som vælger opbevaringsste-det.
15
Vidne 5 har forklaret blandt andet, at han er administrerede direktør i
Super Foods, som forhandler salt, ris og krydderier. Super Foods eksporterer til flere lande i Europa samt Storbritannien, USA m.fl. De er bekendt med EU’s krav til ris, og de sikrer, at disse krav er opfyldt, inden risene afsendes.
Super Foods kan pakke ca. 100 tons pr. dag.
Super Foods har samarbejdet med Euro Foods ApS i tre til fire år, og deres samarbejde er godt.
Super Foods samarbejdede tidligere med Nadi Holding GmbH, men dette sam-arbejde fungerede ikke, hvorfor dette ikke fortsatte. Super Foods sælger ikke ris af mærket ”Nadi” eller af typen ”Aahu Barah” .
I nærværende sag bestilte Euro Foods ApS ris af mærket ”Multi Food” , ”Dan-food” og ”Euro Food” , og der blev udarbejdet en pro forma-faktura. Euro Foods ApS havde ikke bestilt ris af mærket ”Nadi” . Super Foods modtog em-ballagen fra deres trykkeri, men desværre begik pakkefirmaet en fejl. Fabrikken ligger langt fra Super Foods’ kontor, og personalet havde travlt, hvorfor der blev begået en fejl ved, at det ikke blev kontrolleret, at den korrekte emballage blev anvendt. Sædvanligvis kvalitetstjekker de emballagen, når denne modta-ges.
Super Foods fremstiller ikke den emballage, som de anvender, og de designer ikke emballagen. De sørger for rengøring og pakning af ris, hvorefter de sørger for, at risen pakkes i containere og sendes.
Super Foods forsøgte ikke at skjule poserne af mærket ”Nadi” , da containeren blev pakket. Det var sædvanligt, at flere mærker blev pakket sammen, og det var tilfældigt, at poserne af mærket ”Nadi” blev placeret bagerst i containeren.
Super Foods har aldrig sendt falske ”Nadi” -ris. Sagen fra 2021 i Tyskland er blevet håndteret.
Da fejlen blev opdaget, kontaktede han sit trykkeri og pakkefirmaet. En super-visor blev endvidere efterfølgende fyret.
Brevet af 7. juli 2023 fra Super Foods til Euro Foods ApS blev afsendt af hans personale.
Parternes synspunkter
For Nadi Holding GmbH er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 5. marts 2024, hvoraf fremgår blandt andet:
16
”…
4. Varemærkekrænkelse
Det gøres overordnet gældende, at sagsøgtes import udgør en varemærke-
krænkelse jf. artikel 9 stk. 2 litra a i Rådets forordning nr. 2017/1001 (MS39 )
og varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1 (MS5).
Sagsøger har ret til at håndhæve varemærkerettighederne fremlagt som bi-lag 1 (E41-52).
Sagsøger kan således forbyde enhver tredjemand, der ikke har sagsøgers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når tegnet er identisk med varemærket og an-vendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet, jf. artikel 9(2)(a) i Rådets forord-ning nr. 2017/1001 (MS39) og varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1 (MS5).
Sagsøgte har importeret forsendelsen af ris i Toldstyrelsens sag 23-0921731 erhvervsmæssigt, og sagen omhandler anvendelse af identiske tegn i for-bindelse med identiske varer for hvilke de påberåbte varemærker er be-skyttet.
Det følger af Toldforordningens artikel 2 (5) (a) (MS48), at der ved vare-mærkeforfalskede varer forstås:
” varer, som er genstand for en handling, der krænker et varemærke i den medlemsstat, hvor de findes, og som uden tilladelse er forsynet med et mær-ke, der er identisk med, eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra et gyldigt registreret varemærke for varer af samme type”
Det gøres med henvisning til bilag 1 (E41-52) og 5 (E83-96) gældende, at de af sagsøgte importerede varer er forsynet med mærker, der er identiske med sagsøgers varemærker og kendetegn, uden tilladelse, hvorfor der fore-ligger en klar krænkelse i henhold til EF-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2 litra a samt varemærkelovens § 4 stk. 2 nr. 1.
Det gøres gældende, at betingelserne i Toldforordningens artikel 17 (MS57-
58), 19 (MS59), og 23 (MS61-62) for toldmyndighedernes indgriben i form af suspension af frigivelse er opfyldt i nærværende sag, idet den pågæl-dende forsendelse indeholdt varemærkeforfalskede varer.
Det gøres ligeledes gældende, at suspensionen af frigivelsen af varerne i sagen i medfør af Toldforordningens artikel 17, 19 og 23, er lovligt gjort og forfulgt, og da det er fastslået, at varerne krænker varemærkerettigheder omfattet af forordningen, skal produkterne afstås til destruktion uden er-statning til sagsøgte.
17
Sagsøgte har som bilag F (E111) fremlagt et brev fra sin leverandør som be-kræfter varemærkekrænkelsen i sagen.
Leverandøren bekræfter, at den importerede ris som er påført sagsøgers emballage og varemærker ikke hidrører fra sagsøger:
“We apologize for the mistake made by our staff in packing and dispatching the wrong bags. We understand that the bag printing company sent incor-rect bags due to an overload of production orders, and our staff inadvertently packed and shipped them”
[…]
“To rectify the situation, we will swiftly dispatch the correct bags as a re-placement for the ones that were sent in error”
Det bemærkes endvidere, at sagsøgte ”ikke bestrider, at emballagen for de om-
handlede 27,5 tons ris er påført sagsøgers varemærke ” jf. sagsøgtes processkrift A, 2. afsnit side 2.
Der er således tale om en klar varemærkekrænkelse jf. varemærkeforord-ningens artikel 9, stk. 2, litra a og varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1.
At varerne ikke er kommet i sagsøgtes besiddelse, fritager ikke sagsøgte fra ansvar. Det fremgår klart af såvel varemærkeloven som varemærkeforord-ningen, at selve importsituationen udgør en krænkelse jf. varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 3 (MS5), samt varemærkeforordningens artikel 9, stk. 3, litra c (MS40).
Sagsøgte kan ikke undslå sig med, at der angiveligt skulle være tale om en fejlpakning af varen i Pakistan fra leverandørens side, som påstået af sagsøgte. Dette er irrelevant for den varemærkeretlige krænkelse og bestri-des i øvrigt.
4.1 Varemærkekrænkelse – Produkterne
Sagsøgte har allerede erkendt, at de importerede ris påført sagsøgers vare-mærker ikke er originale. Sagsøger skal for god ordens skyld tillige bekræf-te, at produkterne ikke er originale og sagsøger har analyseret en vareprøve fra det beslaglagte parti.
Der henvises til bilag 7 (E113), som er en erklæring fra sagsøger samt tillige nedenfor pkt. 4.1.1 – 4.1.3:
4.1.1 Emballage
Originalproduktets materiale er lidt fastere, hvidere og trykfarverne er me-get klarere og ikke så blege som den falske emballage. Skrifttypen er den
18
samme, men på den originale ris er ordet "ris/rice" skrevet under sætningen "Super Basamti Sela" på forskellige sprog, "Rice, Reis, Risi, Reis osv." og på den falske står der kun "RICE" på engelsk.
I adressefeltet på den varemærkeforfalskede ris er der desuden et logo, som ikke genfindes i den originale indpakning.
4.1.2 Virksomhedsnavn
Firmaadressen på den varemærkeforfalskede ris er en gammel firmaadres-se fra sagsøgers gamle kontoradresse i Boenningstedt, som i øvrigt også er stavet forkert.
Udløbsdatoen og lotnummeret er endvidere ikke korrekt.
4.2.3. Kvalitet
Den importerede ris kvalitet er langt fra det originale produkt AB (AAHU BRAH). Risene i det varemærkeforfalskede produkter er blevet blandet fra forskellige sorter for at gøre prisen billigere. Farven er også lidt anderledes og risene skal desuden vaskes mere end originalen, fordi den er meget støvet.
Original produkt Importeret varemærkeforfalsket produkt
5. Ond tro
Det gøres gældende, at sagsøgte er i ond tro.
Det forekommer i hvert fald påfaldende at leverandøren i Pakistan skulle fejlpakke 27,5 ton ris med sagsøgers varemærker. Sagsøger har opfordret sagsøgte til at fremlægge sin e-mailkorrespondance med leverandøren i an-ledning af bestillingen og den senere import/beslaglæggelse.
Sagsøgte har ikke opfyldt sagsøgers provokationer, herunder om fremlæg-gelse af sin e-mailkorrespondance med leverandøren i anledning af bestil-
19
lingen og den senere import/beslaglæggelse, hvilket skal tillægges proces-suel skadevirkning derhen, at sagsøgte er i ond tro.
Som det endvidere fremgår af bilag 5 (E83-96) var de beslaglagte rispro-dukter pakket og gemt bagerst i containerne bag andre risprodukter hvilket ydermere er en stærk indikation på ond tro i denne sag.
Til støtte for sagsøgtes onde tro henvises desuden til bilag 8-10 (E63-75) vi-deo og fotodokumentation der viser, at de beslaglagte risprodukter var pakket og gemt bagerst i containerne bag andre risprodukter i forsendelsen hvilket ydermere er en stærk indikation på ond tro i denne sag.
Det gøres hertil gældende, at det har formodningen imod sig, at sagsøgte ikke har været bekendt med forsendelsen og den krænkende brug af sagsøgers rettigheder med henblik på at få risene til at fremstå som et høje-re kvalitetsprodukt.
Det skal afvises som usandsynligt, at leverandøren i Pakistan, som er sagsøgtes forretningspartner gennem flere år, på eget initiativ og uden sagsøgtes kendskab skulle sende de over 27 ton ris til sagsøgte ved en fejl-pakning.
6. Vederlag m.v.
Det gøres gældende, at der skal betales vederlag i forbindelse med den ulovlige import, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1 (MS14). Beløbet er skønsmæssigt fastsat til kr. 50.000,00.
Det gøres tillige gældende, at sagsøgte skal betale opbevarings- og destruk-tionsomkostninger i forbindelse med den ulovlige import.
Det gøres gældende, at et vederlagskrav på DKK 50.000,00 er rimeligt hen-set til krænkelsernes omfang.
Sagsøger skal henholde sig til sagsøgte som er varemodtager i denne sag. Det er sagsøgte som har bestilt produkterne fra sin leverandør i Pakistan, og således sagsøgte der bærer ansvaret for importen af de varemærkefor-falskede produkter, hvad enten importen tilregnes sagsøgte som uagtsomt eller forsætligt.
Det står i øvrigt sagsøgte frit for at søge regres hos sin leverandør for det rejste krav.
Et rimeligt vederlag for udnyttelsen af sagsøgers varemærker skal forstås som en rimelig licensafgift for udnyttelsen og udgangspunktet vil være et beløb, som svarer til, hvad sagsøger kan godtgøre ud fra markedsforholde-ne med rimelighed at ville have forlangt.
20
Vederlag påkendes uden dokumenteret tab fra sagsøger, og et rimeligt ve-derlag skal i nærværende sag fortolkes som et passende vederlag, der sva-rer til en licensafgift for produkterne, havde de været ægte varer. Dog gø-res opmærksom på, at i nærværende sag findes der ikke nogen fast li-censpraksis for den skete udnyttelse, eftersom sagsøger aldrig ville have givet samtykke til udnyttelsen, herunder henset til at der er tale om rispro-dukter af lavere kvalitet end originalproduktet.
Vederlaget skal derfor fastsættes skønsmæssigt.
Vederlagsreglen indebærer, at der kan idømmes kompensation for produk-terne, selvom de ikke er kommet på markedet, da det er antallet af enheder, som sagsøgte har importeret, der lægges til grund for en beregning af det rimelige vederlag jf. retspraksis.
Det er derfor ikke korrekt som anført af sagsøgte, at der ikke er sket en ud-nyttelse af varemærket.
Sagsøgers originale ris sælges til grossistmarkedet for op til EUR 2,40 pr. ki-lo i indkøbspris. I forhold til den beslaglagte forsendelse er den tilsvarende originalværdi ca. EUR 66.000,00/DKK 491.000,00, hvorfor et vederlagskrav på 50.000,00 kr. er ganske beskedent.
Sagsøgte skal endvidere i overensstemmelse med princippet i købelovens § 5 (MS27) betale, hvad sagsøger forlanger ”for så vidt det ikke kan anses for ubilligt” , som det hedder i købeloven.
Det påståede beløb er rimeligt, særligt henset til krænkelsernes karakter og omfang (27,5 tons).
Der henvises i øvrigt til Rådets Direktiv 2004/48/EF af 29 april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (Retshåndhævelsesdi-rektivet) artikel 3, stk. 2 (MS88), hvor fremgår at:
” Foranstaltningerne og retsmidlerne skal ligeledes være effektive, stå i et ri-meligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning.”
Tilsvarende skal vederlaget sættes til et niveau, så det afskrækker sagsøgte og/eller dennes leverandør fra at begå varemærkekrænkelser i form af im-port af underlødige ris påført sagsøgers varemærke, som herudover giver produktet et kvalitetsstempel, som ikke står mål med indholdet.
Det bemærkes endvidere, at den importerede ris har en indkøbspris på EUR 1,37 pr. kilo, hvilket svarer til næsten halvdelen af indkøbsprisen på sagsøgers kvalitetsris. Sagsøgte ville således kunne opnå en ganske høj fortjeneste ved at indkøbe risene billigt, og sælge risene som originale ris fra sagsøger påført sagsøgers varemærker.
21
7. Sagsøgtes subsidiære påstand om ompakning m.v.
Sagsøgte henviser til varemærkelovens § 44 (MS17) og har subsidiært gjort gældende, at der skal ske korrigerende foranstaltninger i form af ompak-ning. Dette skal afvises.
Sagsøger gør gældende, at der skal ske destruktion af det varemærkeforfal-
skede parti ris i henhold til Toldforordningens artikel 23 (MS61-62 ) og 25
(MS62-63), subsidiært varemærkelovens regler herom.
Der er i denne sag tale om varemærkeforfalskede parti ris, hvor risene ud-
gør fødevarer. Det gøres gældende, at varemærkelovens § 44 (MS17 ) og
Retshåndhævelsesdirektivet 2004/48 artikel 10 (MS101-102) ikke er tiltænkt fødevarer som i denne sag. Hensigten bag en evt. korrigerende foranstalt-ning i form af ”at de ulovligt anbragte varemærker fjernes” bør alene finde anvendelse på produkter, hvor det rent faktisk lader sig gøre at fjerne va-remærket jf. herunder retspraksis i samme retning;
U 2010.1908 H (MS141-143), hvor sagsøgte skulle fjerne de krænkende kendetegn fra selskabets trailere og U 2010.228 H (MS132-140), hvor rekvi-situs skulle fjerne og nedtage den skiltning i form af bannere og klister-mærker på sin ejendom, der indeholdt betegnelsen ”Skoda Salg & Service"
Varemærket lader sig ikke fjerne fra emballagen i denne sag uden emballa-gen og indholdet ødelægges, hvorfor sagsøger fastholder sin påstand om destruktion af hele produktet som det også er sædvanligt ved import af va-remærkeforfalskede produkter.
Det gøres hertil gældende, at der ikke er noget hensyn at tage til sagsøgte, som under alle omstændigheder bliver godtgjort af leverandøren, idet den-
ne har meddelt sagsøgte, at man ville få en ny sending ris jf. bilag F (E111 ).
Der er således ikke et proportionalitetshensyn at varetage i forhold til sagsøgte.
7.1 Fødevarelovgivning
Desuden fastholder sagsøger, at Sø- og Handelsretten ikke kan imøde-komme sagsøgtes subsidiære påstand om ompakning, al den stund det slet ikke er muligt at ompakke uden fødevaremyndighedernes tilladelse, og idet Sø- og Handelsretten ikke ved hvordan en evt. ny emballage måtte se ud.
En evt. korrigerende foranstaltning som netop ompakning/ommærkning af fødevarer skal derfor tillige belyses ved hjælp af øvrige regler relevante for fødevareretsområdet.
Det følger af Fødevareinformationsforordningens artikel 26, stk. 2, litra a (MS130) at:
22
Angivelse af oprindelsesland eller herkomststed er obligatorisk:
a) i de tilfælde, hvor undladelse af at give denne oplysning ville kunne vild-lede forbrugeren med hensyn til fødevarens egentlige oprindelsesland eller herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, der ledsager fødevaren, eller eti-ketten som helhed ellers ville antyde, at fødevaren har et andet oprindelses-land eller herkomststed.
Sagsøgte har oplyst, at der ’er tale om en fejlpakning af varen i Pakistan fra leverandørens side’, jf. svarskriftets pkt. 3.1, side 3 (E19) – hvilket bestrides – men det kan i den forbindelse lægges til grund, at sagsøgte ikke kan oply-se, hvor risene stammer fra, altså kan fødevaren ikke spores idet den ingen oprindelsesangivelse har, hvilket i sidste ende kan vildlede forbrugerne i strid med fødevarelovens § 14 (MS30), subsidiært Fødevareforordningens artikel 16 (MS119).
Derudover vil en ompakning/ommærkning af det varemærkeforfalskede parti ris, uden kendskab til den egentlige og korrekte angivelse af oprindel-sen, også indeholde urigtige oplysninger om produktets eksistens eller art, jf. markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 1 (MS19), og/eller de væsentligste egenskaber ved produktet jf. nr. 2 såsom produktets geografiske eller han-delsmæssige oprindelse, og dermed være i strid med samme bestemmelses stk. 1, eller på anden måde vildlede forbrugerne i strid med markedsfø-ringslovens § 5, stk. 1.
Da den nuværende emballage er forfalsket, befinder produktet sig i ”in-genmandsland” så at sige i forhold til dens oprindelse, indhold, kvalitet, m.v.
Sagsøger gør derfor gældende, at en ny emballage i forbindelse med en evt. ompakning/ommærkning ikke kan ”reparere” på sagsøgtes manglende op-rindelsesangivelse eller opfylde kriteriet herfor, og at en sådan problemstil-ling under alle omstændigheder ikke kan pådømmes af Sø- og Handelsret-ten i en varemærkeretlig sag uden forudgående godkendelse fra Fødevare-styrelsen.
Sagsøger fastholder derfor fortsat, at enhver korrigerende foranstaltning af det varemærkeforfalskede parti ris i form af ompakning/ommærkning ud-gør et forhold under tilsyn fra de danske fødevaremyndigheder, som Sø-og Handelsretten ikke kan pådømme uden myndighedernes forudgående tilsagn af ovenstående grunde.
Det skal for god ordens skyld fastholdes, at varemærkekrænkelsen i nær-værende sag består, uanset om der måtte blive tale om en evt. ompak-ning/ommærkning eller ej.
23
Såfremt Sø- og Handelsretten måtte finde, at der alligevel skal ske ompak-ning gøres gældende, at dette ikke fritager sagsøgte fra at betale vederlag i forbindelse med den ulovlige import og at ompakning sker for sagsøgtes regning uden erstatning eller kompensation til sagsøgte.
8. Sagsomkostninger
Sagsomkostningerne skal som anført i Højesterets dom af 30. november 2020 i sag BS-25678/2019 m.fl. (Ørsted) (MS144-164) fastsættes, så det sik-res, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i Retshåndhævelsesdirektivet (MS106), som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties) (MS192-199).
Det gøres gældende, at sagsøger skal tilkendes rimelige advokatudgifter, såfremt sagsøger får medhold i sagen jf. artikel 14 i Retshåndhævelsesdi-rektivet (MS106). En opgørelse over sagsøgers faktiske sagsomkostninger vil blive fremlagt i forbindelse med hovedforhandlingen til dokumentation af de rimelige og faktisk afholdte omkostninger.
…”
For Euro Foods ApS er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 4. marts 2024, hvoraf fremgår blandt andet:
”…
2. Sammenfattende anbringender
2.1. Der er ikke grundlag for destruktion af det omtvistede parti ris men alene emballagen
Det følger af varemærkelovens § 44, stk. 1, at der ved selvstændig nedlagt påstand om korrigerende foranstaltning ved søgsmål kan ske ændring af mærkning for at forebygge yderligere krænkelse.
Det følger af litteraturen, at bestemmelsen anvendes ved import og salg af varemærkeforfalskede varer og ved ulovlig parallelimport, jf. varemærke-loven med kommentar af Knud Wallberg og Mikael Francke Ravn, 2021, s. 526.
Varemærkelovens § 44 inkorporerer Direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004
om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (”Retshåndhævelses-
direktivet ”) artikel 10, stk. 3. Ifølge denne bestemmelse skal der ved en be-gæring om korrigerende foranstaltninger tages hensyn til, at der skal være et forholdsmæssigt forhold mellem krænkelsens omfang og de beordrede retsmidler samt tredjemands interesser.
24
Derudover indebærer retshåndhævelsesdirektivet, at der skal være fokus også på det forebyggende aspekt ved valg af sanktionsmiddel, og at der i den henseende bør anvendes den mindst indgribende foranstaltning til at opnå det samme mål, som er at standse krænkelsen af en varemærkeret.
Ved afgørelsen af hvilket retsmiddel, der er proportionalt, skal der i nær-værende sag derfor lægges vægt på, at krænkelsen af sagsøgers varemær-kerettigheder beror på en fejlpakning fra sagsøgtes leverandørs side, og at varerne ikke er kommet ud i omsætning.
Det følger af artikel 2, stk 5, litra a i toldforordningen, at også en emballage kan udgøre en varemærkeforfalsket vare i toldforordningens forstand.
Dermed kan en emballage udgøre en selvstændig varemærkekrænkelse, selvom produktet indpakket i emballagen ikke udgør en krænkelse (dvs. uden at der foreligger en piratkopiering).
Det gøres i den forbindelse gældende, at eftersom der ikke foreligger en piratkopiering, har sagsøger ikke en retlig interesse i at opnå dom om de-struktion af risene.
Det gøres derfor gældende, at en afgørelse om destruktion af 27,5 tons ris i overensstemmelse med sagsøgers principale påstand 2 vil være dispropor-tional og række langt videre end sagsøgers påberåbte varemærkerettighe-der.
Det gøres også gældende, at det vil indebære et disproportionalt ressource-spild at tilintetgøre de 27,5 tons ris fremfor at anvende gøre brug af det mindre indgribende retsmiddel, som består i at tilintetgøre den emballage, som det omtvistede varemærke er trykt på.
3. Sagsøgers subsidiære påstande 2 og 5
Idet sagsøgte ikke bestrider, at emballagen for de omhandlede 27,5 tons ris er påført sagsøgers varemærke, og idet sagsøgers påståede sanktioner i de subsidiære påstande til påstand 2 og 5 er i overensstemmelse med sagsøg-tes grundlæggende synspunkter i nærværende sag, tager sagsøgte bekræf-tende til genmæle over for disse påstande.
Idet risene, som er indpakket i emballagen påført sagsøgers varemærke, ik-ke krænker nogen rettigheder tilhørende sagsøger, vil en ompakning udgø-re det mindst indgribende retsmiddel til imødekommelse af sagsøgers ret-lige interesse i nærværende sag.
Det bestrides, at Sø- og Handelsretten ikke kan afsige dom i overensstem-melse med sagsøgers subsidiære påstande 2 og 5 som følge af, at ”det slet ikke er muligt at ompakke uden fødevaremyndighedernes tilladelse, og idet Sø- og Handelsretten ikke ved hvordan en evt. ny emballage måtte se ud.”
25
Sagsøgtes bemærkninger om, at det ikke skulle være muligt for sagsøger at ompakke risene i overensstemmelse med de relevante regler for fødevare-retsområdet og markedsføringsloven, herunder i relation til angivelse af ri-senes oprindelse, indhold, kvalitet, m.v., bygger på udokumenterede anta-gelser, som det ikke er muligt for Sø- og Handelsretten at tage under på-dømmelse i nærværende sag.
De specifikke krav til ompakning af risene angår et forhold mellem sagsøg-te og fødevaremyndighederne, som sagsøger ikke har en retlig interesse i at få pådømt i nærværende sag.
Sagsøgers bemærkninger angående den påståede lavere kvalitet af sagsøg-tes ris i sammenligning med sagsøgers ris bestrides som udokumenteret. Derudover er bemærkningen uden relevans for sagen.
Det bestrides også, at det kan indgå som element i vurderingen af, om de-struktion af risene er disproportionalt, at sagsøgte efter sagsøgers opfattelse ”under alle omstændigheder bliver godtgjort af leverandøren” . Dette på-ståede vilkår i forholdet mellem sagsøgte og sagsøgtes leverandør er udo-kumenteret og i øvrigt irrelevant for sagen.
Idet sagsøger ikke har en retlig interesse i destruktionen af de 27,5 tons ris men alene emballage, som risene er indpakket i, gøres det gældende, at der alene kan afsiges dom om, at sagsøgte skal tilpligtes at foretage de korrige-rende foranstaltninger, der fremgår af sagsøgers subsidiære påstande 2 og 5.
4. Der er ikke grundlag for at pålægge sagsøgte at betale kompensation til sagsøger
Til støtte for frifindelsen af sagsøgers påstand om betaling af vederlag gø-res det gældende, at der ikke er foretaget en varemærkekrænkende hand-ling af sagsøger.
Det omtvistede parti ris er ikke kommet sagsøgte i besiddelse, og sagsøgte har derfor ikke gjort brug af sagsøgers varemærke, jf. varemærkeforord-ningens art. 9, stk. 2, litra a og varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1.
Sagsøgte har endvidere ikke haft til hensigt at gøre brug af sagsøgers va-remærke, hvilket understøttes af ordresedlen i bilag B, hvoraf det fremgår, at sagsøgte har bestilt varer med varemærkerne ”MULTI” , ”DAN FOOD” og ”EURO FOODS” .
Brugen af sagsøgers emballage og varemærke skyldes alene en fejl begået af sagsøgtes leverandør Super Foods (PVT) LTD, jf. bilag F.
26
Det bestrides, at de fremlagte bilag 8-10 viser, at de beslaglagte produkter var ”gemt” bagerst i containerne bag andre risprodukter. Bilag 8-10 viser alene, at indholdet af containeren er opdelt efter, hvordan containeren er pakket, og at risene af mærket ”Multi Food” er pakket i containeren efter risene af mærket ”NADI” . Såfremt retten finder, at bilagene viser, at con-taineren er pakket med hensigt om at gemme det omtvistede parti ros, kan den påståede onde tro alene tilregnes Super Foods (PVT) LTD men ikke sagsøgte.
Da det er en betingelse for betaling af rimeligt vederlag, at der foreligger uagtsomhed eller forsæt, jf. varemærkelovens § 43, skal sagsøger frifindes for sagsøgers betalingspåstand.
Såfremt retten trods det ovenfor anførte måtte finde, at sagsøgte skal betale et vederlag til sagsøger, gøres det gældende, at det skønsmæssigt opgjorte beløb på 50.000 kr. ikke kan anses for rimeligt.
I nærværende sag har sagsøgte ikke forsøgt at sælge varerne, idet varerne aldrig har været i sagsøgtes besiddelse. Såfremt sagsøgte havde modtaget de fejlpakkede ris, ville sagsøgte have fremsat krav til Super Foods (PVT) LTD om omlevering af risene i den korrekte emballage mærket Euro Foods.
Henset til sagens omstændigheder gæres det gældende, at sagsøger alene skal tildeles et beskedent vederlag efter rettens skøn.
Der er endvidere ikke grundlag for at pålægge sagsøgte at betale opbeva-rings- og destruktionsomkostninger til sagsøger, da dette vedrører et for-hold mellem sagsøgte og toldmyndighederne. Sagsøger har derfor ikke en retlig interesse i den nedlagte påstand 3.
5. Sagsomkostninger
Nærværende sag drejer sig hovedsageligt om spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger skal have medhold i sin påstand om, at hele det suspenderede parti ris i den varemærkekrænkende emballage skal destrueres, eller om sagsøgte skal have medhold i sit hovedanbringende om, at alene emballa-gen skal destruere.
Hvis Sø- og Handelsretten finder, at der alene er grundlag for destruktion af emballagen, gøres det gældende, at sagsøgte skal tildeles sagsomkost-ninger i overensstemmelse med retshåndhævelsesdirektivet og retspraksis i sager om krænkelse af immaterielle rettigheder.
…”
Rettens begrundelse og resultat
Retten bemærker indledningsvist, at sagsøgers principale påstand 5 om frifin-delse må henvise til en af sagsøgte tidligere nedlagt påstand. Sagsøgte må i sit
27
processkrift A af 20. februar 2024 anses for at have frafaldet denne påstand, hvorfor retten ikke under nærværende sag vil tage stilling til sagsøgers princi-pale påstand 5, idet denne efter sit indhold om frifindelse må anses for frafaldet af sagsøger henset til, at påstanden ikke længere nedlægges af sagsøgte.
Nadi Holding GmbH har gjort gældende, at de af Euro Foods ApS indførte ris påført ”Nadi” -mærket skal destrueres uden erstatning og/eller kompensation, samt at Euro Foods ApS skal betale vederlag til Nadi Holding GmbH i medfør af varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, idet der ved indførelsen er sket en kræn-kelse af Nadi Holding GmbHs varemærkerettigheder i henhold til varemærke-lovens § 4, stk. 2, nr. 1.
Heroverfor har Euro Foods ApS gjort gældende, at alene emballagen skal de-strueres, at Euro Foods ApS skal kunne ompakke risene, samt at der ikke er grundlag for at pålægge Euro Foods ApS at betale vederlag.
Krænkelse af Nadi Holding GmbHs rettigheder
I marts 2023 bestilte Euro Foods ApS ris af forskellige mærker fra Super Foods. Risene, der var påført mærket ”Nadi” , blev den 12. maj 2023 tilbageholdt af Toldstyrelsen, idet de var mistænkt for at være varemærkeforfalskede eller piratkopierede, hvilket Euro Foods ApS blev meddelt den 22. maj 2023.
Af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordningen (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendoms-rettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2023 (Toldfor-ordningen) følger blandt andet, at toldmyndighederne suspenderer frigivelsen af varer eller tilbageholder disse, hvis toldmyndighederne identificerer varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, der er omfattet af en afgørelse om imødekommelse af en anmodning.
Det følger af varemærkelovens § 4, stk. 1, at stiftelsen af en varemærkeret giver indehaveren en eneret. Det fremgår af varemærkelovens § 4, stk. 2, at indehave-re af en stiftet varemærkeret under nærmere omstændigheder kan forbyde en tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre er-hvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser.
På baggrund af den af Person af 13. oktober 2023 afgivne erklæ-ring samt det forhold, at Euro Foods ApS ikke har bestridt, at emballagen for de omhandlede 27,5 tons ris er påført Nadi Holding GmbHs varemærke, finder retten, at Euro Foods ApS ved indførelsen af risene har overtrådt varemærke-lovens § 4 og artikel 9, stk. 2, litra a, i varemærkeforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017).
Retten finder endvidere, at suspensionen er lovligt gjort og forfulgt.
28
Euro Foods ApS har gjort gældende, at alene emballagen for risene skal destru-eres, og at der skal kunne ske ompakning af risene.
Vidne 3 har forklaret, at han har været i dialog med fødevaremyn-dighederne vedrørende en eventuel ompakning.
Der er dog ikke i øvrigt fremlagt dokumentation for dialogen med fødevare-myndighederne eller for gennemførligheden af en ompakning, herunder er der ikke fremlagt dokumentation for, under hvilke lagerforhold risene er og har været opbevaret siden maj 2023.
Det fremgår af forklaringen fra Vidne 4, der er fagkonsulent i Told-styrelsen, at han er bekendt med det lager, hvor risene befinder sig i dag. Han ved ikke, om dette lager er fødevaregodkendt, men det tror han ikke, at det er, fordi lageret blandt andet er åbent, hvilket giver mulighed for, at skadedyr mv. kan komme ind på lageret.
Retten bemærker, at tilintetgørelse i henhold til Toldforordningen vedrører toldmyndighedernes tilintetgørelse af tilbageholdte varer, jf. forordningens ar-tikel 1.
Af varemærkelovens § 44, stk. 1, følger blandt andet, at retten efter påstand ved dom kan bestemme, at en vare, som krænker en varemærkeret, skal tilintetgø-res, eller at de ulovligt anbragte varemærker skal fjernes.
Det følger endvidere af varemærkelovens § 44, stk. 4, blandt andet, at retten ved foranstaltninger efter stk. 1 skal tage hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.
Retten finder ud fra en proportionalitetsvurdering, at fjernelse af de ulovligt anbragte varemærker, jf. varemærkelovens § 44, stk. 1, nr. 5, umiddelbart vil kunne være en mindre indgribende foranstaltning end tilintetgørelse af den betydelige mængde fødevare, som risene udgør, jf. varemærkelovens § 44, stk. 1, jf. nr. 3.
Retten finder dog henset til den manglende dokumentation fra sagsøgte for mu-lighederne for ompakning og manglende dokumentation for de fysiske forhold under lageropbevaringen af risene, at de 27,5 tons ris mærket NADI og påført Nadi Holding GmbHs varemærker må tilintetgøres uden erstatning eller kom-pensation til Euro Foods ApS, jf. varemærkelovens § 44, stk. 1, nr. 3, ligesom Euro Foods ApS skal afholde opbevarings- og destruktionsomkostningerne i forbindelse hermed.
29
Vederlag i henhold til varemærkeloven
Af varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1 følger, at den, som forsætligt eller uagt-som krænker en andens varemærkeret, skal betale et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen.
Det er således en forudsætning for Nadi Holding GmbHs påstand om vederlag, at Euro Foods ApS har handlet forsætligt eller uagtsomt.
Retten finder på det foreliggende grundlag, at forklaringen fra direktør Vidne 5 fra Super Foods om, at det alene var pakkefirmaet, der begik en fejl, umiddelbart må tilsidesættes som utroværdig. Retten bemærker i den forbin-delse tillige, at Super Foods i 2021 i Tyskland var involveret i en lignende sag om varemærkekrænkelse over for Nadi Holding GmbH.
Retten finder dog samtidig, at Vidne 3's forklaring om, at Euro Foods ApS i marts 2023 i god tro bestilte ris af blandt andet mærket ”Euro Foods” hos Super Foods, samt at Euro Foods ApS ikke var involveret i pakningen af selve risene eller containerne, ikke på det foreliggende grundlag kan tilsidesættes
Retten kan heller ikke på det foreliggende grundlag lægge til grund, at Euro Foods ApS var bekendt med den tidligere sag fra 2021 i Tyskland om varemær-keforfalskning mellem Nadi Holding GmbH og Super Foods.
Herefter finder retten efter en samlet vurdering, at det ikke på det foreliggende grundlag er tilstrækkelig godtgjort, at Euro Foods ApS har handlet hverken uagtsomt eller forsætligt ved krænkelsen af Nadi Holding GmbHs varemærke-rettigheder.
Det forhold, at Euro Foods ApS under sagen ikke har imødekommet Nadi Hol-ding GmbHs opfordringer til at fremlægge e-mailkorrespondance med Super Foods, kan ikke umiddelbart føre til et andet resultat, idet det af Vidne 3 er blevet forklaret, at bestillingen af risene skete over telefonen.
Euro Foods ApS frifindes herefter for Nadi Holding GmbHs påstand om beta-ling af vederlag i medfør af varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1.
Sagsomkostninger
Som følge af sagens resultat, hvorefter Nadi Holding GmbH må anses for at have fået mest medhold, skal Euro Foods ApS betale delvise sagsomkostninger til Nadi Holding GmbH, der er momsregistreret i EU.
De delvise sagsomkostningerne er fastsat på baggrund af sagens karakter, vær-di, omfang og forløb. Sagen falder under artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsret-
30
tigheder (2004/48), som fortolket af EU-domstolen i dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties), og der er derfor endvidere ved omkostnings-fastsættelsen taget hensyn til at sikre, at en væsentlig og passende del af de ri-melige udgifter, som de parter, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part.
Sagsomkostningerne fastsættes herefter således, at Euro Foods ApS i udgifter til advokatbistand for Nadi Holding GmbH skal betale 100.000 kr. og 8.550 kr. i retsafgift, i alt 108.550 kr.
THI KENDES FOR RET:
Euro Foods ApS tilpligtes at anerkende, at suspension af frigivelse af 27,5 tons ris mærket NADI og påført Nadi Holding GmbHs varemærker jf. bilag 1 i Told-styrelsens sag 23-0921731 er lovligt gjort og forfulgt.
Euro Foods ApS tilpligtes at afstå til destruktion 27,5 tons ris mærket NADI og påført Nadi Holding GmbHs varemærker jf. bilag 1 i Toldstyrelsens sag 23-0921731 uden erstatning eller kompensation til Euro Foods ApS.
Euro Foods ApS tilpligtes at betale opbevarings- og destruktionsomkostninger i forbindelse med Toldstyrelsens sag 23-0921731.
Euro Foods ApS frifindes for Nadi Holding GmbHs påstand 4.
Euro Foods ApS skal inden 14 dage til Nadi Holding GmbH betale sagsom-kostninger med 108.550 kr.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.
Publiceret til portalen d. 17-05-2024 kl. 10:01
Modtagere: Advokat (H) Frank Henrik Børresen Jørgensen, Sagsøger Nadi Holding GmbH, Sagsøgte Euro Foods ApS, Advokat (H) Mikkel Kleis